STS, 7 de Mayo de 2008
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2008:1799 |
| Número de Recurso | 2060/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 7 de Mayo de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Mayo de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 2060/2006, interpuesto por la entidad GALLAHER LIMITED, representada por el Procurador de los Tribunales Don Ramiro Reynolds Martínez, contra la sentencia nº 52, dictada el 24 de enero de 2006 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 756/2001, que desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de mayo de 2001, que confirma en alzada la dictada el 5 de junio de 2000, y autoriza el registro de la marca nº 2.228.529 «SOBERANO», denominativa, para distinguir productos de la clase 34 del Nomenclátor internacional. Se ha personado como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
En el recurso contencioso-administrativo nº 756/2001, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 24 de enero de 2006, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador D. Juan Ramiro Reynolds de Miguel, en nombre y representación de la entidad "Gallaher Limited", contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de junio de 2000, confirmada en vía administrativa mediante resolución de fecha 9 de mayo de 2001 y, en consecuencia, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS la conformidad de las mismas con el ordenamiento jurídico».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don Ramiro Reynolds Martínez, en representación de GALLAHER LIMITED, mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2006. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 13 de marzo de 2006, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Emplazadas las partes, la representación procesal de GALLAHER LIMITED formalizó su recurso mediante escrito de fecha 9 de mayo de 2006 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, articuló un único motivo de casación, a través del cual denunció la aplicación indebida del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la infracción de la jurisprudencia. Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «[que] case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en la letra d) del artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que mi parte realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas en el expediente de autos por la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con la marca número 2.228.529 y que es procedente revocar la concesión de esta marca, determinando que debe quedar en situación de "denegada" su inscripción registral».
El recurso de casación fue admitido por providencia dictada por la Sección Primera de la Sala con fecha 11 de mayo de 2007, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de11 de junio de 2007 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO para que formalizara su oposición, lo que efectuó mediante escrito de fecha 3 de julio de 2007, que concluyó suplicando a la Sala que «Por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».
Por providencia de fecha 8 de abril de 2008 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 29 de abril de 2008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
Es objeto de este recurso de casación la sentencia nº 52, dictada con fecha 24 de enero de 2006 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 756/2001, que desestimó el recurso interpuesto por la representación procesal de GALLAHER LIMITED contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de mayo de 2001, confirmatoria en alzada de la dictada con fecha 5 de junio de 2000, y autorizó la inscripción de la marca nº 2.228.529 «SOBERANO», denominativa, para amparar productos de la clase 34 del Nomenclátor internacional (tabaco, artículos para fumadores y cerillas), por no apreciar riesgo de confusión con la marca opuesta nº 1.683.983 «SOVEREIGN», registrada también para la clase 34 (tabaco elaborado o sin elaborar, sustancias para fumar que se venden separadamente o mezcladas con tabaco y que no tienen fines medicinales o curativos, rapé, tabaco en polvo, cerillas, etc).
La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida, en el que se expone lo siguiente:
Comparando los signos que están enfrentados en este litigio "SOBERANO" y "SOVEREIGN" esta Sala considera que existe una clara y evidente diferenciación fonética suficiente que impide que se cause error y confusión en los consumidores que adquieren los productos que amparan las marcas enfrentadas. Diferenciación que se capta con una sencilla visión y audición de sus elementos componentes globales. Asimismo, la diferencia se produce porque tienen bastantes letras distintas y ello da lugar a impresiones visuales y fonéticas diferentes y, además, porque tampoco se parecen semánticamente pues la marca oponente es un vocablo extranjero que, según dispone el Tribunal Supremo, ha de ser valorado por su pronunciación según las reglas del castellano sin atender a su significado ni a su traducción lo que hace que SOVEREIGN deba ser considerado como un vocablo de fantasía. Es decir, la marca SOVEREIGN aunque tenga traducción no deja de ser una denominación extranjera producto de la fantasía de su creador que, al incidir en el entorno cultural de los idiomas y lenguas de los pueblos de España, no pierde tal carácter de fantasía y es por ello un vocablo de fantasía, distinto del nombre común español en que consiste su traducción ( STS de 23 de diciembre de 1992 y de 22 de diciembre de 1988 ).
Por ello no es aplicable la prohibición del articulo 12,1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, que dispone que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad fonética o semejanza fonética, grafica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
La función principal perseguida por el Registro es doble, de un lado proteger los intereses del titular de la marca inscrita, y de otro, garantizar que la semejanza o identidad de marcas no genere confusión o desconcierto en el mercado. La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, entre otras sentencias, las de 16 de mayo del 94 y 25 de junio del 96, ha establecido que en una materia tan casuística como la de las marcas, es difícil que en dos casos existan casos coincidentes. Es preciso llevar a cabo un análisis concreto de cada caso, evitando el peligro de extrapolar criterios jurídicos, que si bien son válidos para un determinado supuesto de hecho, podrían quedar totalmente desvirtuados si pretendieran ser aplicados a otro distinto. No obstante, si conviene recordar, que hay criterios sobre esta materia extrapolables o de general aplicación a este tipo de recursos. Quizás, el más importante es el destacado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1997 en el sentido de que no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad si no solamente aquella que es susceptible de producir error o confusión. Como ha señalado la S.T.S. de 25-9-1997 "Entre los diversos criterios jurisprudenciales utilizables para juzgar la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, SSTS 13 y 22 marzo, 24 y 29 abril, y 12 junio 1974 entre otras, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes".
Por ello debemos concluir que los signos enfrentados en autos son compatibles pues dadas sus diferencias fonéticas se impide que se cause confusión entre los usuarios y consumidores de los productos que amparan y por tanto, debemos confirmar las resoluciones administrativas impugnadas y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto
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Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, formula la representación procesal de GALLAHER LIMITED un único motivo de casación, a través del cual denuncia la infracción por aplicación indebida del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, y de la jurisprudencia. Entiende que existe semejanza fonética y conceptual que debe ser apreciada con gran rigor por tratarse de marcas pertenecientes a directos competidores en el mercado, y que se distribuyen a través de los mismos canales comerciales. Añade que aunque «SOVEREIGN» es un término extranjero su significado es comprensible para el consumidor medio, por lo que -de conformidad con la jurisprudencia aplicable en estos supuestos- no puede calificarse de caprichoso o de fantasía. Concluye señalando que la semejanza conceptual de las denominaciones enfrentadas unida a la identidad de productos que protegen puede generar riesgo de asociación en el consumidor.
Tiene razón la actora en su argumentación y el motivo debe ser estimado. Existe jurisprudencia de esta Sala que admite como excepción a la regla general de considerar las palabras extranjeras como expresiones de fantasía el hecho de que tales palabras hayan devenido comprensibles para el consumidor medio como consecuencia de su uso generalizado, bien por el conjunto de la población, bien en el consumidor especializado en los productos a los que la marca va destinada [SSTS de 20 de abril de 2.006 (RC 3163/2003), 22 de junio de 2006 (RC 9575/2003) y 13 de febrero de 2007 (RC 3146/2004 )]. La Sentencia recurrida ha aplicado de forma incorrecta la anterior jurisprudencia al no efectuar la anterior distinción y declarar erróneamente que los vocablos extranjeros han de ser valorados por su pronunciación según las reglas del castellano debido al desconocimiento del idioma inglés por parte de la mayoría de ciudadanos, sin detenerse a efectuar una valoración concreta de la posible inteligibilidad de la marca prioritaria para el consumidor medio de los productos afectados. Como hemos señalado en las sentencias antes citadas, «sólo tras dicha valoración podría la Sala haber apreciado si era aplicable la jurisprudencia genérica de considerar las palabras extranjeras como expresiones de fantasía, tal como ha hecho, o si en el supuesto planteado la locución inglesa -en este caso «SOUVEREIGN»- resultaba inteligible para el consumidor medio de los productos afectados y debía, por tanto, efectuar una comparación entre las marcas litigiosas suponiendo la comprensión del significado de los términos ingleses que integran los signos opuestos».
Estimado el motivo de casación, debemos resolver [ex. art. 95.2.d) de la L.J.] dentro de los términos en los que el debate se planteó en la instancia. Es decir, debemos examinar si, como se mantiene en la demanda, los actos administrativos de la O.E.P.M. han vulnerado el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas y la jurisprudencia. Y, en la posición de juzgador de instancia, considera esta Sala que la expresión «SOUVEREIGN» es comprensible para el consumidor medio español, en especial de los productos de la clase 34, lo que, unido a la coincidencia de campos aplicativos, comporta que la marca solicitada «SOBERANO» tenga un riesgo importante de ser asociada a la marca prioritaria opuesta. Debe pues denegarse la marca solicitada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y anularse las resoluciones impugnadas de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de mayo de 2001 y de 5 de junio de 2000.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, no ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación ni a las de la instancia.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
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) Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Ramiro Reynolds Martínez, en representación de la entidad GALLAHER LIMITED, contra la sentencia nº 52, dictada con fecha 24 de enero de 2006 en el recurso contencioso-administrativo nº 756/2001, por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que casamos.
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) Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de GALLAHER LIMITED, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de mayo de 2001 que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 5 de junio de 2000, y concedió el registro de la marca nº 2.228.529, denominativa, «SOBERANO», para la clase 34 del Nomenclátor, actos administrativos que anulamos, al tiempo que declaramos la prohibición de inscribir la citada marca.
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) No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
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