STS, 20 de Abril de 2006
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2006:2520 |
| Número de Recurso | 3163/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 20 de Abril de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinte de Abril de dos mil seis.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3163/2003 interpuesto por "ANDROS FOOD, S.A.", representada por la Procurador Dª. Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia dictada con fecha 20 de enero de 2003 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2093/2003 , sobre denegación del nombre comercial "Andros Food, S.A."; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "ANDROS, SOCIÉTÉ ANONYME", representada por la Procurador Dª. Montserrat Sorribes Calle.
"Andros Food, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2093/1998 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 de febrero de 1996, confirmado por el de 10 de junio siguiente, que le denegó la inscripción del nombre comercial número 175.896, "Andros Food, S.A.".
En su escrito de demanda, de 5 de marzo de 1999, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "estimando el recurso contencioso-administrativo, declarando que no son ajustados a derecho los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 de febrero de 1996 y 10 de junio de 1996, determinantes de la denegación a mi representada del Nombre Comercial 'Andros Food, S.A.' nº 175.896 y, por consiguiente, anulando y revocando tales resoluciones, se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a la inscripción del citado Nombre Comercial a favor de mi representada". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 28 de junio de 1999, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "que confirme en todos sus extremos el acuerdo recurrido".
"Andros, Société Anonyme" contestó a la demanda con fecha 4 de octubre de 1999 y suplicó que, "siendo tales acuerdos conformes a Derecho, se mantengan en su integridad, desestimando el recurso contencioso-administrativo incoado por la citada entidad Andros Food, S.A.". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 27 de octubre de 1999 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 20 de enero de 2003 , cuya parte dispositiva es como sigue: "
FALLAMOS: Desestimamos el recurso deducido por la representación procesal de Andros Food, S.A. contra los actos a los que el mismo se contrae, actos cuya validez confirmamos, sin costas".
Con fecha 12 de mayo de 2003 "Andros Food, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3163/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos fundados en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional:
"infracción, por aplicación indebida, del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 , de Marcas, y de la jurisprudencia que lo interpreta".
"infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 , de Marcas, por la existencia de una circunstancia sobrevenida: declaración firme de caducidad de la marca internacional nº 437.234 'Andros' para las clases 5 y 30 del Nomenclátor, único obstáculo para el registro del Nombre Comercial de autos 'Andros Food, S.A.' y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que reconoce la eficacia en cualquier momento de circunstancias sobrevenidas como es la caducidad de la marca obstaculizante (Sentencias de 6 de febrero de 1992, 23 de noviembre de 1991, 22 de julio de 1991, 19 de julio de 1991 )".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 26 de junio de 2003 la Sala acordó:
"[...] Se tiene por presentado por el Procurador/a D./Dª ROSA SORRIBES CALLE, en nombre y representación de ANDROS FOOD S.A. escrito interponiendo recurso de casación contra Sentencia de fecha veinte de Enero de dos mil tres, dictada por el indicado Tribunal en el recurso contencioso-administrativo núm. 2093 /1998 [...]. Devuélvase a la Procuradora Dª ROSA SORRIBES CALLE la copia de la sentencia que aporta en el escrito de interposición, pues no ha lugar a su admisión. [...]"
Contra dicha providencia interpuso "Andros Food, S.A." recurso de súplica y suplicó a la Sala "estime este recurso, acordando unir a las actuaciones la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 28 de febrero de 2001 ".
Dado traslado del mismo, la entidad "Andros, Société Anonyme" presentó sus alegaciones y suplicó la desestimación del recurso.
Con fecha 23 de septiembre de 2004 la Sala dictó auto en el que acordó "desestimar el recurso de súplica interpuesto por la representación procesal de la mercantil 'Andros Food, S.A.', contra la providencia de 26 de junio de 2003, que se confirma; devuélvanse los documentos acompañados con el escrito presentado el 15 de julio de 2003; sin costas."
"Andros, Société Anonyme" se opuso igualmente al recurso de casación y suplicó su desestimación condenando a la recurrente al pago de las costas.
Por providencia de 11 de enero de 2006 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 5 de abril siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 20 de enero de 2003, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Andros Food, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que denegaron la inscripción del nombre comercial número 175.896, "Andros Food, S.A." para distinguir las actividades de un negocio dedicado a la "elaboración de productos alimenticios".
A la inscripción del nombre comercial número 175.896, "Andros Food, S.A.", solicitada por "Andros Food, S.A.", se había opuesto "Andros Société Anonyme" en cuanto titular de la marca internacional número 437.234, "Andros", que ampara productos de las clases 5, 29 y 30 del Nomenclátor.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados N.C. 175.896 Andros Food, S.A. solicitado para distinguir las actividades de: elaboración de productos alimenticios, y la oponente, actualmente en vigor, la M. Int. 437.234 Andros, clases 5-29-30, una evidente identidad respecto del término principal Andros, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:
"[...] La incompatibilidad del nombre comercial pretendido y la marca opuesta se declara por las resoluciones recurridas en base a la identidad del término principal 'Andros' y a la correlativa de aplicación para iguales productos. Frente a ello la demandante opone caducidad del derecho al uso de la marca opuesta y carencia de identidad en una consideración conjunta del registro pretendido ya que el término 'Food' tiene plena fuerza distintiva al ser una palabra de idioma extranjero que por ello debe ser considerada entre las que no responde a significado alguno o, lo que es lo mismo, como término de fantasía.
Pues bien el Tribunal no comparte ninguno de los argumentos utilizados por la demandante. La caducidad no se ha probado por resolución judicial firme de naturaleza Civil y el Tribunal no se vincula, en ninguna medida, a los ánimos litigiosos de las partes que, además y por el momento, concluyen en sentido opuesto a la pretensión de la demanda. En segundo término la palabra Andros y de acuerdo con lo manifestado en los actos recurridos, es la predominante del nombre comercial. El derecho a la propiedad industrial tiene como objeto comparar las realidades accesibles al ciudadano y éste conoce o puede razonablemente conocer la asociación entre el término Food y los alimentos, conocimiento que deriva no solamente de su teórica formación lingüística que, posiblemente, sea mayor de la presumida en la demanda, sino del frecuente uso del mismo en numerosas marcas de productos ofrecidos al consumo hecho notorio y que además ha sido probado por la parte codemandada. En consecuencia dicho término es claramente secundario en una marca o nombre comercial referido a los alimentos y por todas estas razones el recurso ha de ser desestimado."
En el primer motivo de casación se denuncia la infracción, por aplicación indebida, del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y de la jurisprudencia que lo interpreta. En cuanto a esta última, cita la recurrente "la que establece que el examen comparativo entre los signos distintivos debe realizarse teniendo en cuenta todos los elementos denominativos que la integran (Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 1995, 30 de junio de 1994, 26 de octubre de 1984 y 7 de abril de 1986 ); y que los vocablos en lengua extranjera han de considerarse de fantasía (Sentencia de 15 de enero de 1995 y 15 de noviembre de 1990 ); así como de la jurisprudencia que establece que cuando el nombre comercial solicitado coincide con la razón social de la entidad mercantil solicitante la comparación con sus oponentes prioritarios ha de hacerse aminorando la exigencia de los rasgos diferenciales y el rigorismo de la confrontación (Sentencias de 31 de enero de 2001, 29 de octubre de 1997, 18 de noviembre de 1993 )".
El motivo, cuyo desarrollo argumental hace coincidir la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 con la de la jurisprudencia que invoca, ha de ser desestimado. La Sala de instancia no deja de valorar todos los elementos de los signos en liza cuando, precisamente como resultado de su análisis, da mayor relevancia a uno de ellos y considera de menor importancia otro. En este caso el tribunal razona cómo, a su juicio, el término "andros" ocupa un lugar más significativo en el conjunto del nuevo signo dado que, por las consideraciones expuestas (acertadas como toda la sentencia), el término "food" -de conocimiento muy extendido y cuya traducción castellana es, precisamente, la de alimentos o comida- tiene una función distintiva o significante de carácter secundario en un nombre comercial que se refiere al sector alimenticio.
Tampoco infringe el tribunal de instancia la jurisprudencia recaída en materia de términos o expresiones extranjeras. Ciertamente éstos han de reputarse normalmente de fantasía, lo cual no impide que algunos de ellos, en virtud o bien del conocimiento general de los consumidores o bien del conocimiento especializado de un sector comercial, hayan adquirido un valor significante asociado a determinados productos o servicios. La Sala de instancia considera, como también ha quedado expuesto, que así ocurre en la utilización del término "food" para productos o servicios del sector alimenticio, valorando a estos efectos los documentos aportados en la fase de prueba. A través de ellos la parte codemandada había intentado, en efecto, acreditar la existencia de muy numerosos registros para productos alimenticios que incorporan el citado término "food", circunstancia de la que deducía el carácter descriptivo de dicho término en su aplicación a los productos de la alimentación.
En cuanto al rigor con el que ha de procederse al examen de nombres comerciales coincidentes con la razón social de las correspondientes entidades mercantiles puede mantenerse el criterio sentado por la jurisprudencia anterior a la Ley 32/1988, de Marcas , como pauta general en el proceso de comparación con sus oponentes prioritarios. Pero cuando los rasgos diferenciales entre el nuevo nombre solicitado y los registros anteriores son inexistentes o mínimos como aquí sucede (pues concurren las semejanzas denominativas y aplicativas apreciadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas y corroboradas por el tribunal de instancia) entra en juego sin duda la protección a que son acreedores los signos proritarios. Acertadamente subraya la parte correcurrida que el artículo 81 de la Ley de Marcas extiende a los nombres comerciales las normas relativas a las marcas y, entre ellas, las prohibiciones relativas de registro insertas en el artículo 12.1.a).
El segundo motivo de casación es inadmisible pues se construye todo él sobre la base exclusiva de un documento cuya incorporación al proceso fue rechazada por la providencia de esta Sala de 26 de junio de 2003, luego confirmada por el auto de 23 de septiembre de 2004. Se trataba, por las referencias que a dicho documento contiene el motivo segundo, de una sentencia dictada el 28 de febrero de 2001 por la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona que, estimando en parte el recurso de apelación deducido por "Andros Food, S.A." contra la dictada el 5 de marzo de 1999 por el Juzgado de Primera Instancia número 33 de Barcelona (autos de menor cuantía número 148/95-D ), declaró la caducidad parcial, por falta de uso, de la marca "Andros" número 437.234 para productos de las clases 5 y 30 del Nomenclátor.
Es cierto que la parte hoy correcurrida aportó al recurso contencioso-administrativo, junto con su escrito de contestación a la demanda, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de 5 de marzo de 1999 antes referida , favorable a sus pretensiones pues había declarado probado el uso en España de la marca número 437.234 y rechazado, en consecuencia, la pretensión de caducidad. Aportación que hizo a la vista de que en el expediente registral la sociedad "Andros Food, S.A." había adjuntado, por su parte, copia de la demanda por ella interpuesta ante aquel juzgado civil, y que en la demanda del recurso contencioso-administrativo hizo también referencia a la paralela tramitación del juicio de menor cuantía, todo ello para sostener que la oponente era una marca incursa en caducidad.
Pero también es cierto que esta doble aportación documental ninguna incidencia decisiva tuvo en la resolución del presente litigio, pues la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como ya hemos transcrito, se limitó a expresar que "la caducidad [de la marca obstaculizante] no se ha probado por resolución judicial firme de naturaleza civil y el Tribunal no se vincula, en ninguna medida, a los ánimos litigiosos de las partes que, además y por el momento, concluyen en sentido opuesto a la pretensión de la demanda."
Resulta, por lo demás, que la fecha de la sentencia civil que se trató infructuosamente de incorporar ex novo al recurso de casación es de fecha (28 de febrero de 2001) posterior a la demanda contencioso-administrativa pero anterior al momento de dictar sentencia en la instancia (20 de enero de 2003 ). La recurrente en casación, por lo tanto, pudo haber hecho uso en su día de la facultad que le concede el artículo 271.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sometiendo a la Sala de instancia la pertinencia de admitir aquel documento, lo que no hizo. Por ello, y por las demás razones que se mencionan en el auto de esta Sala de 23 septiembre de 2004 , no era pertinente la incorporación del citado documento al recurso de casación ni puede aceptarse ahora como base para la estimación del motivo segundo.
A título meramente accesorio añadiremos que aun en el caso de que pudiera tomarse en consideración, y dado que la propia recurrente reconoce que la sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona el 28 de febrero de 2001, rollo número 465/1999 , no declaró la caducidad de la marca 437.234 en relación con los productos de la clase 29 (sino exclusivamente en relación con productos de las clases 5 y 30), la incidencia de su parcial caducidad en el presente litigio sería nula pues los distintivos aquí enfrentados seguían coincidiendo en sus aspectos denominativos y aplicativos al continuar vigente sin restricciones la inscripción registral de la marca "Andros" para los productos de la clase 29 a los que se extiende, esto es, "carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos".
Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 3163/2003, interpuesto por "Andros Food, S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 20 de enero de 2003, recaída en el recurso número 2093 de 1998 . Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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