STS, 13 de Febrero de 2007

En el proceso contencioso-administrativo número 377/2001, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 4 de febrero de 2004, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo núm. 377/2001, interpuesto por el Procurador D. Carlos Andreu Socias, en nombre y representación de EL CORTE INGLES, contra la resolución de fecha 24 de noviembre de 2000, de la OEPM, que desestimó el recurso de alzada contra la resolución anterior de la misma Oficina de fecha 20 de septiembre de 1999, que denegó la marca nacional núm. 2.171.134 "SECRETOS DE MUJER", para productos de la clase 3 y DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que debe concederse la marca solicitada con anulación de las resoluciones impugnadas. Sin costas.».

Contra la referida sentencia prepararon la Procuradora Doña María Isabel Campillo García y el Abogado del Estado, en las representaciones procesales que ostentan, respectivamente, de la Entidad Mercantil WOMEN'S SECRETS, S.A. y de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, recursos de casación, que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparados mediante providencia de fecha 11 de marzo de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente WOMEN'S SECRETS, S.A., compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 25 de marzo de 2004, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que habiendo por presentado en tiempo y forma este escrito juntamente con la escritura de poderes y copias preceptivas, se digne tener por formalizado el presente recurso de casación por infracción de ley, contra la sentencia de fecha 4 de febrero de 2004 estimatoria del recurso contencioso-administrativo número 377/01, interpuesto por El Corte Inglés, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de denegación de la marca española

2.171.134 SECRETOS DE MUJER; dar traslado, con entrega de copia de este escrito a la parte recurrida, si se hubiere personado y, previa la tramitación legal pertinente, declarar admitido este recurso respecto a los motivos formalizados y, en su día, con estimación de tales motivos o respecto de uno de ellos, declarar haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en derecho, denegando la marca 2.171.134 SECRETOS DE MUJER para los productos que reivindica en la clase 3 del Nomenclátor.».

Requerido el Abogado del Estado por diligencia de ordenación de fecha 30 de marzo de 2004, para que manifieste si sostiene o no el recurso preparado, por escrito de fecha 13 de mayo, manifiesta que no lo sostiene, dictándose Auto de fecha 17 de mayo, en el que se acuerda declarar desierto el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado.

Por providencia de fecha 13 de junio de 2006, se admitió el recurso de casación preparado por la representación procesal de la Entidad Mercantil WOMEN'S SECRETS, S.A.

Por providencia de la Sala de fecha 7 de septiembre de 2006 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Entidad Mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 23 de octubre de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que teniendo por presentado el presente escrito, se tenga por admitido y se me tenga por OPUESTO, en la representación que ostento, al recurso de casación interpuesto por la representación de WOMEN'S SECRETS, S.A., contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Octava, de fecha 4 de febrero de 2004, en el recurso 377/01 y, previos los trámites procesales oportunos, dicte en su día sentencia desestimando el recurso de casación interpuesto y, confirmando íntegramente la mencionada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y todo ello con imposición de costas a la parte recurrente.».

Por providencia de fecha 24 de noviembre de 2006, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 6 de febrero de 2007, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de febrero de 2004, que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 24 de noviembre de 2000, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 20 de septiembre de 1999, declarando la nulidad de dichas resoluciones por ser contrarias al ordenamiento jurídico y reconociendo el derecho de la Entidad recurrente a que se proceda a la inscripción de la marca número 2.171.134 "SECRETOS DE MUJER", para distinguir productos de la clase 3 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el "thema decidendi", procede transcribir las consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida, en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca número 2.171.134 "SECRETOS DE MUJER", que distingue productos pertenecientes a la clase 3 (preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos), con las marcas oponentes, la marca nacional número

1.749.630 "WOMEN'S SECRETS", que ampara productos de la clase 3 (productos de perfumería y cosmética, jabones, preparaciones para limpiar, aceites esenciales), la marca internacional 305.327 "SECRET DE BONNE FEMME" en productos de la clase 3 y la marca nacional número 2.167.122 "SECRETOS DE MUJER", que ampara productos de la clase 25 (prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre y niño, calzados [excepto ortopédicos] y sombrerería, que se fundamenta en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en la apreciación de la existencia de suficientes diferencias fonéticas, en relación con las marcas cuyos distintivos están redactados en idioma extranjero, al caracterizarse por sus denominaciones de fantasía, y en la valoración de la distinción de los ámbitos aplicativos de los productos reivindicados y de los canales comerciales de distribución, en referencia a la marca obstaculizadora "SECRETOS DE MUJER", según se advierte, sustancialmente, en el fundamento jurídico segundo, en los siguientes términos: «La entidad demandante alegó que la marca solicitada y las que tenía reconocidas la OEPM eran compatibles.

Ha de tenerse presente que, según el art. 12.1 de la Ley de Marcas (sic). Este artículo prohíbe el registro de marcas que "por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".

Como tiene dicho la jurisprudencia (por ejemplo en sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 17 febrero 2003 y 28 de junio de 2002), el artículo 12.1.a) de la expresada Ley de Marcas, "coincide con el antiguo artículo 124.1º del Estatuto, en lo que se refiere a la prohibición de acceso al Registro de marcas semejantes fonética o gráficamente, e introduce dos elementos que constituyen una innovación: añade a aquéllas la semejanza conceptual, y se refiere concretamente a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares, lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro de confusión en el mercado".

Así pues, es doctrina ya reiterada en otras sentencias "de las que es innecesario hacer cita, pudiendo citar como más reciente la de 28 de noviembre de 2002, que para que proceda la prohibición han de concurrir las dos siguientes circunstancias acumulativas:

1. que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada;

y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada".

En el caso de autos, nos encontramos con que las marcas 1.749.630 WOMEN'S SECRETS y 305.327 SECRET DE BONNE FEMME, no pueden confundirse con la marca solicitada, al ser ésta (SECRETOS DE MUJER) una marca totalmente española y los distintivos de las otras, en idiomas extranjeros, que, en consecuencia, son de fantasía y no se ha puede estar a su traducción, sino, únicamente, a su sonido fonético, con lo que ningún peligro de confusión existe en el presente caso.

También se dice que la marca solicitada es incompatible con la marca 2.167.122 SECRETOS DE MUJER. Es evidente que ésta y la solicitada tienen el mismo distintivo, pero con la particularidad de que son para productos tan diferentes, como los de la clase 3 "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, jabones, perfumería, etc. y los de la clase 25 "vestidos, zapatos, zapatillas, etc.". En definitiva al ser las dos marcas para productos no sólo diferentes, sino de distinto ámbito comercial, ha de concluirse que son compatibles, por lo que debe modificarse lo dispuesto en la resolución impugnada.».

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad WOMEN'S SECRETS, S.A. se articula en la exposición de dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En la exposición del primer motivo de casación, se denuncia que la sentencia recurrida infringe el artículo

12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la jurisprudencia que lo interpreta, al justificar la compatibilidad de las marcas número 2.171.134 "SECRETOS DE MUJER", para productos de la clase 3 (perfumes y colonias), y la marca 1.749.630 "WOMEN'S SECRETS", en la clase 3 (perfumes, colonias, etc.), por estar redactadas una en idioma español y la otra en idioma extranjero, sin tomar en consideración el significado de las palabras inglesas utilizadas, que son de comprensión generalizada y que se trata de productos que se venden en los mismos establecimientos, lo que coadyuva a que se origine en la mente del consumidor un riesgo de asociación sobre la pertenencia a un mismo empresario.

Se argumenta en desarrollo de este motivo casacional que la Sala de instancia ignora la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre la consideración de fantasía de los vocablos en lengua extranjera cuando no resulten inteligibles en español; doctrina que no sería aplicable cuando los términos son de comprensión generalizada por el ciudadano medio español, adquirente de los productos reivindicados, al quedar equiparados a los términos españoles. En la formulación del segundo motivo de casación, se imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate que se invoca, por incurrir en error jurídico en la apreciación de la inexistencia de riesgo de confundibilidad entre las marcas en conflicto, la número 2.171.134 "SECRETOS DE MUJER", en clase 3 y la número 2.167.122 "SECRETOS DE MUJER", que designa productos en la clase 25 (vestidos y calzados), al no tener en cuenta la vinculación comercial de los productos reivindicados por las marcas oponentes, que se venden como "complementos" en los mismas boutiques y establecimientos comerciales, ni la notoriedad y renombre de las marcas prioritarias, que, según se aduce, "rompen el principio de especialidad".

Sobre el primer motivo de casación.

Procede estimar la prosperabilidad del primer motivo de casación articulado, al apreciarse que la Sala de instancia ha incurrido en error jurídico en la aplicación del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que no es convincente la argumentación expresada por el tribunal a quo para fundar la ratio decidendi de la sentencia que inaplica la prohibición registral establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al analizar exclusivamente la diferenciación fonética existente entre las marcas en conflicto, concluyendo que no existe riesgo de confusión, porque se desvirtúa este criterio jurídico al no poder deducir que la marca oponente número 1.749.630 "WOMEN'S SECRETS", carezca de eficacia obstaculizadora respecto de la marca solicitada, ya que, conforme a una reiterada doctrina de esta Sala, las marcas cuyo signos distintivos se componen de términos o vocablos en lenguas extranjeras que son, por su estructura lingüística o significado, de fácil comprensión por el consumidor español medio, no pueden caracterizarse como denominaciones de fantasía y son oponibles a aquellas marcas que reproduzcan vocablos en lengua española si se genera riesgo de confusión o de asociación con la marca anterior.

Esta doctrina jurisprudencial es plenamente aplicable a esta litis en razón de las características específicas de los productos reivindicados, que se relacionan con el sector de las colonias y los perfumes, que se ofrecen en el mercado con sugestivos distintivos, redactados usualmente en lenguas extranjeras, y que se distribuyen en establecimientos comerciales especializados o generalistas, de donde se deduce que la Sala de instancia no ha valorado adecuadamente la naturaleza de los productos y las condiciones objetivas en que las marcas pueden enfrentarse en el mercado.

Conforme es doctrina de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Debe además advertirse, que, en este supuesto, es aplicable, como sostiene la Entidad recurrente, con carácter prevalente, el criterio concerniente a la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate, que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión, porque en el consumidor medio, que normalmente percibe la marca como un todo, y que se supone es un consumidor informado razonablemente, atento y perspicaz, que adquiere productos como colonias y perfumes, que se comercializan en unos mismos establecimientos, amparados en los distintivos de las marcas oponentes, se produce una evidente evocación del carácter identificativo de dichos productos, que genera riesgo de asociación al suscitarse la idea de que pertenecen a una misma firma o razón comercial.

La sentencia de la Sala de instancia recurrida contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 22 de junio de 2006 (RC 9575/2003 ), en cuya fundamentación jurídica, con mención como precedente jurisprudencial vinculante de la sentencia de 20 de abril de 2006 (RC 3163/2003 ), se declara que sólo cabe considerar que la utilización de palabras en lenguas extranjeras en la configuración de los distintivos de las marcas pueden caracterizarse de expresiones "originales o de fantasía", cuando su significado no resulte inteligible para el consumidor medio que adquiere normalmente dichos productos. Dice así la citada sentencia:

Tiene razón la actora en su argumentación y debe estimarse el motivo. Efectivamente, existe jurisprudencia de esta Sala respecto a considerar como expresiones de fantasía las palabras extranjeras. Es también cierto, sin embargo que, como dice la sociedad actora, dicha jurisprudencia tiene admitida como excepción el que tales palabras hayan devenido comprensibles para el consumidor medio como consecuencia de su uso generalizado, bien en el conjunto de la población, bien en el consumidor especializado en los productos a los que la marca va destinada (recientemente, Sentencia de 20 de abril de 2.006 -RC 3.163/2.003 -). Pues bien, la Sentencia recurrida ha aplicado de forma deficiente dicha jurisprudencia puesto que ha aplicado de manera mecánica la tesis general y ha afirmado de manera apodíctica la ignorancia del inglés por parte de la mayoría de ciudadanos, sin detenerse a efectuar una valoración concreta de la posible inteligibilidad de las marcas prioritarias para el consumidor medio de los productos afectados. Sólo tras dicha valoración podría la Sala haber apreciado si era aplicable la jurisprudencia genérica de considerar las palabras extranjeras como expresiones de fantasía, tal como ha hecho, o si en el supuesto planteado la locución inglesa "women's secret" resultaba inteligible para el consumidor medio de los productos afectados y debía, por tanto, efectuar una comparación entre las marcas litigiosas suponiendo la comprensión del significado de los términos ingleses que integran los signos opuestos.

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Previamente, en relación con la eficacia obstaculizadora de la marca "WOMEN'S SECRETS", en la clase 25, en la citada sentencia de 22 de junio de 2006, aplicable "mutatis mutandis" a este proceso casacional, dijimos:

[...] considera esta Sala que la expresión "women's secret" es, sin duda, comprensible para el consumidor medio español, en especial de los productos de la clase 25, en el que es sólito un conocimiento de determinados vocablos ingleses como los de referencia. Así tanto las palabras "man-woman" o sus plurales "men-women", como la palabra "secret", prácticamente idéntica a la española "secreto", son locuciones que pueden considerarse de común conocimiento para el ciudadano medio español, y desde luego para el consumidor de prendas de vestir, ámbito comercial en el que son comunes determinadas expresiones en idiomas extranjeros. Una vez afirmada la inteligibilidad de la referida expresión para el consumidor medio afectado, no cabe duda de que la marca solicitada "Secretos de mujer" corre un acentuado riesgo de ser asociada a las marcas prioritarias "Women's Secret" [...]

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La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En consecuencia, al estimarse el primer motivo de casación articulado, sin necesidad de examinar la procedencia del segundo motivo, declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad WOMEN'S SECRETS, S.A. contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de febrero de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 377/2001, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de EL CORTE INGLÉS, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 24 de noviembre de 2000, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 20 de septiembre de 1999, por ser conforme a Derecho.

Sobre las costas procesales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil WOMEN'S SECRETS, S.A. contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de febrero de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 377/2001, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 24 de noviembre de 2000, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 20 de septiembre de 1999, que denegó la marca número 2.171.134 "SECRETOS DE MUJER", para designar productos de la clase 3, del Nomenclátor Internacional de Marcas por ser conforme a Derecho.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.

D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.