STS, 22 de Octubre de 2008

En el proceso contencioso-administrativo número 1340/2002, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto sentencia de fecha 6 de abril de 2006, cuyo fallo dice literalmente:

Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por el procurador D. Alejandro Utrilla Palombi en representación de la entidad Merlatrans, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de diciembre de 2000 y de 8 de mayo de 2002, por las que fue denegado el registro de la marca mixta de su titularidad número 2.227.696 (sic) Merlatrans para distinguir en la clase 39 del Nomenclátor Internacional de Productos y Servicios, los servicios de transporte, anulando ambas resoluciones por ser contrarias a Derecho y reconociendo el de la entidad recurrente a obtener el registro de la referida marca de su titularidad. No se hace expresa condena en costas.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil TRANSFRUTAS, S.A. recurso de casación, que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 30 de mayo de 2006 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil TRANSFRUTAS, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 17 de julio de 2006, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que habiendo por presentado este escrito, junto con los documentos al mismo acompañados, con su copia, sea admitido, y en su virtud tenga por interpuesto y formalizado Recurso de Casación contra la Sentencia de fecha 6 de abril de 2006 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Recurso 1340/2002 y previos los trámites preceptivos se dice Sentencia por la que se proceda a la denegación de la marca núm. 2.72.696 con imposición de costas a la parte contraria.

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Por providencia de la Sala de fecha 19 de abril de 2007, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de 8 de mayo de 2007 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil MERLATRANS, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 19 de junio de 2007, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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2. - El Procurador Don Alejandro de Utrilla Palombi, en escrito presentado el 21 de junio de 2007, expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   Tenga por presentado este escrito, y por formulada oposición al recurso de casación interpuesto por la representación procesal del Estado (sic), y en su día dicte sentencia desestimando el recurso, confirmando la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmando la concesión de la marca a mi mandante, con expresa imposición de las costas ocasionadas.

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Por providencia de fecha 17 de junio de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 15 de octubre de 2008, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de abril de 2006, que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil MERLATRANS, S.A. contra la resolución del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 8 de mayo de 2002, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de diciembre de 2000, que denegó el registro de la marca número 2.272.696 "MERLA TRANS" (mixta), para distinguir servicios en la clases 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la declaración de nulidad de la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 8 de mayo de 2002, confirmatoria de la precedente resolución de la Oficina registral de 5 de diciembre de 2000, y el reconocimiento del registro de la marca solicitada, con base jurídica en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en la apreciación de la concurrencia de suficientes diferencias denominativas, gráficas y aplicativas entre las marcas enfrentadas, que evita que se produzca riesgo de confusión y de asociación, según se refiere en el fundamento jurídico quinto de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

[...] En el supuesto que nos ocupa, tras verificar el oportuno examen comparativo de conjunto entre ambas marcas, se pone de manifiesto la concurrencia de suficientes diferencias para que no se produzcan los riesgos de confusión y de asociación que la ley trata de evitar, pues la marca mixta de la titularidad actora constituye un conjunto gráfico denominativo con entidad propia y distinta de la denominación oponente caracterizada por la presencia del artículo la que precede a la denominación merla y por otra parte los servicios propios de esta última marca son muy específicos frente a los servicios generales de transporte que protege la marca demandante, lo que determina la compatibilidad registral de ambas marcas.

Y por último no resulta de aplicación la jurisprudencia que se invoca para denegar la marca impugnada, teniendo en cuenta que se trata del enfrentamiento de denominaciones y servicios distintos que los enfrentados en este recurso.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil TRANSFRUTAS, S.A. se articula en la formulación de tres motivos de casación, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.

En el primer motivo de casación se denuncia la infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al no tomar en consideración la Sala de instancia la prioridad registral de la marca número 2.265.443 "EL MERLA", que ampara los mismos servicios en clase 39, que determina la prohibición de inscribir en el registro la marca impugnada, cuyo distintivo carece de novedad, al no ser mas que una variante o modificación de un signo existente.

El segundo motivo de casación imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable al caso, al no tener en cuenta la «indiscutible semejanza fonética, visual y conceptual» de los signos enfrentados, la genericidad del término "TRANS", que se refiere a la actividad de transporte, que no debe tomarse en consideración en el análisis comparativo de las marcas en conflicto, y la identidad aplicativa.

El tercer motivo de casación se funda en el error jurídico en que incurre la Sala de instancia al no tener en cuenta el precedente administrativo consistente en la resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 30 de junio de 2005, que deniega el registro de la marca comunitaria 2.799.450 "MERLA TRANS" (mixta), en clase 39, al estimar la oposición formulada por el titular de la marca española número 2.265.433 "El MERLA", para una lista de servicios de la clase 39.

Sobre el primer, el segundo y el tercer motivos de casación: la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

El primer, el segundo y el tercer motivos de casación, fundamentados en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable al caso, que examinamos, por razones de lógica procesal, conjuntamente, deben ser estimados, al apreciarse que la Sala de instancia ha incurrido en error jurídico al no tomar en consideración en el juicio del riesgo de confundibilidad la prioridad registral de la marca nacional número 2.265.433 "EL MERLA", que designa servicios de almacenaje, transporte y distribución de productos bajo temperatura dirigida, que determina que las marcas enfrentadas no puedan convivir pacíficamente en el mercado, debido a la similitud existente entre los elementos denominativos dominantes de los signos confrontados, por la inclusión común del vocablo "MERLA", el escaso carácter distintivo del término "TRANS" en el ámbito comercial al que se dirige, y la similitud de los servicios de transporte reivindicados, que genera riesgo de confusión y riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial.

En efecto, estimamos que la Sala de instancia sustenta la declaración de compatibilidad de las marcas en conflicto en una aplicación inadecuada del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», puesto que no tiene en cuenta que los signos enfrentados no se distinguen suficientemente, desde una visión global o de conjunto, por la existencia de similitud denominativa y fonética, ya que, en este supuesto, el vocablo "MERLA", que constituye el elemento distintivo dominante de ambos signos, atrae la atención del público, generando riesgo de confusión y riesgo de asociación, pues puede creer que los servicios reivindicados proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.

Por ello, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no comparte la ratio decidendi de la sentencia recurrida, en el extremo de la fundamentación jurídica que concluye en la declaración de compatibilidad registral de las marcas enfrentadas, con base en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, puesto que consideramos que incurre en un manifiesto error de apreciación del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados la no toma en consideración de la plena identidad de los dos términos distintivos dominantes de ambas marcas "MERLA", y de la coincidencia aplicativa de los servicios designados, que no se devalúa por la inclusión del artículo "EL" en la configuración de la marca oponente ni por la configuración gráfica y la adición del término genérico "TRANS" en la marca solicitada.

Debe significarse que, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en la sentencia de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas por los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente, y de forma interdependiente, todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas contrapuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Debe precisarse que el riesgo de asociación, a que alude el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no ha sido analizado adecuadamente por la Sala de instancia, puesto que la semejanza denominativa y fonética entre los signos enfrentados y la identidad aplicativa impide al público diferenciar los signos contrapuestos e identificar el titular que presta los servicios de transporte, y, en consecuencia, priva a la marca impugnada de la función esencial de indicar, de forma inequívoca, la procedencia empresarial de los servicios que ampara.

Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, el riesgo de asociación no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia.

La conclusión jurídica que sustenta la Sala de instancia, al afirmar la compatibilidad de las marcas opositoras, contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, según se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al evidenciarse en este supuesto que la marca solicitada no es distinguible por los consumidores pertinentes de la marca oponente, debido a la similitud denominativa y fonética y a que ambas designan servicios similares en el sector de la actividad del transporte.

La Sala de instancia ha vulnerado el principio de especialidad, cuyo enunciado como principio rector del Derecho de Marcas se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, según se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", puesto que no expresa, en este supuesto, un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, al no ser adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Debe recordarse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opuestas en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, cabe advertir que la resolución 2338/2005 de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 30 de junio de 2005, deniega la solicitud de inscripción de la marca comunitaria número 2.799.450 "MERLA TRANS", en clase 39, por ser incompatible con la marca española número 2.267.433 "EL MERLA", siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas expuesta en la sentencia de 29 de septiembre de 1998, al apreciar el elevado grado de semejanza de los signos enfrentados y la identidad de los servicios designados, que conlleva riesgo de confusión, teniendo en cuenta, en este supuesto, el principio de interdependencia entre todos los factores pertinentes tomados en consideración.

En consecuencia, al estimarse el primer, el segundo y el tercer motivos de casación formulados, procede declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil TRANSFRUTAS, S.A. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de abril de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1340/2002, que casamos.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, dentro de los términos en que aparece planteado el debate, atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, este Tribunal Supremo, asumiendo las funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, considera que concurren los presupuestos de prohibición de registrabilidad a que alude el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con la marca solicitada, por lo que procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil MERLATRANS, S.A. contra la resolución del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 8 de mayo de 2002, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de diciembre de 2000, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.272.696 "MERLA TRANS" (mixta), que ampara servicios de transporte en la clase 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que se declaran conformes a Derecho.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil TRANSFRUTAS, S.A. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de abril de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1340/2002, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil MERLATRANS, S.A. contra la resolución del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 8 de mayo de 2002, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de diciembre de 2000, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.272.696 "MERLA TRANS" (mixta), que ampara servicios en la clase 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que se declaran conformes a Derecho.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.