STS, 1 de Abril de 2009

En el proceso contencioso-administrativo número 1644/2003, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto sentencia de fecha 15 de diciembre de 2006, cuyo fallo dice literalmente:

Que debemos desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por EL CORTE INGLES S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de marzo de 2003, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la denegación de 6 de mayo de 2002 de la Oficial de la Propiedad Industrial, publicada el 1 de junio de 2002, de la marca denominativa nº 2.413.763 "SFERA", sin pronunciamiento alguno en materia de costas.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil EL CORTES INGLÉS, S.A. recurso de casación, que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 6 de marzo de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 30 de abril de 2007, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por personada a mi representada y tenga por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia de 15 de Diciembre de 2006, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 5ª, en el recurso número 1.6447 de 2003, y en su día, previos los trámites legales establecidos, dicte Sentencia por la que estimando el presente recurso de casación, case y anule la Sentencia recurrida, declarando, en definitiva, nulas de pleno derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de mayo de 2002 y de 11 de marzo de 2003, recaídas en la tramitación del expediente administrativo de solicitud de marca nacional número 2.413.763, concediendo a mi representada el registro de la mencionada marca gráfica "SFERA", para proteger productos comprendidos en la clase 1ª del Nomenclátor Internacional.

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Por providencia de fecha 11 de octubre de 2007, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de fecha 16 de diciembre de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 25 de marzo de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de diciembre de 2006, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A., contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 11 de marzo de 2003, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 6 de mayo de 2002, que denegó el registro de la marca nacional número 2.413.763 "SFERA", para amparar productos comprendidos en la clase 1 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la declaración de conformidad a derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, con base en las siguientes consideraciones;

Entre los términos de las marcas enfrentadas existe una práctica identidad denominativa. El único elemento de diferencia entre ambas es el término "SFERA" y "XFERA" es en la letra S y X. La mínima diferencia gráfica se reduce prácticamente a la nada en el aspecto fonético, por la pronunciación de la S liquida y la X al inicio de una palabra.

En cuanto a los productos para los que se solicitó el registro existe total identidad.

Por lo que se refiere a la prioridad y notoriedad de la marca denegada, debemos hacer dos consideraciones: en primer lugar, la pretendida prioridad no puede, sin más ser invocada, cuando existe otra marca de casi idéntica denominación en los productos a los que pretende su extensión. En segundo lugar, la notoriedad ni tan siquiera ha sido acreditada.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A., se articula en la exposición de dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

En la formulación del primer motivo de casación, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, se denuncia que la sentencia recurrida vulnera "claramente" el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, alegando sustancialmente que la Sala de instancia no realizó el examen comparativo entre las marcas enfrentadas desde una visión de conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos y circunstancias que intervienen en el caso, y que valora el consumidor en el momento de seleccionar un producto determinado y que, en este supuesto, en que se enfrentan dos marcas de titularidad de empresas notorias que realizan actividades totalmente diferenciadas "XFERA MÓVILES, S.A, que desarrolla su actividad en el mercado de las telecomunicaciones, y EL CORTE INGLÉS, S.A., determina que las marcas son percibidas por el consumidor como pertenecientes a empresas distintas, no generándose, en consecuencia, riesgo de confusión o riesgo de asociación entre las mismas.

El segundo motivo de casación, que se funda en la infracción de la jurisprudencia aplicable al caso formulado en interpretación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, invocando la doctrina de esta Sala expuesta en las sentencias de 14 de septiembre de 1990, 5 de julio de 1991, 24 de septiembre de 1993, 17 de diciembre de 1997 y de 23 de mayo de 2001, y las sentencias de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de marzo de 2006, de 9 de febrero de 2006 y de 28 de septiembre de 2006, que, según se alega, conceden el acceso al registro de todas aquellas marcas que incluyen la denominación "SFERA", a pesar de la existencia de la marca "XFERA".

Sobre el primer y el segundo motivos de casación.

El primer y el segundo motivos de casación, que son examinados conjuntamente, deben ser desestimados, pues consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», al apreciar la existencia de cuasi identidad denominativa y fonética entre los signos enfrentados, que sólo difieren en la primera vocal, y valorar la identidad aplicativa de los productos reivindicados, que crea riesgo de confusión y de asociación, que impide el acceso al registro de la marca solicitada, y que se revela acorde con la doctrina jurisprudencial formulada por el Tribunal Supremo, en relación con los criterios que deben tenerse en cuenta en la formulación del juicio de riesgo de confundibilidad entre signos marcarios.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio de la Sala de instancia en el extremo que estima la incompatibilidad entre la marca nacional número 2.413.763 "SFERA" (denominativa), que designa productos de la clase 1, con la marca prioritaria oponente número 2.367.774 "XFERA", que designa idénticos productos en la clase 1, pues estimamos que no ha incurrido en error patente, ni en irrazonabilidad o en arbitrariedad, al apreciar, conforme a las reglas de la experiencia y del buen sentido, que las marcas enfrentadas, examinadas desde una visión global o de conjunto, no pueden convivir en el mercado por generar riesgo de confusión sobre el carácter indicativo de la procedencia empresarial de los productos designados y riesgo de asociación entre los consumidores.

En este sentido, debe referirse que la Sala de instancia ha respetado la doctrina de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, impone a los órganos jurisdiccionales que, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, pondere globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tengan en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas, la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, el grado de conocimiento de la marca en el mercado y la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Por ello, la tesis que propugna la defensa letrada de la entidad mercantil recurrente EL CORTE INGLÉS, S.A. de que el público consumidor distinguirá los productos por su origen empresarial, debido a la notoriedad de las empresas titulares de las marcas enfrentadas, que desarrollan actividades diferentes, carece de fundamento, pues ignora que los productos van destinados a un público medio no especializado, que percibe la marca como un todo, y elude el principio de interdependencia entre la similitud entre los signos y la identidad de los productos designados que determina que se produzca riesgo de asociación.

En este sentido, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores, que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia, que ha atendido de forma ponderada a intereses de los consumidores referidos a la función identificadora de la marca, al considerar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación, al designar ambas marcas productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura.

Se constata que la sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, cuyo enunciado como principio rector informados del Derecho de Marcas, se infiere del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador, que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad, que en este supuesto se considera acertado al designar ambas marcas productos de la misma clase 1 del Nomenclátor Internacional de marcas, que, debido a sus características, son objeto de distribución en las mismas áreas comerciales.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos. ».

Esta conclusión jurídica que sostenemos determinante de la declaración de incompatibilidad de las marcas enfrentadas permite rechazar el segundo motivo de casación articulado, concretamente por infracción de la jurisprudencia, al apreciarse que el pronunciamiento de la Sala de instancia no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

En la sentencia de 4 de diciembre de 2003, dijimos.

[...] en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad

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Y, debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Y, en último término, debemos advertir que, conforme a una reiterada y consolidada doctrina jurisprudencial de esta Sala, expuesta en la sentencia de 3 de mayo de 2007 (RC 6270/2004 ), no resulta determinante para resolver el litigio la cita de marcas cuyo signos distintivos difieren del supuesto marcario examinado, mediante la invocación de sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, al no ser adecuadas para fundar el motivo de casación de infracción de la jurisprudencia, ni cuando se refieren a fallos de este Tribunal Supremo, dictados en aplicación del derogado Estatuto de Propiedad Industrial.

En todo caso, debe recordarse la fundamentación jurídica que sostuvimos en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2007 (RC 4957/2005 ), acogiendo la doctrina jurisprudencial establecida en la sentencia de 7 de febrero de 2007 (RC 2930/2004 ), para rechazar explícitamente los argumentos que han servido para fundar este recurso de casación, basados en la infracción de la jurisprudencia, en la que dijimos:

[...] Por último, el principio de especialidad impide utilizar la prioridad en todos los ámbitos del mercado, debiendo constreñirse a campos aplicativos concretos, como señala la sentencia de instancia, al inicio del fundamento jurídico cuarto, por lo que no puede apoyarse para obtener la inscripción en campos en que existe otra marca de otro titular inscrita prioritariamente

. Conviene añadir que todas las sentencias del Tribunal Supremo invocadas en el motivo segundo del escrito de interposición para justificar la infracción de la jurisprudencia se refieren a la aplicación del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial , precisamente el vicio que a través de dicho motivo se denuncia, por lo que carecen de validez para el efecto pretendido.».

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los dos motivos de casación formulados, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de diciembre de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1644/2003.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A. contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de diciembre de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1644/2003.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.