STS, 16 de Mayo de 2006
| Ponente | FRANCISCO TRUJILLO MAMELY |
| ECLI | ES:TS:2006:2753 |
| Número de Recurso | 3383/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Mayo de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Mayo de dos mil seis.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación 3383 de 2003 interpuesto por la entidad MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + CO, representada procesalmente por la Procuradora Doña ALMUDENA GONZALEZ GARCIA, contra la sentencia dictada el día 20 de febrero de 2003 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 8ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 135 de 2000 , que declaró ajustadas a derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero y 30 de septiembre, ambas de 1999, por las que se concedió el registro de la marca nacional nº 2.130.834, mixta, para "Calzados ( excepto ortopédicos ) ".
En este recurso son partes recurridas, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia, y Don Ángel, representado por el Procurador Don JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO.
Con fecha 20 de febrero de 2003, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 8ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: DESESTIMAMOS el recurso interpuesto por la entidad MUSTANG- BEKLEIDUNGSWERKE GMBE+CO, contra las resoluciones ya referenciadas por ser ajustadas a Derecho; y sin condena en costas".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la compañía MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + CO, a través de su Procuradora Sra. GONZALEZ GARCIA, que lo formalizó por escrito en base a un único motivo de casación formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable .Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarase la no conformidad a derecho de las resoluciones administrativas recurridas, denegando, en consecuencia, el acceso al registro de la marca objeto de este litigio.
La ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y D. Ángel, representado por el Procurador Sr. FERNANDEZ CASTRO, en el escrito correspondiente, formularon su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicaron a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.
Posteriormente, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 3 de mayo de 2006, en que han tenido lugar dichos actos procesales.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, Magistrado de Sala
Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 20 de Febrero de 2.003, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 8ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil recurrente contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 30 de Septiembre de 1.999, que había mantenido en vía administrativa la de la propia Oficina de fecha 5 de Febrero anterior, por la que se concedió el registro de la marca nacional número 2.130.834, mixta, para "Calzados (excepto ortopédicos)", Clase 25 del Nomenclátor Internacional.
Solicitada de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con fecha 9 de Diciembre de 1.997, el registro de la marca consistente «en la denominación "MUSTANG", en letra característica, bajo la cual se escribe la mención genérica "BOOTS & SHOES", no reivindicada a título privativo, todo ello sobre la representación distorsionada de una huella de calzado», se formuló oposición por la hoy recurrente en casación como titular de las marcas internacionales números 590.588 A, 657.694(X) y 374.173, "MUSTANG", todas de Clase 25, oponiéndose también, de oficio, las marcas nacionales 1.051.532 "MUSTANG" y 867.718, "CALZADOS MUSTANG".
La Oficina en la Resolución de 5 de Febrero de 1.999, decidió que «a la vista de las alegaciones formuladas frente al suspenso, se considera que la marca señalada de oficio 867.718 "Calzados Mustang" es (del) mismo titular que el solicitante y protege los mismos productos, teniendo prioridad registral de fecha 19.1.78 sobre las marcas internacionales oponentes 590.588, 657.694, 374.173 y las marcas nacionales oponentes 1.902.043, 1.908.883 "Mustang" y la marca señalada de oficio 1.051.832 "Mustang"». Impugnado el citado de acuerdo, la propia Oficina en la Resolución de 30 de Septiembre de 1.999, desestimó el recurso por entender «que la aplicación al presente supuesto de estas pautas legales lleva a la conclusión de que no concurren en el los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado , por existir entre los signos enfrentados, MUSTANG BOOTS & SHOES, gráfica, marca solicitada y las marcas internacionales denominadas MUSTANG, suficientes diferencias de conjunto para evitar el peligro de confusión, máxime teniendo en cuenta que ya se produce la convivencia entre los registros enfrentados, pues la firma titular de la marca solicitada, posee también la marca nº 867.718, MUSTANG gráfica, para los mismos productos, por lo que habiéndose juzgado ya en el pasado la coexistencia registral de las marcas del solicitante y las del recurrente, no cabe pronunciarse ahora en distinto sentido que viniera a remover marcas consolidadas en uno u otro caso. La marca internacional oponente nº 657.694, no puede ser tenido en cuenta, por haber sido denegada».
Interpuesto recurso contencioso administrativo contra esta Resolución administrativa, la sentencia de 20 de Febrero de 2.003 , lo desestimó con base a las siguientes consideraciones:
[...] " Para la resolución del presente recurso hay que partir inicialmente de la fecha de concesión de la marca n° 867.718 -"Calzados MUSTANG"- que la Oficina Española considera como precedente determinante de la posterior concesión de la marca impugnada en este recurso. Tal concesión tuvo lugar el 5 de abril de 1979, para zapatos y zapatillas de la clase 25.
El acceso al Registro de esta marca es anterior al de las marcas internacionales opuestas por la entidad recurrente, según se deduce de las certificaciones aportadas con la demanda en las que constan las fechas de la extensión territorial para España de los efectos de las inscripciones en la oficina Internacional. Según el artículo 3.ter.2 del Acuerdo de Madrid de 14.4.1891 (AMMI) la extensión territorial surtirá efectos a partir de la fecha en que se inscriba en el registro internacional.
En segundo lugar, debe señalarse que las marcas que opone la recurrente son visiblemente diferentes de la impugnada, tanto las que son exclusivamente denominativas, como las que son mixtas, de forma que no se aprecia parecido alguno en los distintivos de unas y otra. La mera coincidencia en ellas de la expresión MUSTANG no supone un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas contrapuestas".
[...] " Por ello, aunque el distintivo de la precedente marca registrada n° 867.718 a solicitud del recurrente, no sea idéntico al de la ahora impugnada y ello enerve la vinculación al precedente, lo decisivo es que no existe factor de confundibilidad en el mercado, ni tampoco riesgo de asociación con las marcas opuestas, siendo de destacar en este sentido que aquélla sólo identifica calzado excluyéndose los demás productos de la clase 25, y además que resulta muy destacado en el distintivo la representación de la huella del calzado lo que contribuye a un enlace directo entre el producto y la marca, y, al tiempo, evita la confusión con los demás productos que en el mercado puedan distinguirse con las marcas opuestas".
El recurso de casación se fundamenta en un único motivo al amparo del artículo 88.1.d), de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, concretamente, del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre , de Marcas y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.
El motivo se subdivide en tres apartados referentes a: 1.- Prioridad absoluta de la recurrente sobre la denominación MUSTANG. 2.- Las marcas enfrentadas son denominativamente idénticas. 3.- Coincidencia de Clases y productos relacionadas del mismo área comercial.
Por lo que se refiere al primer apartado, se sostiene que la declaración de compatibilidad de las marcas enfrentadas se ha producido como consecuencia de la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas , si bien para la aplicación del indicado precepto se ha partido de un grave error al apreciar que la parte que ostentaba los derechos prioritarios en Clase 25 sobre la marca "MUSTANG" era la solicitante, lo que ha condicionado al juzgador, llevándole a una incorrecta aplicación de la referida norma. Para sostener este aserto argumenta que la prioridad corresponde a la recurrente en cuanto titular de la marca internacional 213.598A "MUSTANG", que identifica "vestidos fabricados con cuero", en Clase 25, y que según consta con las certificaciones acompañadas como documentos 1 y 7 a la demanda, había solicitado en 9 de Octubre de 1.958, mientras que la marca nacional nº 867.718, para zapatos y zapatillas, Clase 25, del aspirante, tiene probada una prioridad de 19 de Enero de 1.978, de donde resulta ser posterior en veinte años a aquella.
Mas la sentencia de instancia no hace aquella afirmación gratuitamente sino, que según expresa en el párrafo segundo del Fundamento Jurídico, la razona, ateniéndose a la documentación aportada, en la que constan las fechas de la extensión territorial para España de los efectos de las inscripciones en la Oficina Internacional, en lo dispuesto en el artículo 3.ter.2 del Acuerdo de Madrid de 14 de Abril de 1.891, conforme al cual la extensión territorial surtirá efectos a partir de la fecha en que se inscriba en el registro internacional.
Y este razonamiento de la sentencia no ha merecido la menor crítica de la parte. Pero es que, además, ese no es el único argumento para establecer la compatibilidad de las marcas, sino que continúa señalando que las marcas oponentes son visiblemente diferentes de la impugnada, tanto las que son exclusivamente denominativas, como las que son mixtas, entre las cuales no se observa parecido alguno, sin que la mera coincidencia en ellas de la expresión MUSTANG suponga riesgo de confusión o de asociación entre las marcas contrapuestas.
En ese mismo apartado primero, la recurrente, reconociendo que es reiteradísima la jurisprudencia de este Tribunal en la que se establece que la semejanza entre marcas es una cuestión de hecho deducida de la prueba apreciada por el Juzgador de Instancia, aduce, no obstante, que ello no quiere decir que el procedimiento o forma en que el Tribunal de Instancia llega a sus conclusiones no sea impugnable en casación, cuando el procedimiento o forma utilizados no son correctos, como entiende que en este caso ocurre.
Mas sucede, y con ello analizamos los otros dos apartados en que se subdivide el motivo (que las marcas enfrentadas son denominativamente idénticas y que existe coincidencia de clases y productos relacionados del mismo área comercial), que lo que en ambos apartados nos propone, partiendo de ese supuesto error en la prioridad, es que se sustituya el criterio de la sentencia de instancia por el propio y particular de la recurrente, en cuanto de ningún lado se deduce ni se aprecia que el procedimiento de valoración probatoria no haya sido el adecuado.
La Sala, como ya dijimos anteriormente, señala cuales son las diferencias que existen entre ellas tras una valoración de conjunto de las marcas enfrentadas, partiendo tanto del propio contenido del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas como del criterio generalmente aceptado jurisprudencialmente sobre como ha de hacerse esa valoración, a través de una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética, y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes, de tal forma que es ese "flash publicitario" lo que llega de impacto al consumidor. Y ese es el procedimiento que ha seguido la Sala de instancia, que ha tenido en cuenta tanto la integridad del elemento denominativo, es decir, no sólo "MUSTANG", sino, además, la otra expresión que la integra "BOOTS & SHOES", así como el otro distintivo, éste gráfico, de la representación de la huella del calzado, por mucho que la parte sostenga que es sólo "MUSTANG" el elemento principal, resultando intranscendente la expresión que lo acompaña, prescindiendo, además, del elemento gráfico. Procedimiento y forma de proceder aquel de la Sala de Instancia que es el correcto y que en modo alguno permite concluir, como pretende la recurrente, que haya sido hecho inadecuadamente.
Por otro lado, hemos de tener en cuenta que a diferencia de la normativa anterior, conforme al artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre , de Marcas, dos son los requisitos que deben concurrir para que resulte aplicable la prohibición prevista en tal precepto: a) la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual de las marcas confrontadas; y b) que los productos o servicios sean idénticos o similares. De suerte que aunque se produzca similitud de signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes y que, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud entre los signos; resumidamente, si se da uno de aquellos requisitos, pero no el otro, la prohibición es inoponible.
Pues bien, también este segundo elemento lo tiene en cuenta la Sala de Instancia, cuando destaca que la marca aspirante sólo identifica calzado, (excepto ortopédico) excluyéndose los demás productos de la Clase 25. Hemos dicho desde la sentencia de 28 de Junio de 2.000 que es cierto que la inclusión en una misma Clase del Nomenclátor Internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos, servicios o actividades, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, si bien no puede excluirse su toma en consideración como factor apreciable, y que si bien deben tenerse en cuenta diversos factores para apreciar la similitud, mayor o menor, entre los productos o servicios, factores que son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori, no cabe afirmar una clara vinculación entre los productos de la nueva marca, es decir, los calzados, y los vestidos hechos de cuero que están identificados por la marca internacional número 213.598A "MUSTANG", por mucho que unos y otros productos pertenezcan a la misma Clase del Nomenclátor Internacional.
Todo lo cual no supone sino reiterar lo que ya teníamos dicho en la sentencia de 30 de Mayo de 2.003, al resolver el Recurso Casación número 8133/1.997 interpuesto por la misma parte hoy recurrente, si bien contra la concesión de otra marca.
En definitiva, la conclusión a que llega la Sala de Instancia cuando tras el análisis de todos los elementos componentes de la marca, finaliza su razonamiento expresando que todo ello " evita la confusión con los demás productos que en el mercado puedan distinguirse con las marcas opuestas", no puede decirse que sea arbitraria o inmotivada y por ello ha de ser respetada en casación.
Por todo ello, el recurso de casación ha de ser desestimado, lo que debe comportar, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte que lo ha sostenido, al no existir circunstancias que justifiquen su no imposición.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
No ha lugar y, por lo tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil MUSTANG-BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + CO, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 20 de Febrero de 2.003, en el recurso contencioso-administrativo número 135/2.000 ; con expresa imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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