STS, 28 de Junio de 2002
| Ponente | D. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2002:4809 |
| Número de Recurso | 3111/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION |
| Fecha de Resolución | 28 de Junio de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Junio de dos mil dos.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3111/1996 interpuesto por "SCHUTZ-WERKE GMBH & CO.", representada por la Procurador Dª. Almudena Galán González, contra la sentencia dictada con fecha 9 de enero de 1996 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 314/1994, sobre marca internacional número 546.771, "Fanatic"; no se ha personado la parte recurrida.
"Schutz-Werke GmbH & Co." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 314/1994 contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 de febrero de 1993 (ratificada en reposición el 9 de febrero de 1994) mediante la cual se denegó la protección en España de la marca internacional 546.771 "Fanatic" en la clase 12 para tablas deslizadoras a vela y sus accesorios.
En su escrito de demanda, de 18 de noviembre de 1994, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "declarando haber lugar al recurso y anulando las resoluciones citadas, dejándolas sin ningún valor ni efecto por no ser ajustadas a Derecho y disponiendo la concesión de dicha marca internacional número 546.771 en la clase 12, en favor de mi representada, sin perjuicio de la concesión ya acordada en relación con las clases 4 y 16".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 22 de mayo de 1995, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "en la que desestimando las alegaciones y pretensiones de la entidad recurrente, por no ser ajustadas a Derecho, sea confirmada aquélla".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 9 de enero de 1996, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Schutz-Werke GmbH & Co. KG., contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 de febrero de 1993, por ser el mismo conforme a Derecho. Sin costas".
Con fecha 16 de abril de 1996 "Schutz-Werke GmbH & Co., K.G." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3111/1996 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional: Por infracción del artículo 6 quinquies, apartado B-1 del Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de la Unión), en relación con el 12 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y su jurisprudencia interpretativa.
No se ha personado la parte recurrida.
Por providencia de 2 de abril de 2002 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 20 de junio siguiente, en que ha tenido lugar.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 9 de enero de 1996, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Schutz-Werke GmbH & Co., K.G." contra las resoluciones administrativas antes reseñadas que, a la vez que otorgaron la protección registral en España de la marca internacional 546.771 "Fanatic" para productos de las clases 4 y 16, la denegaron en la clase 12 para tablas deslizadoras a vela y sus accesorios por su identidad con otra marca nacional prioritaria de idéntica denominación ("Fanatic") que protegía otros productos de la misma clase 12 del Nomenclátor.
La Sala de instancia declaró la conformidad a derecho de los actos impugnados tras exponer los siguientes razonamientos:
"La denegación de la inscripción de la marca solicitada por el recurrente se funda tanto en lo dispuesto en el art. 12.1 de la Ley de 10 de noviembre de 1988, como en el art. 5º del arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 en relación con el art. 6º quinquies B1 del Convenio de París.
Preceptúan los dos últimos artículos. indicados que podrá ser denegada la protección de la marca internacional en España, o bien la extensión de la protección internacional de que disfrutase, en los casos en que puedan afectar a derechos de otras marcas ya registradas en los países en los que se solicite la inscripción o la extensión de la protección.
Ha quedado acreditado en virtud de la resolución registral -no combatida debidamente por la parte actora- que la marca denominativa 'Fanatic' ha tenido acceso a la actual Oficina Española de Patentes y Marcas con anterioridad a la que se pretende por el recurrente, de modo que la obstaculizante (nº 1.033.496) fue concedida en el año 1984, mientras que la internacional nº 546.771 no intentó hasta 1989 tener acceso al Registro. No es obstáculo a esa conclusión el que figurase registrada internacionalmente la marca 'Fanatic' nº 475.399 (denominativa y gráfica) desde el 18 de febrero de 1983, puesto que no se solicitó la extensión territorial de la protección en España hasta el año 1986.
Desde el momento en que, pese a ello, se ha otorgado el acceso al Registro a la marca ocasionante del presente recurso para productos de la clase 4 y 16, la única cuestión que resta (vista la total identificación denominativa de ambas marcas) es si los productos amparados por una y otra -todos ellos incluidos en la Clase 12 del Nomenclátor- son esencialmente distintos de modo que ninguna confusión se pueda originar, ya sea en perjuicio de la nº 1.033.496, o en el de los consumidores en España.
[...] La marca últimamente citada está protegida para designar tablas deslizadoras a vela, así como sus accesorios y repuestos para windsurfing, mientras que la número 546.771 se pretende para proteger vehículos automóviles, portaequipajes, carrocerías y parachoques, elementos sobradamente distintos de los comprendidos en las clases 4 (carburantes) y 16 (artículos de papelería) para los que sí ha sido recibida en España, pero similares a los comprendidos bajo el amparo de la 1.033.496, por lo que resulta acertada la denegación recurrida, sin perjuicio del derecho del actor a reivindicar la titularidad real ante los tribunales civiles de la denominación 'Fanatic', como ha insinuado".
Diremos, a modo de antecedente, que la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1996 desestimó el recurso de apelación número 8883/1991, interpuesto por la misma empresa hoy recurrente contra la dictada el 5 de marzo de 1991 por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso administrativo número 38/1990. En esta última, a su vez, se había declarado conforme a derecho la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de Septiembre de 1988 (confirmada en reposición el 6 de Noviembre de 1.989) que denegó la inscripción de la marca internacional número 479.399 FANATIC (gráfica) para las clases 12 y 25 del Nomenclátor por su parecido, entre otras, con la marca nacional 1.032.496, FANATIC, para amparar productos de la misma clase.
En aquel caso tanto la sentencia de instancia como la que en apelación la confirmó apreciaron la prohibición del artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial "sin perjuicio de que el titular inicial de la marca inscrita pueda reclamar la anulación de la inscripción efectuada en favor del titular registral al amparo del art. 6 septies del Convenio Internacional de la Unión invocado por la actora que alegaba que esa marca había sido registrada en España por el distribuidor o representante en España de la entidad alemana demandante sin la necesaria autorización de ésta".
En su motivo único de casación la sociedad recurrente aduce, con apoyo en el artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, que la Sala de instancia infringe el artículo 6 quinquies, apartado B-1, del Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de la Unión), en relación con el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como la jurisprudencia que los interpreta.
La invocación del Convenio de la Unión no tiene otra finalidad, según reconoce la propia recurrente, que aplicar a las marcas internacionales las mismas prohibiciones (relativas) de registro establecidas en el artículo 12.1 de la Ley española 32/1988: esto es, permite denegar la inscripción de la marca internacional aspirante cuando concurran las circunstancias de identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares y aquella semejanza o identidad pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. El recurso versa, pues, en realidad, sobre la aplicación del referida artículo 12.1 de la Ley de Marcas.
A juicio de la recurrente, la Oficina Española, en primer lugar, y la Sala de instancia ulteriormente han interpretado en este caso la prohibición del artículo 12.1 de la Ley 32/1988 "de manera extremadamente rigorista y sin tener en cuenta el denominado principio de especialidad". En su opinión, los productos industriales amparados por la marca "Fanatic", ya registrada a nombre de D. Fritz Froehlich, y las tablas deslizadoras a vela y los accesorios que, con idéntica denominación, ella misma pretende proteger, son de todo punto diferentes, razón por la cual ambos signos distintivos pueden convivir pacíficamente en el mercado sin riesgo de confusión, como de hecho ha sido admitido por aquella Oficina respecto de los productos incluidos a las clases 4 y 16.
El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 establece entre las denominadas "prohibiciones relativas", la de registrar como marcas los signos o medios que pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marcas anteriores cuando concurran las siguientes circunstancias acumulativas:
-
que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada;
-
que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada.
En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga, pues, a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. No autoriza, por lo tanto, que la negativa a la inscripción registral sea declarada a partir tan sólo de la mera comparación (fonética, gráfica o conceptual) entre ambas marcas.
Este cambio legislativo implica que la Oficina Española de Patentes y Marcas, en un primer momento, y los tribunales que revisan jurisdiccionalmente sus decisiones, después, han de prestar una atención especial para apreciar, en cada caso, si existe similitud entre los servicios y productos correspondientes (la apreciación de la identidad entre ellos no ofrece, obviamente, los mismos problemas).
A estos efectos, y aun reconociendo la dificultad de establecer criterios generales en la materia, dada la casuística que en ella impera, podemos afirmar que la aplicación de la regla del artículo 12.1.a) debe hacerse tras apreciar globalmente todos los factores en él recogidos, bajo el principio de que la prohibición se inspira tanto en el respeto de los derechos registrales de los titulares de las marcas precedentes como de los derechos de los consumidores a no ser inducidos a error.
A partir de esta premisa, el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Tampoco cabrá olvidar que la noción de similitud está, a su vez, relacionada con el riesgo de confusión. En atención a dicho criterio, pues, podrá denegarse el registro de una nueva marca cuando, existiendo un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, aquélla sea idéntica a otra prioritaria en el tiempo.
Los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable,
Hechas estas precisiones de orden general, el motivo único de casación que ha sido aducido en este recurso no puede ser estimado.
En efecto, la Sala de instancia no ha dejado de tener en cuenta el "principio de especialidad" que alega la recurrente, principio al que se refiere singularmente el tribunal sentenciador cuando subraya que los productos, incluidos unos y otros en la misma clase 12 del Nomenclátor, tienen rasgos que permiten considerarlos "similares". A diferencia de lo que ocurre con los carburantes o los productos de papelería, la Sala afirma, pues, de modo expreso, la "similitud" entre los productos industriales que trata de amparar la marca aspirante y los que ampara la marca ya registrada, de la misma clase 12.
Hemos reiterado en otras sentencias que la apreciación de cualquiera de los factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación) que dan pie a la prohibición establecida en el artículo 12.1 de la Ley 3271988 queda reservada, en cada caso concreto, a los tribunales de instancia, cuyo juicio al respecto, vistos los elementos de hecho y las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación a menos de que incurra en evidente arbitrariedad o manifiesto error carente de toda justificación razonable. Esta doctrina se aplica no sólo a la identidad y semejanza entre las marcas u otros signos distintivos (que en este caso, obviamente existe, al tratarse del mismo vocablo "Fanatic") sino también al juicio sobre la similitud de los productos que con ellas se trata de proteger.
Si, como ocurre en el presente supuesto, la semejanza de productos ha sido apreciada por el tribunal sentenciador y debe respetarse, el hecho de que el grado de similitud entre unos y otros productos sea reducido resulta bastante, a la luz de las afirmaciones expuestas en el fundamento jurídico precedente, para justificar la negativa a la inscripción registral, dado que aquella similitud, incluso si se calificara de mínima, viene acompañada no ya de una mayor semejanza de las marcas enfrentadas, sino de la absoluta identidad fonética de ambas.
Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 3111 de 1996, interpuesto por "Schutz-Werke GmbH & Co." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de enero de 1996, recaída en el recurso número 314/1994. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos Fernando Ledesma.- Óscar González.- Segundo Menéndez.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Pablo Lucas.- Fernando Cid.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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