STS, 11 de Febrero de 2005

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), mediante sendas resoluciones de 20 de mayo de 1997, denegó el registro de la marca denominativa nº 2.043.523, "MESÓN CINCO JOTAS", para "servicios de mesones, restaurantes, cafeterías y bares", de la clase 42, y de la marca mixta nº 2.043.525, consistente en la denominación "MESÓN CINCO JOTAS", diseñada en letras itc zapf chancery bold, dispuesta en una caprichosa banda o rulo macizado que presenta ambos extremos taponados y redondeados, tal como se representa en el diseño que luce al folio 3 del expediente administrativo correspondiente a esta marca, solicitada para los mismos servicios que la anterior y de la misma clase 42. La denegación se basó en la invocación por la propia Oficina del art. 12.1.a), b) y c) de la L.M. al estar ya inscrita la marca "CINCO JOTAS" nº 1.610.220, clase 42, concedida para distinguir "servicios de investigación científica en el campo de la industria alimenticia y hostelería", con la que se producía riesgo de confusión. Ambas marcas habían sido solicitadas por MESONES SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL, S.A., sociedad que pasó a denominarse SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. y que acreditó ante aquella Oficina haberle sido transferida e inscrita a su favor la marca prioritaria opuesta de oficio.

En escritos que llevan fecha de 30 de enero de 1998, el Agente Oficial de la Propiedad Industrial D. Esteban, en representación de D. Carlos, formuló ante la Oficina "advertencia" de que su representante era titular de "la marca nº 704.400 "J5" (gráfico), clase 41, concedida para distinguir "servicios relacionados con su negocio de club, discoteca, sala de fiestas piscina y bolera", y de la marca nº 704.401 "J5" (gráfico), clase 42, concedida para distinguir "los servicios prestados con su negocio de club, discoteca, sala de fiestas, piscina y bolera", registros ambos que, en su opinión, ofrecían una estrecha similitud denominativa con las marcas pretendidas, a cuya inscripción se opone el art. 12.1.a) de la LM. Hacemos notar que en este antecedente se ha transcrito la advertencia en los propios términos en los que se formuló y en los que se recoge una descripción de las marcas prioritarias no exactamente coincidente con las publicadas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, como después veremos. También el escrito de "advertencia" contiene error al referirse a los servicios a que se aplica la marca nº 704.401, que no son los que dice sino los "relacionados y prestados de su negocio de cafetería, bar, restaurante, hoteles y moteles".

Mediante resoluciones de 3 de marzo y 28 de mayo de 1998, la Oficina estimó los recursos interpuestos por SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. contra la denegación de las marcas solicitadas y procedió al registro de ambas. Dichas resoluciones estimatorias tomaron en consideración, exclusivamente, la transferencia efectuada a favor de la sociedad solicitante de la marca prioritaria obstaculizadora opuesta de oficio, sin efectuar ninguna consideración sobre el contenido de las advertencias que en los dos expedientes administrativos tramitados había efectuado la representación del Sr. Carlos.

Contra las resoluciones de la OEPM, interpuso recurso contencioso-administrativo la representación procesal del Sr. Carlos, al que correspondió el nº 858/1998, de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En la demanda de este recurso (hecho segundo) se hace constar textualmente que "la Oficina no citó como parecido la marca prioritaria 704.401 "J5, JOTA CINCO", también para distinguir en clase 42 "los servicios prestados relacionados con su negocio de cafetería, bar, restaurante, hotel y moteles". En el hecho sexto se hace referencia a los escritos de advertencia, precisando ahora, con mayor exactitud, que sus marcas prioritarias son: la 704.400 "J5, JOTA CINCO" (diseño), clase 41, y la 704.401 "J5, JOTA CINCO" (diseño), clase 42, reiterando los servicios que ambas distinguen, que, en el caso de la segunda marca, son los de "cafetería, bar, restaurante, hotel y moteles", acreditando documentalmente la vigencia de ambos registros. En los fundamentos de derecho dedica el III a exponer la existencia de "semejanza denominativa, rayana en la identidad, fonética, e identidad aplicativa entre los signos enfrentados", invocando la prohibición del art. 12.1.a) de la LM, dedicando el apartado B del fº.jº. III a exponer la identidad aplicativa existente entre las marcas solicitadas y las de su prioridad, reiterando que, en el caso de la 704.401, "los servicios resaltados son plenamente coincidentes con los solicitados y constituyen además los servicios principalmente desarrollados por mi representado". En el apartado V (que debe ser el IV) de los fundamentos de derecho, se invoca también la infracción de art. 13.c) de la LM.

Al contestar a la demanda, la representación procesal de SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. alegó que el actor no estaba legitimado para la interposición del recurso y, en cuanto al fondo, aportó copia de la publicación oficial de las marcas confrontadas, sosteniendo que, considerados en su conjunto los signos, se diferencian suficientemente, pudiéndose apreciar notables diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales. Y añade: "cada una de las dos denominaciones distintas goza de notoriedad en su ámbitos específicos, con lo que su individualización está totalmente garantizada. En efecto, la discoteca "J5 JOTA CINCO" de Madrid es muy conocida y, de otro lado, también lo es la denominación "CINCO JOTAS" de mi representada para la distinción de sus célebres jamones ibéricos, de Jabugo (en una escala de "una jota" a "cinco jotas", éstos son los de mayor calidad de su variada producción). Las marcas de mi mandante "MESÓN CINCO JOTAS" constituyen una extensión de esa marca previa de jamones, "CINCO JOTAS", al sector de la hostelería, para que también utilicen la misma denominación los mesones que vayan a servir el citado jamón".

La sentencia objeto de este recurso de casación desestima la causa de inadmisibilidad opuesta por el codemandado y, en cuanto al fondo (funtamentos jurídicos 3º y 4º), cita el art. 12.1 de la LM, el art. 124 del EPI, el art. 52 de la Directiva Comunitaria de 21 de noviembre de 1988 y las SSTS de 16 de enero de 1997, 21 de enero de 1997, 31 de marzo de 1986 y 23 de julio y 26 de diciembre de 1988. La "ratio decidendi" (fº.jº.4º) es del siguiente tenor literal: "Desde las consideraciones expuestas en el Fundamento de Derecho precedente, lo que se trata ahora de dilucidar es si entre las marcas en conflicto, como ya sabemos las denominadas "MESÓN CINCO JOTAS" Nº 2.043.523 y "MESÓN CINCO JOTAS" Nº.2043.525 (diseño), ambas para los señalados productos de la clase 42, en relación con las opuestas en vía jurisdiccional "J5" gráfico nº 704.400 y "J5" gráfico nº 704.401 para productos citados de las clases 41 y 42, respectivamente, concurre o no la incompatibilidad que postula la parte actora como justificación de revocación de la concesión de la inscripción acordada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Al efectuar la comparación obtenida desde una visión en conjunto de las marcas enfrentadas se obtienen importantes diferencias desde el punto de vista gráfico y conceptual, de forma que la coexistencia de los signos en conflicto descarta el riesgo de error en el consumidor o en el sector del mercado en el que van a operar las marcas en conflicto. En consecuencia, consideramos que se dan los suficientes factores diferenciadores para permitir su convivencia pacífica, lo que lleva a concluir la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo". Pronunciando el siguiente fallo: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos la causa de inadmisibilidad incardinable en el art. 82.b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, opuesta por la entidad SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A., y asimismo debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso administrativo nº 858/98 interpuesto por D. Carlos, contra las resoluciones de fechas 13 de marzo y 28 de mayo de 1.998, dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) por las que se conceden la marca nº 2.043.525 "MESÓN CINCO JOTAS", clase 42 y la marca nº 2.043.525 "MESÓN CINCO JOTAS", ambas denominativas para productos de la clase 42 del Nomenclator Internacional de Marcas, que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico; y todo ello sin efectuar expresa condena en costas".

Mediante providencia de 8 de marzo de 2002 el Tribunal "a quo" tuvo por preparado el recurso de casación contra la referida sentencia.

El 22 de abril de 2002 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito de la representación procesal del Sr. Carlos interponiendo recurso de casación, que se funda en tres motivos: en el primero, acogido al art. 88.1.c) de la L.J., se imputa a la sentencia haber incurrido en incongruencia omisiva, con infracción de los arts. 33.1 de la L.J., 359 de la LE.Civil de 1881 y 218.1 y 2 de la vigente L.E.Civil, incongruencia que se habría producido porque la sentencia no ha considerado la realidad de las marcas prioritarias, atribuyendo a éstas un ámbito aplicativo más limitado que el que realmente tienen, ignorando que el negocio que preferentemente distinguen es el de restaurante, de todo lo cual se desprende que el Tribunal ha incurrido en omisión al referirse a uno de los dos términos de la comparación que lleva a cabo, invocando en apoyo de esta tesis la jurisprudencia contenida en las SSTS de 12 de julio de 2001 y 12 de julio de 2000; en el segundo motivo, acogido al art. 88.1.d) de la L.J., se denuncia la infracción de los arts. 12.1.a) y 13.c) de la LM, cuya recta interpretación debía haber conducido a aplicar las prohibiciones que contienen, toda vez que los servicios protegidos por las marcas confrontadas son idénticos, existiendo entre los respectivos signos importantes semejanzas fonéticas y conceptuales; y en el tercer motivo, igualmente acogido al art. 88.1.d) de la L.J., se sostiene que la sentencia vulnera, por inaplicación, el art. 13.c) de la LM, invocado ya en el escrito de demanda. Por todo ello, concluye con la súplica de que la Sala "declare admitido este recurso respecto a los motivos formalizados y, en su día, con estimación de tales motivos, declarar haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en Derecho, denegando el registro de las marcas españolas números 2.043.523, denominativa, y 2.043.525, mixta, "Mesón Cinco Jotas" para servicios de mesones, restaurante, cafetería y bar".

Mediante providencia de 14 de enero de 2004 se admitió el recurso de casación.

DÉCIMO En su escrito de oposición, el Abogado del Estado se limita a solicitar que no se de lugar al recurso y que se impongan las costas al recurrente.

La representación procesal de SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. se ha opuesto al recurso, alegando, en síntesis: a) respecto del motivo primero, que si al hacer la comparación entre las marcas se incluyen los términos "JOTA CINCO" en las dos marcas prioritarias, se refuerzan las diferencias apreciables con las marcas solicitadas, y, en cuanto al error sobre el contenido aplicativo de las marcas prioritarias, tras reconocer que los servicios de restaurante no son mencionados por la sentencia impugnada, atribuye tal omisión a que el juzgador cree haberlos citado al mencionar que las marcas prioritarias son de las clases 41 y 42, y aunque la parte personada como recurrida acepta que al juzgador de instancia "se le olvidó" hacer esa mención, entiende que el "olvido" carece de trascendencia habida cuenta de las diferencias que aprecia el Tribunal de instancia en los respectivos signos que integran unas y otras marcas; b) respecto del motivo segundo, imputa a la parte recurrente llevar a cabo una valoración de las marcas no en su conjunto sino desmembrando sus diferentes elementos, tratando de sustituir por el suyo el libre criterio del Tribunal en la apreciación de la prueba; y c) respecto del motivo tercero, que si faltan las semejanzas que exige el art. 12.1.a) de la LM, resulta inaplicable la prohibición del art. 13. c) de la misma Ley. Tras alegar que la recurrente trata de convertir el recurso de casación en una segunda instancia, concluye suplicando sentencia que "declare que no ha lugar al recurso de casación de D. Carlos y confirme íntegramente aquella sentencia recurrida de contrario, condenando en costas a la parte recurrente".

Mediante providencia de 4 de noviembre de 2004, esta Sala resolvió la no admisión y la devolución de determinados documentos que pretendía incorporar al recurso la representación procesal de la parte personada como recurrida. Dicha providencia fue recurrida en queja por la representación procesal del recurrente, recurso que no fue admitido a trámite por providencia de 26 de enero de 2005.

Mediante providencia de 15 de noviembre de 2004 se señaló para votación y fallo de este recurso el día 1 de febrero de 2005, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de Sección

1. - La sociedad personada como parte recurrida en esta casación solicitó y obtuvo de la OEPM el registro de la marca denominativa nº 2.043.523 "MESÓN CINCO JOTAS", clase 42, y de la marca mixta nº 2.043.525, "MESON CINCO JOTAS", clase 42, ambas para "servicios de mesones, restaurantes, cafeterías y bares". La segunda de estas marcas está diseñada en letras itc zapf chancery bold dispuesta en una caprichosa banda o rulo macizado que presenta ambos extremos taponados y redondeados.

2. - El debate en la instancia ha hecho referencia a la compatibilidad de esas dos marcas con las previamente registradas a nombre de D. Carlos, recurrente en casación, que son: 1º) la marca nº. 704.400, "J5, JOTA CINCO", consistente en un gráfico en el que se representa la consonante "J" y en un plano inferior el número "5", en caracteres sobresalientes y caprichosos. En la parte inferior izquierda de la consonante citada se leen los vocablos "JOTA CINCO", constituyendo la parte gráfica y denominativa la denominación de la marca que se solicita para distinguir "servicios relacionados con su negocio de club, discoteca, sala de fiestas, piscina y bolera", clase 41; y 2º) la marca nº 704.401, "J5, JOTA CINCO", cuyo cliché es igual al de la anterior, solicitada para "los servicios relacionados y prestados de su negocio de cafetería, bar, restaurante, hotel y moteles". Todos estos datos lucen en la copia del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial incorporado a los autos del proceso de instancia.

3. - Como quiera que la OEPM adoptó sus resoluciones sin tomar en consideración la prioridad de las marcas 704.400 y 704.401, el demandante en la instancia, que es ahora recurrente en casación, reiteró en su demanda la necesidad de que las marcas solicitadas fueran comparadas con las marcas prioritarias, efectuando la comparación sin excluir ningún elemento de estas últimas, es decir sin excluir que después de la consonante "J" y del número "5", incluían los vocablos "JOTA CINCO". Asimismo, el demandante en la instancia alegó la trascendencia que tenía ponderar que los servicios distinguidos por su marca 704.401 eran idénticos que los solicitados para las marcas 2.043.523 y 2.043.525, identidad que, unida a las similitudes de los signos, impedía el registro de las marcas solicitadas por resultar aplicable la prohibición contenida en el art. 12.1.a) de la LM.

4. - La sentencia impugnada, cuando se refiere a las marcas prioritarias, las transcribe como "marcas 704.400 "J5" gráfico para la clase 41 y la nº 704.401 "J5" gráfico para la clase 42", estimando que se aplican a "servicios relacionados con su negocio de club, discoteca, sala de fiestas, piscina y bolera" (párrafo 5º del fº.jº.1) y como "marcas "J5" (gráfico) nº 704.400 y "J5" (gráfico) nº 704.401, para productos citados de las clases 41 y 42 respectivamente" (como se dice textualmente en el único párrafo del fº.jº 4º). Partiendo de estos datos, la "ratio decidendi" de la sentencia combatida se halla en la parte final del fº.jº 4º, que dice así: "Al efectuar la comparación obtenida desde una visión en conjunto de las marcas enfrentadas se obtienen importantes diferencias desde el punto de vista gráfico y conceptual, de forma que la coexistencia de los signos en conflicto descarta el riesgo de error en el consumidor o en el sector del mercado en el que van a operar las marcas en conflicto. En consecuencia, consideramos que se dan los suficientes factores diferenciadores para permitir su convivencia pacífica, lo que lleva a concluir la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo".

El primero de los tres motivos en que se funda el escrito de interposición de esta casación, acogido al art. 88.1.c) de la L.J., imputa a la sentencia combatida incongruencia omisiva, con infracción de los arts. 33.1 de la L.J., 359 de la L.E.Civil de 1881 y 218.1 y 2 de la vigente L.E.Civil, argumentado en la forma que hemos resumido anteriormente (en el antecedente nº 8 de esta sentencia). Ha lugar a acoger el motivo. Son muchas las resoluciones del T.S. y del T.C. (entre estas últimas, la STC 146/2004, de 13 de septiembre) en las que se ha reconocido la incongruencia omisiva como vicio de las resoluciones judiciales que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, habiéndose afirmado (en el fº.jº. nº 3 de la STC antes citada) que la incongruencia omisiva o "ex silentio" se produce cuando el órgano judicial deja sin repuesta algunas de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. Pues bien, se ofrece claro en el caso enjuiciado que el Tribunal de instancia no ha tomado en consideración la totalidad de los elementos integrantes de las marcas prioritarias, prescindiendo de una parte importante de ellas, realizando la valoración que lleva a cabo con fundamento en una visión de conjunto que ha dejado fuera un elemento principal de los signos confrontados, concretamente los vocablos "JOTA CINCO" que van después de la consonante "J" y del número "5". Pero es que, además, la sentencia combatida, incurriendo en manifiesto error, entiende que la marca 704.401 distingue los mismos servicios que la 704.400, siendo así que aquélla se aplica a servicios de cafetería, bar, restaurante, hotel y moteles, que son los mismos que distinguen las dos marcas solicitadas. Como resultado de ello, la sentencia prescinde de valorar que son idénticos los servicios que distinguen las marcas solicitadas y la marca 704.401. Los alegatos referentes al examen de la complitud de los signos y de la identidad de los servicios constituyen parte esencial del fundamento de la pretensión de anulación deducida en el recurso contencioso-administrativo. Por ello, al haberlos confundido y dejado sin respuesta, la sentencia incurre en vicio de incongruencia omisiva que el recurrente en casación denuncia y que debe ser acogido, toda vez que, además, tampoco cabe apreciar que el alegato haya sido tácitamente rechazado.

1. - Estimado el motivo primero, debemos resolver (ex. art. 95.2.d) de la L.J.) dentro de los términos en que el debate se planteó en la instancia. Es decir, debemos examinar si, como se mantiene en la demanda, los actos administrativos de la O.E.P.M. han vulnerado los arts. 12.1. a) y 13.c) de la L.M.

2. - Empezando por el art. 12.1.a) de la L.M., la jurisprudencia ha afirmado de modo constante que la aplicación de la prohibición relativa establecida en ese precepto requiere la concurrencia acumulativa de las siguientes circunstancias: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada. Salvo supuestos que no son los de este caso (marca renombrada), no basta la presencia de una sola de aquellas circunstancias para que la prohibición opere.

3. - En el caso enjuiciado, concurre el segundo de los requisitos: las marcas solicitadas se proponen distinguir los mismos productos que la marca prioritaria nº 704.401. Sin embargo no concurre el primero, pues los signos no son idénticos ni presentan las semejanzas o similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación. Que los signos no son idénticos, resulta con evidencia de los hechos que ya han quedado expuestos. Procede en consecuencia pasar a enjuiciar si entre ellos existen aquellas semejanzas o similitudes, examen que, también de acuerdo con nuestra jurisprudencia, ha de realizarse ponderando los signos en su conjunto, sin prescindir de ninguno de los elementos que los integran. Lo cual quiere decir, en este caso, que no cabe prescindir del vocablo "mesón" utilizado por las marcas solicitadas, ausente en las prioritarias, ni tampoco del especial diseño de la marca solicitada nº 2.043.525, ni del peculiar gráfico de las dos marcas prioritarias. Hecha así la comparación, entiende la Sala que los signos enfrentados pueden convivir sin que los solicitados puedan confundirse con los prioritarios y sin que puedan ocasionar en el consumidor medio un riesgo de asociación con los anteriores. Considera el Tribunal que, por razón de sus diferencias gráficas, fonéticas y denominativas tales riesgos quedan excluidos. Cierto que en las marcas solicitadas se incluyen dos vocablos -JOTA CINCO- que también están en las prioritarias. Mas esa coincidencia no deshace las restantes diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales, siendo de resaltar que las marcas solicitadas se proponen trasladar el prestigio conseguido en el mercado por un determinado tipo de jamones a los establecimientos hosteleros -mesones- donde vayan a ser ofrecidos a los consumidores, cuyas eventuales decisiciones no es razonable que puedan ser influidas ni entenderse asociadas a los servicios de la marca prioritaria 704.401. Consiguientemente, la O.E.P.M. resolvió conforme a Derecho al no aplicar la prohibición relativa del art. 12.1.a) de la L.M.

4. - Excluida la semejanza o similitud de los signos, vale decir, afirmada su diferenciabilidad por un consumidor medio, queda excluida la posibilidad del aprovechamiento indebido a que se refiere el art. 13.c) de la L.M., que tampoco han vulnerado los actos administrativos enjuiciados.

De acuerdo con el art. 139.2 de la L.J., no ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad El Rey,