STS, 10 de Febrero de 2005

D. Guillermo interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 147/1997 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de noviembre de 1996 que, tras anular la dictada con fecha 5 de febrero anterior, denegó la concesión de la marca número 1.764.675 "Pepe Orgaz".

En su escrito de demanda, de 24 de julio de 1998, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se estime el presente recurso contencioso- administrativo, se anule el acto administrativo y se declare el derecho del actor a la concesión de la marca solicitada; con expresa imposición de costas a la parte demandada". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 11 de septiembre de 1998, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

"Pepe Jeans Corporation (Netherlands Antilles) N.V." contestó a la demanda con fecha 20 de octubre de 1998 y suplicó sentencia "a virtud de la cual, y con desestimación del presente recurso, se confirme la resolución de la Oficina de Marcas". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

"Textil Ayelo de Malferit, S.L." presentó escrito con fecha 30 de noviembre de 1998 con devolución del expediente que le fue entregado para contestar a la demanda.

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 11 de febrero de 2002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando el presente recurso contencioso- administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Ruipérez Palomino, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de noviembre de 1996 por el que se estimaba el recurso administrativo interpuesto contra el acuerdo del mismo órgano de 5 de febrero de 1996, por la que se rechaza el registro de la marca nº 1.764.675 Pepe Orgaz, debemos anular y anulamos la mentada resolución de 5 de noviembre de 1996 por ser contraria a derecho. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia."

Con fecha 30 de abril de 2002 "Pepe Jeans Corporation (Netherland Antilles) N.V." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2936/2002 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional: Único: "por infracción de las normas del ordenamiento jurídico constituidas por el artículo 12.1a) y 13.c) de la Ley 32/1988, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable a tal norma en supuestos sustancialmente idénticos".

D. Guillermo presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas a la parte recurrente.

El Abogado del Estado se opuso al recurso y suplicó sentencia "por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente".

Por providencia de 17 de noviembre de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 2 de febrero de 2005, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 11 de febrero de 2002, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Guillermo y anuló la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas ante reseñada que, finalmente, había denegado la inscripción de la marca número 1.764.675 "Pepe Orgaz", para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional, en concreto "vestidos, calzados, sombrerería".

A la inscripción de la marca número 1.764.675 "Pepe Orgaz", solicitada por D. Juan Pedro, se habían opuesto "Pepe (UK) Limited" en cuanto titular de las marcas números 413.547/4 "Don Pepe", 1.193.156/6 "Pepe Betty", 1.172.266/5 "Pepe 2XL" y 1.290.744/8 "Pepe Jeans", todas ellas de la clase 25, y "Textil Ayelo de Malferit, S.A." en cuanto titular de la marca número 1.608.673/2 "Pepe", que ampara productos de la misma clase (en concreto, "para distinguir prendas de vestir confeccionadas, especialmente prenda vaqueras").

Rechazada finalmente la inscripción en vía administrativa (en un primer acuerdo se había accedido al registro de la nueva marca), la ulterior estimación del recurso contencioso-administrativo determina la procedencia del registro y motiva el presente recurso de casación.

La Sala de instancia anuló, en efecto, la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados Pepe Orgaz marca solicitada, Pepe 2XL, Pepe Betty, Pepe Jeans marcas oponentes, una evidente similitud denominativa al coincidir todas ellas en el término Pepe, que constituye el elemento realmente característico, sin que el segundo vocablo que acompaña a la nueva marca, el término Orgaz, sea capaz de desvirtuar esta semejanza, toda vez que las marcas oponentes están formadas por una estructura compuesta donde destaca la denominación 'Pepe' que constituye el elemento sustancial y característico de las mismas y que en ámbito propio de la clase 25, concretamente en el sector de prendas de estilo vaquero, ha adquirido una notoriedad indiscutible a través de su uso en el mercado y de innumerables y costosas campañas publicitarias, y por otros elementos como los términos Jeans, Betty, 2XL, que como ocurre con el vocablo Orgaz resultan aquí secundarios frente al término Pepe [...]".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:

"En el caso examinado se trata de ver si la actora puede inscribir o no la marca 1.764.675 Pepe Orgaz teniendo en cuenta que las marcas opuestas resultan plenamente conocidas y que no se puede, precisamente por ello, correr el riesgo de que la actora se aproveche de ese conocimiento general de la marca opuesta.

Sin embargo, analizado el expediente administrativo detenidamente, la Sala viene a concluir, como ya hiciera en la sentencia de fecha 4 de abril de 2000, recaída en el recurso 1264/97, que existen diferencias fonéticas y gráficas suficientes que impiden que se cause error y confusión en el mercado, por lo que no existe el riesgo antes previsto de que el actor pudiera aprovecharse del crédito o fama de un tercero.

Es cierto que todas las marcas enfrentadas tienen en común el vocablo Pepe, pero al tratarse de un nombre común no puede ser apropiado por ninguna entidad, ni ser usado en exclusiva por ella y, por tanto, no puede tenerse en cuenta a efectos de establecer diferencias o similitudes y ello con independencia de que la marca oponente -como es el caso- sea muy representativa y notoria en el mundo de las prendas de vestir, pues ello supondría la apropiación del nombre propio Pepe por dicha entidad, monopolización que está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico y así se ha admitido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Y así, si se prescinde del nombre propio Pepe en la comparación entre las marcas enfrentadas, resulta que entre ellas existen diferencias fonéticas y gráficas importantes que impiden que se cause confusión al consumidor. Y ello porque la marca solicitante va acompañada en su denominación del vocablo Orgaz, apellido del solicitante.

En consecuencia, en una apreciación conjunta, tanto visual como fonética, no se causa confusión y error en el mercado consumidor, circunstancia ésta que permite establecer diferencias entre ellas suficientes como para permitir su compatibilidad al no causar confusión en el mercado, por lo que debemos anular el criterio de la Oficina Española de Patentes y Marcas".

El recurso de casación interpuesto por "Pepe Jeans Corporation (Netherland Antilles) N.V." al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional contiene un motivo único mediante el cual se denuncia conjuntamente la infracción de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia recaída "en supuestos sustancialmente idénticos".

El recurso ha de ser desestimado, como lo han sido otros tantos interpuestos por la misma sociedad recurrente contra sentencias de instancia en las que se admitía la viabilidad registral de las marcas que, junto al nombre propio "Pepe", incorporasen menciones adicionales aptas para dotar de distintividad suficiente al nuevo signo en relación con los que aquella sociedad ya tiene inscritos.

Nos remitimos, por todos, reproduciéndolos como fundamentos jurídicos de ésta, a los razonamientos que contiene la sentencia que dictamos el 22 de abril de 2004 desestimando el recurso de casación número 3757/2000. Recurso basado, como éste, en un único motivo de casación también formulado al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, en el que se aducía la infracción de los mismos artículos 12.1.a) y 13.a), b) y c) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia, en relación con la semejanza entre las marcas prioritarias y la allí confirmada ("Pepe Bueno").

Hacíamos en aquella sentencia, con cita de otras anteriores, las siguientes consideraciones:

"[...] Sostiene la parte actora que se ha infringido el artículo 12.1.a) de la referida Ley por entender que existe una indudable similitud denominativa entre la marca aspirante "Pepe Bueno" y las diversas marcas prioritarias de las que es titular. Se argumenta que el elemento común entre las marcas enfrentadas ("Pepe") se encuentra al comienzo de la denominación de la aspirante, así como que en las marcas compuestas el consumidor acostumbra a designar el producto por el elemento más característico, factores ambos que incrementan el riesgo de confusión. Además, la sociedad actora ha registrado muchas otras marcas derivadas de sus marcas "Pepe" (nº 1.719.159) y "Don Pepe" (nº 413.547), por lo que en ningún caso podría alegarse genericidad o carácter común de dicho término, para lo que es preciso que el mismo guarde una relación directa con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En cuanto a los diversos apartados del artículo 13 de la Ley de Marcas que se reputan infringidos en el rótulo del motivo, la entidad recurrente sólo alega respecto al apartado c), aduciendo que la marca aspirante puede ser asociada, por su similitud, con las prioritarias, y beneficiarse así del crédito o reputación que éstas merezcan en el entendimiento, por parte de los consumidores, de poseer un mismo origen empresarial. En fin, la actora concluye que la adición de un apellido desconocido en el sector comercial afectado no otorga a la marca litigiosa capacidad distintiva, frente a la notoriedad y arraigo en dicho sector de la marca oponente.

Por último, la actora subraya que ambas marcas enfrentadas se refieren a idénticos productos para la misma clase del Nomenclátor internacional de marcas, la 25, que comprende los productos textiles.

[...] De las argumentaciones relativas a la supuesta infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas que se han resumido en el fundamento anterior, se comprueba que lo que hace la parte actora es discrepar respecto del juicio o apreciación de la Sala de instancia sobre la similitud entre ambas marcas enfrentadas y sobre la consiguiente posibilidad de riesgo de confusión entre ellas, valoración que como hemos reiterado en numerosas ocasiones resulta intangible en sede casacional. Así, hemos señalado que

"El motivo ha de ser desestimado. En efecto, hemos señalado ya con reiteración que determinadas apreciaciones efectuadas por las sentencias de instancia en el ámbito legal del derecho de marcas, como lo son el juicio sobre la similitud o desemejanza entre marcas, sobre la existencia o no de riesgo de confusión, u otras apreciaciones análogas que son, en definitiva, apreciaciones de hecho, no pueden ser revisadas en esta sede casacional salvo que sean manifiestamente irrazonables o faltas de justificación, o bien porque se hayan efectuado a partir de un erróneo entendimiento o mediante una incorrecta aplicación de los conceptos legales del derecho de marcas, tal como han sido interpretados por la jurisprudencia de este Tribunal (sentencia de 2 de octubre de 2.002 -recurso de casación 6611/1996-, con cita de jurisprudencia anterior)." (sentencia de 29 de septiembre de 2.003 -recurso de casación 3.465/1.998-, fundamento de derecho tercero)."

En el presente caso, sin embargo, y como se ha reseñado en el primer fundamento de derecho, la Sala de instancia efectúa una valoración razonada entre la similitud de las marcas enfrentadas, y justifica de manera detallada las razones que abonan su decisión sobre la capacidad distintiva de la marca impugnada y su conclusión sobre la inexistencia de riesgo de confusión evidencia que no se ha infringido lo dispuesto en el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas. Esta valoración es una apreciación de hecho que al no ser manifiestamente irrazonable ni hacerse con infracción de los preceptos aplicables de la Ley de Marcas, no puede ser revisada en casación. Debe pues decaer esta alegación.

A mayor abundamiento cabe añadir que, sin perjuicio del casuismo que preside esta materia al tratar, por lo general, sobre supuestos no exactamente equivalentes por la variabilidad de signos, productos y ámbitos de comercialización (Sentencia de 12 de abril de 2.002 -recurso de casación 553/1.996-), esta Sección ha dictado ya no pocas sentencias en relación con las denominaciones que incluyen el signo PEPE, en muchos casos siendo parte la misma sociedad que es actora en este recurso. Pues bien, en ellas hemos señalado, cuando el planteamiento procesal del asunto nos ha permitido entrar en el juicio de similitud y confundibilidad entre los signos enfrentados, que no considera esta Sala que haya semejanza bastante para inducir a confusión, incluso entre productos idénticos, cuando el término "Pepe", apelativo personal común en España, está acompañado de otro vocablo que le otorga suficiente capacidad diferenciadora respecto del citado término en solitario. Así, en ocasiones hemos ratificado como Sala de instancia el criterio seguido por la Sentencia aquí recurrida en casación (Sentencia, entre otras, de 20 de abril de 2.004 -recurso de casación 3.927/2.000-), y en otros casos, con igual criterio jurisprudencial sustantivo, hemos dado la razón a la ahora recurrente por no presentar el vocablo acompañante al término "Pepe" de otra marca aspirante la suficiente capacidad distintiva que evite la confusión para idénticos productos (Sentencia, entre otras, de 20 de abril de 2.004 -recurso de casación 4.312/2.000-). Todo ello sin perjuicio de que puedan darse también supuestos en los que se constaten conductas de competencia desleal en cuanto al uso de marcas, incluso estando legítimamente registradas, por la forma de presentar las marcas en cuestión o de destacar sus diversos elementos de forma que pueda inducirse a la confusión del consumidor (Sentencias de 23 y 29 de septiembre de 2.003, de la Sala Primera de este Tribunal -recursos de casación 4.169/1.997 y 3.908/1.997-).

[...] En cuanto a la alegación relativa a la presunta infracción del artículo 13 de la Ley de Marcas ya hemos señalado que pese, a la mención inicial de los apartados a), b) y c), sólo se desarrolla el motivo respecto al apartado c), único por tanto respecto al que resulta pertinente responder. Por lo demás, los apartados a) y b) no han sido considerados por la Sala de instancia ni esta circunstancia ha sido alegada por la entidad recurrente como constitutiva de incongruencia omisiva mediante el correspondiente motivo. Y, en cualquier caso, ninguno de dichos apartados son de aplicación al no corresponder el término Bueno ni al apellido del solicitante (artículo 13.a) ni al de nadie identificado en particular (artículo 13.b).

Pues bien, tampoco puede acogerse la alegación relativa a la supuesta infracción del apartado c) del artículo 13 de la Ley de Marcas. Como hemos señalado también con reiteración, el aprovechamiento del crédito o reputación de otros signos registrados requiere una semejanza que pueda inducir a la confusión, lo que en este caso ha sido descartado por la Sala de instancia en apreciación que no es susceptible de revisión en casación, como ya se ha dicho en el fundamento anterior."

La única diferencia de aquel recurso con éste estriba en las expresiones constitutivas de una y otra marca aspirante al registro ("Pepe Bueno" entonces, "Pepe Orgaz" ahora), diferencia mínima en relación con las marcas preexistentes y prioritarias. Concluimos, pues, afirmando que la sentencia impugnada no ha infringido ni las normas ni la jurisprudencia invocada.

Por lo que se refiere a dicha jurisprudencia, la sentencia parcialmente transcrita se refiere de modo expreso a otras de la Sala Primera de este mismo Tribunal Supremo en términos que, según ya hemos dicho, reiteramos. No altera este pronunciamiento la cita de la nueva sentencia de aquella Sala, de 3 de marzo de 2004, recaída en el recurso de casación civil número 889/1998, pues se refiere a marcas en las que efectivamente podían haberse infringido "derechos de propiedad industrial".

Téngase en cuenta que la citada sentencia que venimos de transcribir admite que puede haber casos en los que concurra la prohibición relativa de registro, por tratarse de marcas aspirantes que al término "Pepe" unen otro u otros cuyo resultado final es susceptible de generar confusión con las prioritarias: es lo que sucedía en el caso de la marca "Pepe's Collection", objeto del litigio al que puso fin la sentencia de esta Sala de 20 de abril de 2004 recaída en el recurso de casación número 4312/2000. Este no es el caso de autos, en el que ha de aplicarse el criterio antes desarrollado. Criterio que, por lo demás, repetimos que esta Sala ha sentado en litigios precedentes o posteriores, bien casando las de instancia -cuando los planteamientos de los recursos respectivos así lo permitían- en las que se había denegado el registro de nuevos signos por el mero hecho de incluir el nombre "Pepe", bien confirmando las de signo contrario. Todo ello con los matices que en cada caso han concurrido.

A título de ejemplo adicional, mediante la sentencia de 18 de diciembre de 2003 desestimamos el recurso de casación número 6474/1999, interpuesto también por "Pepe Jeans Corporation (Netherlands Antilles) B.V." contra la sentencia que acordó la inscripción de la marca número 1.919.126/X "Pepe Rivero" (gráfica) para distinguir productos de la clase 25ª del Nomenclátor Internacional, en concreto "vestidos, calzados (excepto ortopédicos) y sombrerería".

Desde la perspectiva opuesta, en nuestra sentencia de 19 de noviembre de 2004 estimamos el recurso de casación número 6407/2001, interpuesto por D. José Sendín Briz contra sentencia en la que, confirmando la decisión de la Oficina Española de patentes y Marcas, se había denegado la marca número 1.970.550 "Pepe Sendín" para servicios de la clase 39 del Nomenclátor. Análogo pronunciamiento hicimos en la sentencia de 29 de septiembre de 2004, estimando el recurso de casación número 3922/2001 interpuesto por "Prevest, S.A." contra sentencia que, también confirmando la previa decisión administrativa, denegó la marca número 2.008.354 "Prevest Pepe Model Almo", para productos de la clase 25 (vestidos, calzados y sombrerería).

A unas y otras nos remitimos como argumento adicional y confirmatorio de la sentencia de instancia.

Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español