STS, 29 de Julio de 2002
| Ponente | Francisco Trujillo Mamely |
| ECLI | ES:TS:2002:5764 |
| Número de Recurso | 4012/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 29 de Julio de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Julio de dos mil dos.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por la entidad HAYMARKET MEDICAL LIMITED, representada procesalmente por el Procurador D. FEDERICO JOSE OLIVARES SANTIAGO, contra la sentencia dictada el día 26 de enero de 1996 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 4ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 913/93, que anula, por no ser conforme a Derecho, la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de julio de 1992, por la que se concedió la marca NUM000 " MIMS", para productos de la clase 16.-
Con fecha 26 de enero de 1996, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 4ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Jose Ignacio contra la concesión por la Oficina de Patentes y marcas de la marca "MIMS", debemos declarar y declaramos dicho acto administrativo no conforme con el ordenamiento jurídico, anulándolo. No se hace imposición de costas.".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad HAYMARKET MEDICAL LIMITED, a través de su Procurador Sr. OLIVARES SANTIAGO, quien en su escrito de formalización del recurso, tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia por la que, estimándolo, se casara y anulara la recurrida manteniendo las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas dictadas en relación con la marca NUM000 "MIMS".-
No habiéndose personado la parte recurrida, mediante providencia de fecha 18 de abril de 2002, se acordó señalar para la votación y fallo de este recurso, el día 18 de julio siguiente, momento en el que han tenido lugar dichos actos procesales.-
La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 26 de Enero de 1.996, estimó el recurso contencioso administrativo que había sido interpuesto contra Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 6 de Julio de 1.992, confirmada en reposición por otra de 22 de Octubre de 1.993, que habían concedido la marca denominativa solicitada por el hoy recurrente en casación, número NUM000 " MIMS ", para distinguir productos de la Clase 16 del Nomenclátor internacional, y que había dejado reducido, con posterioridad, a " libros, publicaciones periódicas, revistas, diarios (periódicos), impresos; todos estos productos relacionados con la medicina, fármacos y drogas ", pese la oposición que había formulado, entre otras, la mercantil que ostentaba la titularidad de las marcas anteriores " MYN ", (con número 986.176), " MOTIVOS MYM ", (con número 988.708), " MUESTRAS MYN ", (con número 988.709), y 2 MUESTRARIO MYN ", (con número 988.710), para productos de idéntica Clase (la del 16 del Nomenclátor), " una publicación ".
La sentencia, como hemos dicho, estimó el recurso interpuesto por la titular de estas últimas marcas citadas y, para ello, tras exponer la normativa aplicable, la nueva Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas y el desarrollo jurisprudencial hecho con anterioridad a la misma en atención a lo dispuesto en el artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, estableció que " se advierte que entre " MIMS " y la nueva marca " MYM ", ( que se corresponde con el apellido de los solicitantes y cuyos productos amparados no son idénticos), existe un claro riesgo de confusión que intenta prevenir el artículo 124-1 E.P.I.. En efecto, el concepto de marca del artículo 1º de la Ley 32/88 se determina finalísticamente por ser un medio de distinguir unos determinados productos en el comercio; y se completa con la prohibición de los artículos 12 y ss de la Ley 32/88 de evitar la semejanza que produzca confusión. Y en el impuesto, ( sic), ahora debatido la indudable semejanza fonética unida a la coincidencia del ámbito aplicativo de los productos al amparo de dichas marcas, produce una confusión determinante de una incompatibilidad, por lo que procede la estimación del recurso ".
Con fundamento en el ordinal 4º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional de 1.956, en la redacción que le dio la Ley 10/1.992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, se articula un único motivo de casación por cuanto entiende la recurrente que la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 12.1 a), de la Ley de Marcas y la jurisprudencia interpretativa del mismo.
Si bien hay que comenzar señalando que dicha jurisprudencia al ser anterior a la promulgación de esta Ley, interpretaba el artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, coincidente, en términos generales, con el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas, pero con las diferencias que ahora matizaremos, por lo que no es del todo exacto lo que manifiesta la recurrente en el desarrollo del motivo, acerca de la equivalencia entre ambos preceptos y la procedencia de aplicar la jurisprudencia, sin más, desarrollada en torno a aquel precepto.
En efecto, el artículo 12.1.a) de la expresada Ley dispone que " no podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior ". Por tanto, coincide con el antiguo artículo 124.1º del Estatuto, en lo que se refiere a la prohibición de acceso al Registro de marcas semejantes fonética o gráficamente, e introduce dos elementos que constituyen una innovación: añade a aquellas la semejanza conceptual, y se refiere concretamente a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares, lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro de confusión en el mercado.
Así pues, tal como hemos dicho en la sentencia de 28 de Junio pasado, ( Rec. Cas. 3.111/1.996), ya reiterada en otras posteriores, para que proceda la prohibición han de concurrir las dos siguientes circunstancias acumulativas:
-
que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada.-
Ahora bien, puesto que en el caso de autos las marcas enfrentadas amparan productos de la Clase 16, lo determinante no es ya sólo establecer, si existe o no la semejanza fonética, gráfica o conceptual entre ellas, sino si esos productos que pretenden amparar se encuentran en aquella situación a que el propio precepto se refiere, de forma que, además, a consecuencia de ello se pueda inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación, aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, como también hemos dicho en esas sentencias, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable.
La sentencia de instancia, tal como hemos dejado señalado, efectúa la comparación apreciando la totalidad de los elementos concurrentes, y llega a la conclusión no sólo de la indudable semejanza fonética, sino también del ámbito aplicativo de los productos al amparo de dichas marcas, lo que produce confusión determinante de una incompatibilidad.
A partir de ahí, hemos de reiterar, como en otras muchas sentencias, que en sede de un recurso extraordinario de casación como es este, al Tribunal Supremo no le es posible alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, ni cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos, de ahí el escaso valor que en materia tan casuística como es esta el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia tiene escasa virtualidad, - sentencias del Tribunal Supremo de 22 de Marzo, 4 de Abril, 25 de Octubre, 12 de Diciembre de 2000, 11 de Julio de 2.001 y 30 de Abril de 2.002 y como más recientes las de 27 de Mayo y 3 y 10 de Junio del corriente año, entre otras muchas -, pues es difícil que en dos casos concurran las mismas e idénticas circunstancias, que sería el único supuesto del que habría de partir para acreditar que la decisión del Tribunal " a quo" ha de reputarse arbitraria o manifiestamente contraria al buen sentido.
De ahí que la apreciación de cualquiera de los factores, (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), que dan pie a la prohibición establecida en el artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, queda reservada, en cada caso concreto, a los Tribunales de Instancia, cuyo juicio al respecto, vistos los elementos de hecho y las pruebas practicadas no puede ser sustituido por el del Tribunal de Casación más que en aquellos supuestos concretos a que nos hemos referido, doctrina aplicable no sólo a la identidad y semejanza entre las marcas u otros signos distintivos, sino también al juicio de similitud de los productos que con ellos se trata de proteger; sin que a partir de ahí tenga transcendencia alguna, a los efectos que aquí interesan, el error de referencia que se hace al artículo 124.1 del Estatuto de la propiedad Industrial cuando es obvio que el precepto que analiza es el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas ni tampoco cuando cita como marca nueva, la que, en rigor es oponente, porque lo cierto es que el juicio comparativo lo hace acertadamente.
Por ello, llegando a la conclusión la sentencia de instancia de la incompatibilidad entre las marcas enfrentadas, incompatibilidad de la que hay que derivar que no es posible la convivencia en el mercado sin riesgo de confusión, no puede decirse que se haga una interpretación incorrecta del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Procede por todo ello la desestimación del recurso de casación interpuesto, lo que comporta la imposición de las costas del recurso al recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Declaramos no haber lugar y, por tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de HAYMARKET MEDICAL LIMITED, contra la sentencia dictada con fecha 26 de Enero de 1.996, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo número 913 de 1.993; con expresa imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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