STS, 4 de Diciembre de 2001
| Ponente | ALMAGRO NOSETE, JOSE |
| ECLI | ES:TS:2001:9496 |
| Número de Recurso | 2444/1996 |
| Procedimiento | CIVIL - 01 |
| Fecha de Resolución | 4 de Diciembre de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
D. JOSE ALMAGRO NOSETED. XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZD. FRANCISCO MARIN CASTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cuatro de Diciembre de dos mil uno.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Séptima, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número diez de Valencia, sobre infracción de derechos de propiedad industrial, cuyo recurso fue interpuesto por la entidad Edregar S.A. representada por la Procuradora de los tribunales Doña Mª Luz Albacar Medina, en el que es recurrida la entidad Joaquín Reina S.A. representada por el Procurador de los tribunales Don José Carlos Peñalver Garceran.
Ante el Juzgado de Primera Instancia número diez de Valencia, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de la entidad Edregar S.A. contra la entidad Joaquín Reina S.A., sobre infracción de derechos de propiedad industrial.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que: a) se declarara que la demandada infringe los derechos de propiedad industrial dimanantes del modelo de utilidad 90 03297 y del modelo industrial 123.471, condenándola a estar y pasar por esta declaración; b) se condenara a la demandada a cesar en la fabricación, comercialización y venta de las colchas fraudulentas; c) Se decretara el embargo y destrucción de colchas fraudulentas que se hallaren, así como toda clase de folletos, catálogos y publicidad de las mismas; d) Se condenara a la demandada a indemnizar a la actora en la cuantía de aquellos daños y perjuicios que se determinaran en ejecución de sentencia, sirviendo de bases para su determinación las reglas del artículo 66 de la Ley de patentes, a elección de la actora, e incluyendo el lucro cesante; e) se ordenara la publicación del fallo que recaiga en estos autos en un periódico de gran circulación de Valencia, a costa de la demandada; f) Se condenara a la demandada al pago de las costas procesales.
Admitida a trámite la demanda el demandado contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia declarando nulos los modelos de utilidad e industrial descritos en la demanda, absolviendo a la demandada de la demanda con imposición de costas a la parte actora.
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 18 de octubre de 1994, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando como estimo la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Elena Gil Bayo, en nombre y representación de Edregar S.A., asistida del Letrado Don Arturo Canela Giménez, contra Don Joaquín Reina S.A., representada en autos por la Procuradora Doña Mercedes Martínez Gómez, asistida del Letrado Don Javier Moreno Moya, debo declarar y declaro que la demandada infringe los derechos de propiedad de la actora dimanantes del modelo de utilidad 90.03297 y del modelo industrial 123.471 condenándole a pasar por esta declaración y al embargo y destrucción de las colchas fraudulentas que se hallaren, así como sus folletos, catálogos y publicidad. Le condeno asimismo a indemnizar a la actora de los daños y perjuicios que se determinen en ejecución de sentencia, sirviendo de bases para su determinación las reglas del artículo 66 de la Ley de Patentes, incluyendo el lucro cesante, a elección de la actora. Se ordena la publicación del fallo de esta sentencia en un periódico de gran circulación de Valencia. Se condena a la parte demandada al pago de las costas procesales causadas. Que debo desestimar y desestimo la reconvención implícita formulada por la demanda Joaquín Reina S.A. en cuanto su pretensión de que se declare la nulidad de los modelos de utilidad e industrial antes referidos como de titularidad de Edregar S.A., condenándole al pago de las costas procesales dimanantes de la reconvención desestimada".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Séptima, dictó sentencia con fecha 28 de febrero de 1996, cuyo fallo es como sigue: "Que estimando el recurso de apelación planteado contra la sentencia dictada en autos de juicio de menor cuantía número 467/93 por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia número diez de Valencia, debemos revocarla y la revocamos, y desestimando la demanda y estimando la reconvención, debemos declarar y declaramos no haber lugar a estimar las peticiones que contiene la demanda y absolvemos de estos a Joaquín Reina S.A., y establecemos que los modelos de utilidad nº 9003297 y 123.471, a favor de la actora en el Registro de la Propiedad Industrial, son nulos. Condenamos a Edregar, S.A. a pagar las costas de la primera instancia y declaramos no haber lugar a imponer de modo expreso las devengadas en esta alzada".
La Procuradora Doña Mª Luz Albacar Medina, en representación de la entidad Edregar S.A., formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:
Por la vía del número tres del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia infracción del artículo 359 del mismo cuerpo legal y de la jurisprudencia de esta Sala que lo interpreta.
Por la vía del número cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia infracción por inaplicación de los artículos 182, primer párrafo, y 169 del Estatuto de la Propiedad Industrial, así como la jurisprudencia de esta Sala que los interpreta.
Por la vía del número cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia infracción por aplicación indebida del artículo 153-a) de la Ley de Patentes, en relación con el artículo 4 del mismo cuerpo legal.
Por la vía del número cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia infracción por inaplicación del artículo 182, primer párrafo del Estatuto de la Propiedad Industrial y el artículo 143, número uno de la Ley de Patentes.
Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido para impugnación, el Procurador Sr. Peñalver Garceran en nombre de Joaquín Reina S.A., presentó escrito con oposición al mismo.
No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 27 de noviembre de 2001, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ ALMAGRO NOSETE
Rechazada la alegación preliminar de la parte recurrida acerca de la improcedencia de la admisión del presente recurso de casación, dado que, conforme al artículo 1687-1º b) de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la resolución es plenamente recurrible al resultar disconformes ambas sentencias de instancia, corresponde examinar el primer motivo del recurso que acusa la infracción del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil precedente (artículo 1.692-3º). A los fines de esclarecer la incongruencia que se aduce, debe precisarse que en la demanda se solicitaba entre otros extremos que se declarara que la "demandada infringe los derechos de propiedad industrial dimanantes del modelo de utilidad 9003297 y del modelo industrial 123.471"; en la contestación a la demanda se formuló como excepción "única" (considerada reconvención implícita por el órgano judicial y tramitada conforme a esta calificación) la nulidad tanto del modelo de utilidad número 9003297 como del modelo industrial número 123.471; la sentencia recurrida que desestima la demanda y estima la reconvención establece "que los modelos de utilidad número 9003297 y 123.471 a favor de la actora en el Registro de la Propiedad Industrial son nulos". Se observa, por tanto, una falta de concordancia entre lo pedido en reconvención y lo otorgado en la sentencia, pues se confunde el modelo industrial número 123.471, con un modelo de utilidad. Debe consignarse, asimismo, que pese a haber sido solicitada por la parte, la Audiencia denegó la aclaración de la sentencia.
En el desarrollo de la argumentación del expuesto motivo fundado en la incongruencia "puntual" que se detalla, la parte recurrente, en vez de contribuir al examen de este extremo, dedica sus esfuerzos, fuera del propio ámbito del motivo y de los criterios técnicos casacionales, a explicitar sus razones contra la declaración de nulidad del modelo de utilidad (declaración que encaja dentro de lo pedido y congruente, por tanto), mientras que soslaya la cuestión relativa al modelo industrial que sería, en todo caso, el causante de la posible incongruencia. Así pues, todas las argumentaciones referidas a la valoración de la prueba y a las razones de fondo por las que no debió declararse la nulidad del modelo de utilidad son inconducentes y, por ello, sobran. No obstante, la evidencia del error y su trascendencia obliga a sostener, en este punto, la incongruencia de la sentencia, máxime cuando no contribuyen a su aclaración los fundamentos de la sentencia por si se tratara de un simple error material.
La acogida del motivo que obliga a resolver en la instancia, convierte en ilustrativos a los demás motivos de casación que, desde esta perspectiva se consideran: a) El segundo motivo estima infringidos los artículos 182, primer párrafo y 169 del Estatuto de propiedad industrial. La remisión a estos dos preceptos no aclara por sí misma el problema planteado, pues, desde una perspectiva literal ya puesta de relieve, en su día, por la doctrina especializada, las definiciones que el artículo 169 proporciona, para distinguir los "modelos de utilidad" de los modelos "industriales", se mueven en el terreno de la abstracción, sin demasiadas precisiones, aunque siempre quepa obtener la conclusión respecto del modelo de utilidad que su fin no se agota en sí mismo sino en el resultado que produce, mientras que el modelo industrial se agota en razones de configuración u ornamentación. B) El tercero de los motivos denuncia la infracción del artículo 153 de la Ley de Patentes, en relación con el artículo cuarto (artículo 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y, en concreto, la aplicación al supuesto del modelo industrial, de causas de nulidad previstas para los modelos de utilidad. C) El cuarto motivo entiende vulnerados los artículos 182 primer párrafo del Estatuto de la propiedad industrial y el artículo 143-1 de la Ley de Patentes (artículo 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Se insiste en las características legales del modelo industrial y sus divergencias con el modelo de utilidad.
De acuerdo con las normas legales de aplicación, con las aportaciones de la interpretación doctrinal y los criterios jurisprudenciales al respecto, no cabe duda que, pese a las dificultades que existan para diferenciar ambos modelos, uno y otro, satisfacen necesidades distintas por lo que no se puede compartir la argumentación de la Sala de instancia en lo relativo a la parificación implícita que establece y, desde la que razona, al considerar sendos modelos. El modelo de utilidad responde a la noción ya descrita, en otras ocasiones, de "pequeño invento" o "mininvento", esto es, implica una innovación fruto del ingenio, consecuencia de una actividad inventiva que tiene una aplicación industrial, con menor impacto tecnológico, que la patente, pero siempre reportando una utilidad o ventaja. De aquí la "novedad", como exigencia de la Ley para obtener la calificación de "modelo de utilidad". A la falta de novedad del modelo de utilidad declarado nulo por la sentencia recurrida se refiere ésta, al valorar y aceptar, al menos en este extremo, la prueba pericial, en punto a que el mismo no aporta "invención", de cuyo elemento fáctico debe concluirse que es conforme a Derecho la declaración de nulidad del modelo de utilidad sobre la colcha, registrado a favor de Edregar S.A. (número 9003297). El modelo industrial no consiste, sin embargo, en una invención que trascienda a un resultado utilitario, derivado directamente del mismo, sino que se manifiesta en la creación artística o estética de una forma, de una "presentación", original en su planteamiento, pero sin otra utilidad directa que la ornamental. Por ello, no cabe confundir la novedad e invención exigible al "modelo de utilidad", con las condiciones que permiten la validez de un modelo industrial. La sentencia de instancia confunde ambos conceptos cuando dice que no puede ser protegible el modelo "ante la falta de novedad e invención, salvo en lo estético, de las colchas de la actora". Su confusión resulta clara al examinar la totalidad del párrafo: "pues el modelo de utilidad industrial viene definido, esencialmente, con una invención que se manifiestan en una forma; las novedades de la colcha de la actora no son susceptibles de ser protegidas como modelo de utilidad industrial y, además, las reivindicaciones de ambos modelos no aportan regla inventiva nueva, ya que son conocidas y, más bien, se trata de creación estética, y no invención esencial, y la colcha "Stefanie" estaba en el conocimiento o estado de la técnica cuando se concedió el modelo registral". Basta, en efecto, con la novedad de creación estética que reconoce la sentencia recurrida para estimar que no ha debido declararse la nulidad del modelo industrial número 123.471.
Las costas de primera instancia serán satisfechas por cada parte las causadas a su instancia, igual que las de segunda instancia. También las del presente recurso serán satisfechas por cada parte las suyas (artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad Edregar S.A. contra la sentencia de fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Séptima, en autos, juicio de menor cuantía número 467/93 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número diez de Valencia por la entidad recurrente contra la entidad Joaquín Reina S.A., y, en consecuencia, mandamos anular parcialmente la sentencia recurrida y, en su lugar, estimando en parte la demanda y, en parte la reconvención, declaramos la nulidad del modelo de utilidad número 9.003.297, inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial a favor de la actora y, asimismo, declaramos que la demandada infringe los derechos de propiedad de la actora dimanantes del modelo industrial 123.471 condenándole a pasar por esta declaración y al embargo y destrucción de las colchas fraudulentas que se hallaren, así como sus folletos, catálogos y publicidad. Condenamos, también, a indemnizar a la actora de los daños y perjuicios que se determinen en ejecución de sentencia, sirviendo de bases para su determinación las reglas del artículo 66 de la Ley de Patentes, incluyendo el lucro cesante, a elección de la actora. Se ordena la publicación del fallo de esta sentencia en un periódico de gran circulación de Valencia. Las costas de primera instancia serán satisfechas por cada parte las causadas a su instancia, igual que las de segunda instancia. También las del presente recurso serán satisfechas por cada parte las suyas. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- JOSE ALMAGRO NOSETE.- XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ.- FRANCISCO MARIN CASTAN.- RUBRICADOS. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Almagro Nosete, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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