STS, 5 de Febrero de 2006

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad CONSUM S. COOP. LTDA., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de junio de 1999, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra otra de 21 de septiembre de 1998, que concedió la inscripción de la marca mixta nº 2.110.267 "CC CHARTER CLUB", para designar productos de la clase 25ª del Nomenclátor internacional.

Razona el Tribunal de instancia para fundamentar su fallo que:

"El art. 12.1.a) de la Ley de Marcas , establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su entidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior. La función principal perseguida por el Registro es doble, de un lado proteger los intereses del titular de la marca inscrita, y de otro, garantizar que la semejanza o entidad de marcas no genere confusión o desconcierto en el mercado.

La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, entre otras sentencias, las de 16 de mayo del 94 y 25 de junio del 96 , ha establecido que en una materia tan casuística como la de las marcas, es difícil que en dos casos existan casos coincidentes. Es preciso llevar a cabo un análisis concreto de cada caso, evitando el peligro de extrapolar criterios jurídicos, que si bien son válidos para un determinado supuesto de hecho, podrían quedar totalmente desvirtuados si pretendieran ser aplicados a otro distinto.

[...] Si esta acertada doctrina del Tribunal Supremo es de evidente utilidad, que hay otras que ha sentado soluciones que resulta de especial aplicación a supuestos como el que aquí se discute.

Quizás, el más importante es el destacado por la sentencia del T.S. de 27 de noviembre de 1997 (RJ 1997/864 ) en el sentido de que no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad si no solamente aquella que es susceptible de producir error o confusión. Como ha señalado en la de 25-9-97 "Entre los diversos criterios jurisprudenciales utilizables para juzgar la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, SSTS 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio 1974 entre otras, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.

[...] Nos encontramos ante una pura cuestión de apreciación en que se pretende que la Sala valore si entre las dos marcas implicadas existen diferencias como para poder determinar su compatibilidad en el sector.

Por el casuismo de la materia, que de jurídico tiene poco en cuanto se trata de la apreciación del sonido, fonética o gráfica de las marcas enfrentadas, ofrece extrema dificultad de resolución en el intento de para evitar caer en apreciaciones que pudieran parecer arbitrarias. Pues bien, en el presente supuesto observamos que existen dos diferencias tanto fonéticas como gráficas que evitan el riesgo de confusión que pretende preservar el art. 12 de la Ley de Marcas . Pese a la coincidencia en la palabra "CHARTER" el resto de las marcas enfrentadas es notoriamente diferente; diferencia que se acrecienta si atendemos al elemento gráfico que compone la marca concedida, que a modo de sello incluye dentro de dos elipses concéntricas dos "ces" interpuestas, con la palabra CHARTER en la banda superior, y la palabra CLUB en la inferior.

Esta apreciación en conjunto hace que las marcas enfrentadas resulten compatible en el mercado, excluyendo todo riesgo de confusión entre el público"

.

Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 10 de diciembre de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la recurrente (CONSUM S. COOP. LTDA.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 21 de enero de 2003, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia por incongruencia omisiva de alegaciones y circunstancias fundamentales de la demanda, de acuerdo con el art. 208 de la LEC .

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, infracción del art. 12.1 de la Ley de Marcas , y la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate (en concreto respecto de la identidad en el término característico de las denominaciones confrontadas, de la identidad existente entre los servicios designados para valorar la incompatibilidad entre las dos marcas, identidad aplicativa y riesgo de confusión).

Terminando por suplicar dicte sentencia por la que se case y anule la sentencia nº 2241, anulando la concesión de la marca nacional nº 2.110.267/8 denominada "CC CHARTER CLUB" (mixta), solicitada por la entidad mercantil FEDERATE DEPARTMENT STORES, INC., todo ello con arreglo a los motivos expresados en el presente recurso.

Por providencia de la Sala, de fecha 30 de enero de 2003, y antes de admitir a trámite el presente recurso, se da traslado a la parte recurrente respecto de la inadmisión del recurso interpuesto aducido por la Entidad FEDERATED DEPARTMENT STORES, INC., siendo evacuado el trámite de alegaciones por la parte recurrente mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2004, en el que manifiesta se sirva admitir el recurso de casación interpuesto y en su día dictar sentencia de conformidad con el escrito de formalización del recurso.

Por auto de fecha 10 de febrero de 2005 , la Sala acuerda admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por providencia de 4 de abril de 2005 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (FEDERATED DEPARTMENT STORES, INC. y ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 17 y 24 de mayo de 2005 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

Por providencia de fecha 11 de octubre de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 31 de enero de 2006, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala

La Oficina Española de Patentes y Marcas concedió la marca gráfico-denominativa nº 2.110.267 CC CHARTER CLUB, de la clase 25, para "vestidos calzados (excepto ortopédicos), sombrerería", pese a la oposición de la marca nº 1.329.590 DISCOUNT-CHATER de la misma clase para "prendas confeccionadas para señora, caballero y niños, tanto interiores como exteriores en tejidos y en géneros de punto; calzados con excepción de los ortopédicos".

Contra esta resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo por la titular de la marca opositora, que fue desestimado por la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al considerar que existen dos diferencias tanto fonéticas como gráficas que evitan el riesgo de confusión que pretende preservar el artículo 12 de la Ley de Marcas , pues pese a la coincidencia de la palabra CHARTER el resto de las marcas enfrentadas es notoriamente diferente, acrecentado por el elemento gráfico que a modo de sello incluye dentro de dos elipses concéntricas dos "ces" interpuestas con la palabra CHARTER en la banda superior, y la palabra CLUB en la inferior, lo que hace que las marcas resulten compatibles en el mercado, excluyendo todo riesgo de confusión entre el público.

Se ha interpuesto recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

El primer motivo de casación la formula el recurrente por entender que la sentencia ha quebrantado sus normas reguladoras, incurriendo en incongruencia y falta de motivación por no haberse pronunciado sobre alegaciones formuladas en la demanda sobre la identidad de los productos protegidos por las denominaciones enfrentadas, por no entrar a valorar las alegaciones sobre semejanza fonética y gráfica de las marcas, y no examinar el aprovechamiento de la notoriedad de la marca opuesta.

El motivo debe rechazar en su triple formulación. En primer lugar, al examinar el supuesto desde la perspectiva del artículo 12, hay que entender implícito que la prohibición en el establecida no opera, aunque se trate de productos similares o idénticos, cuando la semejanza entre los términos no se da, de tal forma que si la Sala de instancia llega a la conclusión de que no existía la indicada semejanza, era innecesario entrar a examinar la similitud de productos. En segundo término, la sentencia contiene una motivación en relación con la comparación de los términos y gráficos, que aunque no sea extensa hay que considerar suficiente a los efectos de entender cumplido el requisito de la motivación. Y, en último término, esta Sala ya ha dicho con reiteración -sentencias de 9 de diciembre de 1996 y 18 de diciembre de 2003 , entre otras- que apreciada la falta de semejanza entre las marcas, se entiende implícito el rechazo del motivo relativo a la notoriedad, pues el consumidor logrará distinguir las marcas aunque una de ellas tenga fama en el sector comercial de que se trate.

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia - sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

Esta Sala en su sentencia de 8 de junio de 2005 ha resuelto la confrontación entre los dos signos en litigio, aunque referidas a otras marcas para otros campos aplicativos. En esa sentencia se dijo:

[...] "El motivo no puede ser acogido, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada. Hemos afirmado que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas , no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohibe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

A partir de estas premisas, no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia. La visión de conjunto de uno y otro signos enfrentados puede llevar a la Sala de instancia -y antes, al organismo registral- a la convicción razonable de que presentan disparidades fonéticas bastantes como para excluir el riesgo de confusión en los consumidores, conclusión que corrobora el hecho de que de los tres términos que integran el nuevo signo, sólo existe la coincidencia denominativa en uno ("charter") respecto del signo precedente, teniendo el resto la suficiente capacidad individualizadora respecto de éste. Si a ello se añade la diferenciación gráfica innegable, la decisión final tanto de la Oficina Española de Patentes y Marcas como del propio tribunal sentenciador en absoluto puede calificarse de irrazonable o arbitraria".

Con base en todo ellos procede rechazar el motivo de casación, pues los presupuestos son iguales en ambos casos, debiendo únicamente añadirse que el peligro de dilución a que se refiere no se producirá, pues, a parte de no haberse acreditado la notoriedad en que se apoya el recurrente para defender su marca, los elementos diferenciadores entre ambos signos impedirá dicho aprovechamiento de la marca notoria, al poder los consumidores diferenciarla de la que no lo es.

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional , procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,