STS, 11 de Mayo de 2006

"Justerini & Brooks Ltd." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1661/1999 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de noviembre de 1998, confirmado por el de 13 de julio de 1999, de concesión de la marca número 2.139.227, "Verderola sin alcohol Job" (mixta).

En su escrito de demanda, de 12 de junio de 2002, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se estimando el presente recurso anule la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se concedía la marca Española nº 2.139.227 'Verderola sin alcohol Job' (mixta) para los productos de la Clase 32 del nomenclátor internacional, y la resolución de la misma oficina de 13 de julio de 1999 por la que se desestimaba expresamente el recurso ordinario interpuesto por mi representada contra la primera resolución, dictando en su lugar otra resolución por la que se deniegue la marca española nº 2.139.227 'Verderola sin alcohol Job' (mixta) para los concretos productos de la clase 32 para los que fue solicitada". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 16 de julio de 2002, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el recurso en su totalidad".

D. Luis Miguel contestó igualmente a la demanda con fecha 17 de septiembre de 2002 y suplicó sentencia "en la que, con desestimación de la demanda, confirme la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de julio de 1999 y se conceda definitivamente la inscripción de la marca nº 2.139.227 Verderola sin alcohol Job, mixta, en clase 32, a favor de mi representado, Don Luis Miguel". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 26 de septiembre de 2002 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 21 de junio de 2003 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad Justerini & Brooks Ltd. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de noviembre de 1998 y 13 de julio de 1999, actos administrativos que declaramos conforme a Derecho y confirmamos, sin expresa imposición de las costas procesales".

Con fecha 15 de octubre de 2003 "Justerini & Brooks Limited" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 8182/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , "por inaplicación de los principios de igualdad ante la Ley (art. 14 C.E .) en relación con la vinculación al precedente administrativo, seguridad jurídica (artículo 9.3 C.E .) y cosa juzgada administrativa (art. 222 LEC ), así como de la jurisprudencia [...]".

"infracción de las normas reguladoras de la sentencia [ artículo 88 nº 1, letra c) de la Ley Jurisdiccional ]".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

D. Luis Miguel se opuso igualmente al recurso y suplicó sentencia que confirme íntegramente la recurrida con imposición al recurrente de las costas.

Por providencia de 1 de febrero de 2006 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 3 de mayo siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 21 de junio de 2003 , desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Justerini & Brooks Ltd." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca mixta número 2.139.227 para distinguir productos de la clase 32 del Nomenclátor Internacional, en concreto "bebida refrescante".

A la inscripción de la marca número 2.139.227, solicitada por D. Luis Miguel, se había opuesto "Justerini & Brooks Ltd." en cuanto titular de la marca número 1.326.906/2, "J&B", que ampara productos de la clase 33, en concreto "whisky escocés".

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados 'Verderola sin alcohol Job' (mixto) y marca 1.326.906 'J&B' (mixto), suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, por cuanto que en las marcas constituidas por letras del alfabeto y gráficos éstos tienen una relevante importancia diferenciadora, que viene marcada por el diseño de una manzana en la misma marca solicitada dentro de un conjunto de gran variedad cromática, siendo además relevante el vocablo distintivo 'Verderola' que otorga carácter singularizador por sí solo.

Por otra parte, el solicitante de la presente marca es también titular de la marca internacional 275.247 A 'Job' en la clase 32 y de la marca nacional 682.925 'JB' con gráfico, ambas prioritarias a la oponente 1.326.906 'J&B' mixta, que permiten la correcta concesión de la actualmente pretendida".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"[...] En el caso que nos ocupa se afirma por la recurrente la denegación anterior de la marca 'JB Verderola Manzana Verde' y tal es el término de comparación para sostener la infracción de aquel principio al concederse el registro a la marca que aquí se impugna 'Verderola sin alcohol JOB'. Pues bien, no es válido el citado término de comparación porque las marcas son distintas, perfectamente distinguibles, lo que hace posible jurídicamente que se hubiera denegado la primera, y sea admitida la segunda. De idéntica forma, tampoco se puede invocar la vulneración de los actos propios por la Oficina registral, ya que falta la identidad de las situaciones por lo antes dicho. Por todo ello debe n rechazarse las alegaciones de la demanda.

Aunque ciertamente, como se afirma por la codemandada, la actora no formula en su demanda una argumentación concreta y decidida, sobre la revocación de la marca a la que se opone, con cita del art. 12.1.1) de la Ley 32/1988 , realmente subyace en sus pretensiones su oposición radical a la concesión registral, aunque la argumentación de la demanda fuera dirigida por otros derroteros jurídicos, que antes hemos resuelto, por lo que a fin de dar una respuesta procesal en profundidad al tema que se plantea debemos determinar si entre la marca a la que se concedió el registro, con la denominación Verderola sin alcohol JOB' y la preexistente J&B existe la incompatibilidad que previene conforme se ha dicho el ya mencionado art. 12.1.a) de la ley de Marcas , y para resolver dicha cuestión, deben tomarse en consideración dos factores, a tenor del precepto expuesto. Por un lado la posible identidad o semejanza gráfica o conceptual y fonética que amparan los signos enfrentados son de idéntica o similar naturaleza, coinciden en su comercialización y aplicación o sirven para finalidades complementarias o bien relacionadas, puesto que el riesgo para el consumidor aumenta progresivamente cuanto menos diferencias existen entre los productos distinguidos por cada marca.

[...] Aplicando a la comparación de las marcas en conflicto aquellos criterios, y teniendo en cuenta su total e íntegra denominación, se aprecia una absoluta distinción denominativa entre 'Verderola sin alcohol Job' y 'J&B' opuesta, al igual que desde el punto de vista verbal o fonético, con audición realmente muy diferente. Así, pues, en el criterio de la Sala ambas marcas son diferenciables y perfectamente compatibles para convivir en el mercado sin riesgo alguno para los consumidores, por lo que procede la desestimación de este recurso también por este motivo."

Como bien destaca la defensa del señor Luis Miguel, se da la paradoja de que la recurrente no impugna en casación la parte de la sentencia en que se declaran compatibles las dos marcas propiamente enfrentadas en el litigio (esto es, la aspirante número 2.139.227 y la prioritaria número 1.326.906, "J&B", opuesta por "Justerini and Brooks, Ltd.") por no apreciar la Sala de instancia que entre ambas existieran las circunstancias determinantes de la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

Los argumentos del tribunal de instancia en cuya virtud se decide la compatibilidad de ambos signos no son, en efecto, sometidos a crítica ni en el recurso de casación se aduce como infringido el citado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas . No han quedado desvirtuadas, pues, las razones que determinaron, como causa principal, el rechazo jurisdiccional de la pretensión actora.

Dicho recurso de casación versa en exclusiva sobre la supuesta identidad entre la marca ahora solicitada y admitida a registro número 2.139.227 con otra marca anterior, la número 1.995.374, que, solicitada asimismo por el titular de aquélla Don Luis Miguel en 1995, fue rechazada por el organismo registral el 1 de diciembre de 1997. La Sala de instancia desestimó, en el fundamento de derecho antes transcrito, que tal precedente administrativo fuera vinculante y es esta parte de la sentencia la que realmente se somete a la censura de la casación.

Invirtiendo los términos en que se plantean hemos de analizar en primer lugar el motivo interpuesto al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional dado su carácter formal, eventualmente obstativo a la resolución de fondo. Denuncia en él la compañía demandante una supuesta "infracción de las normas reguladoras de la sentencia" sin que llegue a precisar qué precepto de tal naturaleza habría sido vulnerado por el Tribunal de instancia, lo que de suyo bastaría para que no pudiera prosperar.

En el breve desarrollo de este motivo afirma que "la Sala a quo fundamenta su fallo en una doble y errónea apreciación" al cotejar los signos enfrentados en un litigio precedente con los que son objeto del actual y al considerar que "dichos signos son distintos y distinguibles, pese a diferenciarse uno del otro tan sólo en la presencia en uno de ellos del término genérico que denomina el producto al que el signo se va a aplicar, 'Manzana Verde', careciendo además dicho término de carga diferencial o distintiva alguna según constante jurisprudencia. Y, al proceder así la Sala, incurre en la infracción que se denuncia y en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a obtener una resolución motivada, como tiene establecido el Tribunal Constitucional de manera reiterada [...]".

El motivo debe ser rechazado. En primer lugar, el supuesto error de apreciación se refiere a la comparación entre la marca ahora impugnada (número 2.139.227) y la marca número 1.995.374 que fue objeto de una denegación administrativa anterior. Según ya hemos dicho, no se discute propiamente el análisis comparativo entre la marca impugnada número 2.139.227 y la marca prioritaria "J&B" número 1.326.906/2, opuesta como obstaculizante por la sociedad actora. Cualquiera que fuera la importancia de aquel error, no cambiaría la decisión del presente litigio porque subsistiría en casación, en todo caso, la parte de la sentencia no impugnada y porque, como a continuación diremos, los órganos judiciales no están vinculados por los precedentes administrativos.

En segundo lugar, la comparación realizada por el tribunal de instancia en el segundo de los fundamentos jurídicos de su sentencia, que le lleva a afirmar la existencia de diferencias respecto del precedente administrativo, no es errónea. La marca mixta denegada en su día por la Oficina Española de Patentes y Marcas (número 1.995.374) incorporaba la leyenda "manzana verde" que la actual número 2.139.227 omite, circunstancia ésta que la propia recurrente se ve obligada a reconocer. Ello implica, por sí sólo, una cierta diferenciación, bastante para excluir que la decisión administrativa precedente, respecto de una marca distinta, vincule indefectiblemente a la ulterior.

Por último, la parte recurrente introduce consideraciones improcedentes en un motivo de casación invocado al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , pues se refieren al juicio de fondo y no a la actividad procesal previa. Incluso en el supuesto de que la Sala hubiera errado en sus apreciaciones sobre la comparación entre dos marcas y la aplicación de la norma materialmente utilizada para resolver el litigio, no por ello infringiría ninguna de las normas reguladoras de la sentencia. Por el contrario, las consideraciones del tribunal de instancia antes transcritas evidencian que ha dado respuesta motivada a las pretensiones actoras, desestimándolas tras analizar de modo congruente las alegaciones de la demandante. La discrepancia de ésta con dichas apreciaciones, que es en definitiva el contenido de esta parte del recurso de casación, no es razón suficiente para basar la censura de quebrantamiento de las formas esenciales del juicio.

En el motivo de casación deducido al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , primero en el orden del escrito de interposición, denuncia la recurrente la "inaplicación de los principios de igualdad ante la Ley (art. 14 C.E .) en relación con la vinculación al precedente administrativo, seguridad jurídica (artículo 9.3 C.E .) y cosa juzgada administrativa (art. 222 LEC ), así como de la jurisprudencia que los interpreta; de la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo dictada en conflictos marcarios que establece la falta de distintividad de los términos genéricos y su no consideración a los efectos de comparación entre signos distintivos y de la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo que establece el axioma 'venire contra factum propium non valet'."

Tanto en el enunciado como en el desarrollo del motivo se mezclan cuestiones heterogéneas que, en buena técnica procesal, hubieran debido tratarse por separado. La primera de ellas se refiere, una vez más, a la denegación de la marca 1.995.374. La tesis de la recurrente fue en la instancia, y vuelve a ser ahora reiterada, que dicho precedente contiene "idénticos" elementos que el ahora debatido y que resultaba vinculante. En consecuencia, a su juicio, la decisión impugnada en el presente litigio, al no respetarlo, vulnera los principios antes referidos (igualdad ante la ley, seguridad jurídica, cosa juzgada precedente).

El motivo así planteado no puede prosperar y debemos, por el contrario, confirmar las consideraciones de la sentencia de instancia al respecto. En primer lugar, como bien alega el Abogado del Estado y ya hemos afirmado, simplemente no existe identidad entre la marca número 1.995.374 y la marca número 2.139.227, por lo que la "premisa de [...] identidad denominativa en el caso que se analiza no concurre. La Oficina de Patentes operó en uno y otro caso sobre las realidades bien distintas". Faltando la premisa, decae el resto del argumento en ella sustentado pues, aun existiendo parecidos entre las dos marcas antes reseñadas, existen igualmente elementos diferenciadores que bastan para excluir, en sentido objetivo, la identidad de circunstancias.

En segundo lugar, aun cuando existiera identidad de signos, que no concurre, la Sala de instancia no tendría por qué haber anulado necesariamente la segunda de las decisiones administrativas, esto es, la ahora impugnada, por el mero hecho de que fuera contraria a la precedente de 1997 (respecto de la cual, por cierto, su solicitante aduce que fue ilegal aun cuando no la recurriera en su momento). Acertadamente alega la parte correcurrida que el tribunal de instancia podía confirmar, si la encontraba ajustada a derecho en virtud de sus propios méritos, la decisión adoptada respecto de la marca número 2.139.227, cualquiera que fueran las decisiones administrativas previas en otras solicitudes, pues no se encontraba vinculado por el precedente administrativo. Cita a estos efectos la consolidada doctrina jurisprudencial a tenor de la cual en esta materia no opera "con plena virtualidad el precedente administrativo que, por sí, no vincula a la jurisdicción".

En conclusión, el tribunal de instancia no ha vulnerado en su sentencia los principios jurídicos cuya infracción le reprocha la sociedad recurrente en la primera parte de su primer motivo de casación.

La segunda parte del primer motivo de casación vuelve a incidir en el análisis comparativo de la marca número 1.995.374 (denegada en 1997) con la marca número 2.139.227 para redundar en la conclusión de que eran idénticas y que el rechazo de la primera constituye un precedente administrativo vinculante respecto de la segunda.

Sostiene en esta parte del motivo la sociedad recurrente que la leyenda "Manzana Verde" incorporada a la marca primera y omitida en la segunda está compuesta de "términos genéricos" que suponen tanto como "la designación misma del producto". Afirma que dichos términos no pueden ser tomados en cuenta a los efectos de comparación entre signos distintivos, según la jurisprudencia que cita, referida a signos que nada tienen que ver con los que nos ocupan.

Tampoco esta parte del primer motivo puede ser estimada. De nuevo hemos de repetir que el presente proceso no tiene por objeto valorar la denegación de la marca número 1.995.374 y que la decisión administrativa recaída en 1997 sobre ella no es pauta de obligado cumplimiento para el órgano jurisdiccional al resolver sobre otra marca ulterior que, además, incorpora una leyenda ausente de la previa. Si esta leyenda contiene o no elementos más o menos genéricos (lo cual ni siquiera puede admitirse en el caso de autos, pues la expresión "manzana verde" de suyo no es descriptiva de las cualidades de una bebida refrescante ni supone "la designación misma del producto") resulta ser, pues, una cuestión accidental que en ningún caso determinaría la decisión final del litigio.

Procede, pues, la desestimación de ambos motivos y del recurso de casación en su integridad con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español