STS, 29 de Mayo de 2014
| Ponente | MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH |
| ECLI | ES:TS:2014:2199 |
| Número de Recurso | 4389/2012 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 29 de Mayo de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Mayo de dos mil catorce.
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación número 4389/2012, interpuesto por la Procuradora Dª Francisca Amores Zambrano en representación de BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG, contra la sentencia de 20 de septiembre de 2012, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 736/08 en materia de Marcas. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
El recurso contencioso-administrativo núm. 526/2009, planteado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fué interpuesta por la mercantil Boehringer Ingelheim Pharma, GMBH & CO.KG, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 5 de mayo de 2009, desestimatoria del recurso de alzada frente a resolución de 11 de febrero de 2009 que había concedido el registro de la marca denominativa nº 2.824.338, RESPIMAX, para la clase 5, a la mercantil solicitante Tiedra Farmacéutica SL, y que justificaba en los siguientes motivos:
Se considera que puede convivir con las marcas opositoras M1.181.946 RESPIBIEN CINFA (mixta), clase 5 y A2.464.741 RESPIBIEN, clases 5 y 10, por diferencias denominativas.
No se tienen en cuenta las marcas opositoras M2.459.660 EPILMAX, clase 5 y A746.115 RESPIMAT, clases 5 y 10, por diferencias denominativas.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó Sentencia de fecha 20 de septiembre de 2012 , en cuya parte dispositiva se dice:
FALLAMOS: Que desestimamos el recurso interpuesto por el "BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO, KG" contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución y sin pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales.
Contra la referida sentencia, el representante legal de Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & CO.KG, manifestó ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid su intención de interponer recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por preparado y al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de la mencionada compañía, compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 15 de enero de 2013, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expusó los dos siguientes motivos:
Primero.- al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, denunciándose la incongruencia interna y omisiva de la sentencia, que está afectada por un grave error al evaluar el riesgo de confusión de la marca impugnada con una marca ajena al procedimiento contencioso-administrativo. La oposición al registro de marca núm.2.824.338 RESPIMAX, se basó en la marca comunitaria núm.746.115 RESPIMAT a nombre de Boehringer Ingelheim, por lo tanto la sentencia omite el juicio comparativo planteado sobre los distintivos RESPIMAX y RESPIMAT, y sin embargo tiene en consideración otra marca española núm. 275660 EPILMAX titularidad de Cantabría Pharma SL que no constituye el objeto del presente procedimiento.
Segundo.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate: Art.6.1.b) de la ley de Marcas y la jurisprudencia aplicable al mismo ya que la sentencia ha identificado de forma errónea la marca oponente, tomando en consideración otro distintivo (EPILMAX) ajeno al presente procedimiento, circunstancia que ha influido decisivamente en el proceso comparativo, viciándolo y dando lugar a un resultado inadecuado al conflicto planteado entre los distintivos RESPIMAX y RESPIMAT.
Y termina suplicando dicte sentencia estimando el recurso de casación, casando la sentencia recurrida y dictando en su lugar otra estimatoria en todas sus partes del recurso contencioso-administrativo, declarando nula y sin ningún valor ni efecto la resolución administrativa de la OEPM recurrida, que concedió la solicitud de marca núm. 2.824.338 RESPIMAX, por no hallarse ajustados a derecho y declarando la procedente denegación de la marca núm.2.824.338 RESPIMAX, ordenándolo así para su cumplimiento ante el mencionado organismo, con interposición de las costas procesales a la Administración demandada.
Mediante Providencia de 3 de junio de 2013 la Sala acordó declarar la admisión del recurso de casación interpuesto por la entidad Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & CO. KG.
Dado traslado a la parte recurrida para que formalizara oposición, mediante escrito de 26 de julio de 2013, el Abogado del Estado, se oponía al recurso de casación y suplicaba, dicte sentencia por la que, con desestimación del recurso confirme la que en el mismo se impugna y se impongan las costas causadas a la parte recurrente.
quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 27 de mayo de 2014, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala
- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 20 de septiembre de 2012 , desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Boehringer Indelheim Pharma GMBH & CO, KG" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de Mayo de 2009, en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.824.338-2, "RESPIMAX", para distinguir productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional, en concreto "productos farmacéuticos".
A la inscripción de la marca número 2.824.338, "RESPIMAX" solicitada por Tiedra Famacéutica SL, se había opuesto, entre otras, "Boehringer Indelheim Pharma GMBH & CO, KG" en cuanto titular de la marca número 746.115 "RESPIMAT"; y Cantabria Pharma SA como titular de la marca número 2.759.660-5 "EPILMAX", que amparan, ambas, productos farmacéuticos.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no concurrían en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 de la Ley de Marcas , por existir entre los distintivos enfrentados "RESPIMAX" y sus oponentes "RESPIMAT" y "EPILMAX" suficientes diferencias denominativas y al ser suficientemente desemejantes para excluir el riesgo de confusión en el mercado.
Las consideraciones expresadas por la Oficina de Patentes son las siguientes :
Que, para concluir la presencia o no del riesgo de error incompatibilizador, con independencia de la proximidad aplicativa que pueda existir, es absolutamente necesario, como primer paso, establecer un examen comparativo entre sus distintivos, y hacerlo desde una perspectiva estructural, o de conjunto, si bien teniendo en cuenta el o los elementos predominantes dentro del mismo. Así, podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala 3, de 4 de julio de 2007 , que dice: "...la jurisprudencia de esta Sala requiere que la comparación entre marcas en litigio se haga fundamentalmente atendiendo a la impresión unitaria y de conjunto de los signos, sin descomposiciones artificiosas o arbitrarias de los mismos. Y sí bien es posible y necesario atender al distinto peso y relevancia de los distintos elementos que los integran, dicha ponderación debe hacerse sin perder de vista el efecto unitario de las marcas a comparar sobre los consumidores, esto es, sin dejar de tener en cuenta el resto de elementos..." Y llevando este criterio al caso que nos ocupa, vemos que, aún con la relación aplicativa que aquí se dá, los distintivos enfrentados, "RESPIMAX", el de la solicitada, y "RESPIMAT", el de la prioritaria, en los que el prefijo compartido RESPI parece ser alusivo al principio activo de multitud de productos referidos a la mejora de la actividad respiratoria, y, por ello, de escasa singularidad, son suficientemente desemejantes para alejar la aplicación de la prohibición citada.
Y las razones por las que el Tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo fueron las siguientes:
[...] Analizando pues en concreto las denominaciones enfrentadas "RESPIMAX" y "EPILMAX" entiende la Sala que se trata de denominaciones totalmente diferentes a pesar de que compartan la última sílaba, ya que la marca impugnada hace además referencia a una función fisiológica cual es la de respirar que le dota de individualidad y distintividad propias frente a la marca prioritaria que carece de contenido semántico. Estando además ambas marcas destinadas a la venta en farmacias y a profesionales de la medicina, éstos tienen una espacial cualificación para distinguir las denominaciones de los productos que gestionan cada día y que llegan a conocer perfectamente. Por tanto, a pesar de que los campos aplicativos de ambas son parcialmente coincidentes, no concurre la doble identidad exigida por la actual Ley de Marcas para que pueda operar la prohibición genérica de inscripción que hemos descrito en el fundamento de derecho anterior. Procede en consecuencia, la desestimación del recurso.
La sociedad mercantil Boeringer formula el presente recurso de casación compuesto de tres motivos. En el primero de ellos, que se funda en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , denuncia que la sentencia impugnada incurre en incongruencia interna y omisiva, al estar afectada por un grave error al evaluar el riesgo de confusión de la marca impugnada con una marca ajena al recurso contencioso administrativo. La sentencia impugnada no resuelve el riesgo de confusión entre las marcas objeto de litigio: "RESPIMAX " y "RESPIMAT", por el contrario, deja la controversia sin resolver y toma por objeto el análisis comparativo con otra marca "EPILMAX", titularidad de Cantabria Pharma ajena al procedimiento contencioso. Y concluye que se da la incongruencia omisiva al no resolver la Sala los riesgos de confusión entre "RESPIMAX" y "RESPIMAT" que son los realmente planteados en el litigio.
El motivo va a ser estimado. En primer lugar, las consideraciones del Tribunal de instancia sobre el riesgo de confusión de las marcas se hacen sobre la comparación de "RESPIMAX" y "EPILMAX" como se desprende de lo razonado en el fundamento jurídico tercero de la sentencia. En dicho fundamento jurídico se hace el contraste de tales vocablos y se descarta el riesgo de confusión a partir de las diferencias fonéticas advertidas entre dichos signos pero obviando que el objeto de la impugnación y la incompatibilidad sobre la que se razona a lo largo de la demanda y sobre la que se articulaba la pretensión impugnatoria era lógicamente en relación con la marca titularidad de la recurrente, esto es, con la número 746.115, "RESPIMAX", cuyo análisis y estudio se silencia totalmente en la sentencia.
Bajo este erróneo enfoque la Sala de instancia ha emitido su sentencia desestimatoria que incurre en una doble incongruencia: extrapetita , al pronunciarse sobre una cuestión no suscitada por las partes procesales, y en incongruencia omisiva , al dejar imprejuzgada la verdadera cuestión suscitada en el proceso, la incompatibilidad entre la nueva marca concedida "RESPIMAX" con la precedente marca, titularidad de la sociedad mercantil recurrente, "RESPIMAT" sobre la que nada se dice.
El motivo debe ser acogido pues la argumentación ofrecida por el Tribunal de instancia en el fundamento de derecho que hemos transcrito no dio respuesta, al menos, a los motivos de impugnación que la parte demandante planteó en el recurso interpuesto. La demanda contenía varios fundamentos de derecho, los cuales se dedicaban precisamente al análisis de la incompatibilidad con la marca de su titularidad "RESPIMAT" sobre los que no se ha pronunciado la Sala de instancia. La sentencia impugnada debió examinar el recurso y resolver coherentemente las cuestiones propuestas. El razonamiento expresado en la sentencia que se refiere exclusivamente a "EPILMAX" no permite entender que la Sala dio una respuesta implícita a aquellas cuestiones, razón por la que procede casar la sentencia.
Acogido el primer motivo de casación y puestos en la situación de resolver lo que proceda dentro de los términos del debate ( artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional ), hemos de analizar las alegaciones cuyo examen fue omitido por el tribunal de instancia.
Centrados los términos del debate en la incompatibilidad de la marca concedida número 2.824.338 "RESPIMAX" y la que es opuesta por la sociedad recurrente número 746.115 "RESPIMAT" y considerándolas de modo conjunto, el recurso ha de prosperar. La marca admitida a registro "RESPIMAX" tiene una obvia similitud fonética y denominativa con la marca ya inscrita "RESPIMAT", al diferenciarse con una sola letra al final de la expresión y existiendo, por lo demás, una plena identidad en cuanto a los productos a los que se refieren ambos signos, productos farmacéuticos de la clase 5, destinada a la mejora de la actividad respiratoria. Es cierto que para desvirtuar la identidad plena de ambos términos el solicitante de la nueva marca ha añadido una "X" en sustitución de la "T" al final de la expresión. Tal adición, sin embargo, es muy poco relevante y no presenta capacidad suficiente para diferenciar los productos pues el término común en ambos signos y realmente identificativo es, pues, RESPIMA, y en el que coinciden totalmente los confrontados, sin que el añadido final aporte una distinción que pueda considerarse esencial o significativa, existiendo además una total identidad aplicativa. De modo que, en principio, cualquier consumidor podrá incurrir en confusión con el producto que la nueva marca trata de identificar y aquel amparado por el signo "RESPIMAT".
Así pues, en cuanto al juicio de comparación entre las marcas, apreciadas en su conjunto, esta Sala considera que la aspirante presenta una acusada similitud con la oponente, similitud que no desvirtúa, antes al contrario, el cambio introducido en la última letra de la denominación. El nuevo signo se acerca desde su denominación al prioritario y la similitud no se destruye por el hecho de aquél tenga una letra diferente final pues mantiene en lo básico y esencial la misma o similar dicción que la precedente "RESPIMAT". Aún cuando la recurrente afirme que existen diferencias suficientes para sostener lo contrario, lo cierto es que, respecto del mismo tipo de productos, la semejanza de sus componentes denominativos y fonéticos es tal que puede inducir a confusión a los consumidores del producto farmacéutico, determinado así su incompatibilidad en el mercado.
Procede, pues, la estimación del primer motivo de casación y la estimación subsiguiente del recurso contencioso- administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Estimar el presente recurso de casación número 4389/2012, interpuesto por BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG, contra la sentencia de 20 de septiembre de 2012, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 736/08 , que casamos.
Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo número 736/08, interpuesto por Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & CO.KG, contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de febrero de 2009, confirmado por la resolución de 5 de mayo de 2009, que accedió al registro de la marca número 2.824.338, RESPIMAX, resoluciones que anulamos.
Tercero.- Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.
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