ATS, 20 de Diciembre de 2023

Las representaciones procesales de Gesinta Invest Company, S.L., y de La Casa del Tabaco, S.L.U., interpusieron, respectivamente, sendos recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia n.º 1364/2020, de 1 de diciembre, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9.ª, en el rollo de apelación n.º 552/2020, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 1064/2018, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Valencia.

Mediante diligencia de ordenación se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.

Formado el rollo de sala, se tuvo por personado al procurador D. Sergio Llopis Aznar, en nombre y representación de Gesinta Invest Company, S.L., en concepto de parte recurrente. Por su parte, el procurador D. Luis Fernando Granados Bravo, presentó escrito, en nombre y representación de La Casa del Tabaco, S.L.U., personándose en calidad de parte recurrente. Finalmente, la procuradora D.ª Raquel Cardeñosa Cuesta presentó escrito, en nombre y representación de Corporación Habanos, S.A.

Por providencia de fechas 23 de noviembre de 2022 y de 8 de febrero de 2023, se pusieron de manifiesto a las partes personadas las posibles causas de inadmisión de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos.

Por diligencia de ordenación de fecha 2 de junio de 2023 se hace constar que todas las partes personadas han presentado alegaciones en relación con las posibles causas de inadmisión.

Las partes recurrentes han efectuado los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª de la LOPJ.

La presente resolución adopta la forma de auto porque la providencia de puesta de manifiesto de causas de inadmisión se dictó antes de la entrada en vigor del Real decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio.

La sentencia frente a la que se interponen recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación fue dictada en un procedimiento ordinario tramitado en atención a su materia ( art. 249.1.4.º LEC). En consecuencia, el cauce adecuado para acceder a la casación es el contemplado en el ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC, acreditando la existencia de interés casacional.

En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, en tanto no se confiera a los TSJ la competencia para conocer del mismo, procederá respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477 LEC, debiendo formularse conjuntamente con el de casación al no tratarse de ninguno de los supuestos previstos en los números 1.º -tutela judicial civil de derechos fundamentales- y 2.º -cuantía superior a 600.000 euros- del artículo 477.2 LEC.

Partiendo de estas premisas, el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 27 de enero de 2017 -al igual que hacía el de 30 de diciembre de 2011-, contempla como causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal -cuando se formula conjuntamente con el recurso de casación- la inadmisión de este último, motivo por el que procede analizar y resolver en primer lugar la procedencia del recurso de casación, y en caso de admitirse pasar a analizar los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Gesinta Invest Company, S.L., se formula por la vía adecuada y consta de tres motivos que encabeza de la siguiente manera:

El primero, "Se recurre la sentencia con base en el artículo 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 9 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, por oponerse a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre los derechos que la Legislación marcaria concede al titular de derechos vigentes de propiedad industrial y existir Sentencias contradictorias en las Audiencias Provinciales". Invoca la STS 717/2006, de 7 de julio, STS 520/2014, de 14 de octubre, STS 586/2014, de 28 de octubre, STS 450/2015, de 2 de septiembre, SJM n.º 6 Madrid, de 21 de junio de 2010, SAP Madrid, Sección 28.ª, 81/2010, de 26 de marzo, SAP Madrid, Sección 28.ª, 91/2009, de 17 de abril, SAP Granada, Sección 3.ª, 442/2006, de 6 de octubre y SAP Guipúzcoa, Sección 2.ª, 252/2016, de 29 de septiembre. Considera que "una acción de competencia desleal no puede impedir el uso (tal y como está registrada, de forma idéntica y para los productos o servicios reivindicados) de una marca comunitaria registrada y en vigor".

El segundo "Se recurre la sentencia con base en el artículo 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios y la Ley 20/2003, de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial, por oponerse a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre en materia de complementariedad de acciones judiciales de competencia desleal y de protección de derechos de propiedad industrial, y existir Sentencias contradictoras en las Audiencias Provinciales". Cita la STJUE, de 16 de febrero de 2012 (C-488/10), STS 1167/2008, de 15 de diciembre, STS 395/2013, de 19 de junio, STS 569/2006, de 13 de junio, SAP Alicante, 298/2013, de 5 de julio, SAP Alicante (Sección 8.ª), 420/2011, de 21 de octubre, SAP Alicante (Sección 8.ª), 351/2007, de 26 de septiembre, SAP Alicante, 311/2007, de 7 de septiembre, SAP Madrid, 5/2007, de 11 de enero, SAP Barcelona (Sección 15.ª) de 4 de junio de 1998. Argumenta que no cabe "impedir el uso de una marca registrada, tal y como ha sido registrada, para los productos para los que está concedida", con base en la normativa sobre competencia desleal.

El tercero "Se recurre la sentencia con base en el artículo 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por Infracción de los arts. 6, 11.2 , 12 y 20 de la Ley de Competencia Desleal por Oponerse a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el análisis global de los signos distintivos en liza sin descomponer artificialmente los mismos". Cita en el desarrollo la STS 450/2015, de 2 de septiembre, STS 504/2017, de 15 de septiembre, STS 497/2017, de 13 de septiembre y STS 95/2014, de 11 de marzo. Cita, además, la SJM Madrid, n.º 5, 95/2005, de 9 de diciembre. Expone que la sentencia "ignora que la valoración de riesgo de confusión y/o asociación debe partir de un análisis global de los signos, lo que impide necesariamente analizar solamente las semejanzas gráficas sin tener en consideración la existencia de elementos denominativos preminentes, claramente visibles y muy diferentes, que incluyen los signos y que no pueden obviarse o eliminarse en el análisis comparativo".

Así planteado, el recurso de casación no puede ser admitido al incurrir su motivo primero en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC) por plantear cuestiones que no afectan a la ratio decidendi [razón de decidir] de la sentencia recurrida.

Ello es así toda vez que la razón decisoria de la sentencia radica en la vulneración del art. 6 LCD, al concluir, tras la revisión de la prueba practicada, que "la conducta desplegada por las demandadas en orden a la producción y comercialización de puros de origen Nicaragua (sin esta indicación) con anillas principal y secundarias análogas a las que utiliza Partagás para la comercialización de sus puros habanos, se incardina en el ámbito del art. 6 de la Ley".

Por consiguiente, la sentencia no se ocupa de la vulneración de las marcas de la Unión Europea titularidad de la recurrente, objeto del motivo examinado.

Por su parte, el motivo segundo incurre en la causa de inadmisión de falta de acreditación del interés casacional ( art. 483.2.3.º LEC).

Al respecto tenemos dicho (así, ATS 7 de octubre de 2020, Rec. 2898/2018), que la vía casacional prevista en el ordinal tercero del art. 477.2 LEC, exige que el recurso presente interés casacional, bien por oponerse a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o por resolver puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales, por lo que deberá acreditarse la concurrencia de interés casacional en uno de los dos sentidos, lo que no hace la recurrente. Y es que el recurso de casación por interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo requiere, como se indica en el Acuerdo de Pleno sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017, que en el escrito de interposición se citen dos o más sentencias de la Sala Primera y que se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas, debiendo existir identidad de razón entre las cuestiones resueltas por las sentencias citadas y el caso objeto de recurso. Cuando se trate de sentencias de Pleno o de sentencias dictadas fijando doctrina por razón del interés casacional, bastará la cita de una sola sentencia, pero siempre que no exista ninguna sentencia posterior que haya modificado su criterio de decisión. Además, es necesario justificar de qué forma ha sido vulnerada su doctrina por la sentencia recurrida, sobre qué aspectos de las normas citadas versa, de qué forma ha sido infringida, y también, si la misma resulta relevante en este asunto concreto, pues de no ser aplicable a las cuestiones objeto del proceso tampoco podrá haber sido contradicha por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso faltará el requisito del interés casacional, que debe ser objetivable en cada caso, en la medida que tiene la naturaleza de presupuesto a que se acaba de hacer mención.

Por otro lado, hemos igualmente reiterado que cuando se trata del supuesto de interés casacional consistente en la existencia de jurisprudencial contradictoria de las audiencias provinciales, se exige que se invoquen al menos dos sentencias dictadas por una misma sección de una audiencia provincial en las que se decida colegiadamente en un sentido y al menos otras dos, procedentes también de una misma sección de una audiencia provincia, diferente de la primera, en las que se decida colegiadamente en sentido contrario; en uno de estos dos grupos debe figurar la sentencia recurrida. Debe además la parte recurrente expresar el modo en que se produce esa contradicción y exponer la identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la sentencia recurrida y aquel sobre el que versa la jurisprudencia contradictoria identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la sentencia recurrida y aquel sobre el que versa la jurisprudencia contradictoria invocada ( STS 430/2017, de 7 de julio).

Este interés casacional no se ha justificado por la recurrente puesto que, en el motivo segundo, a pesar de citar diversas sentencias de la sala, así como de audiencias provinciales, ninguna de ellas contempla la doctrina actual de la sala sobre el principio de complementariedad relativa de la normativa sobre marcas y sobre competencia desleal, últimamente recogida en la sentencias 451/2019, de 18 de julio y 94/2017, de 15 de febrero. A ello se añade que el recurrente tampoco señala las razones por las que considera que la sentencia recurrida vulnera dicha doctrina.

Por lo que respecta al motivo tercero ha de ser inadmitido al incurrir en la causa de inadmisión de falta de cumplimiento en el escrito de interposición del recurso de los requisitos del encabezamiento, estructura y desarrollo de los motivos ( art. 483.2.2.º LEC).

Tiene dicho esta sala que el escrito de interposición debe estructurarse en motivos, de forma que cada una de las infracciones que se denuncian se formule en un motivo distinto, y en caso de ser más de uno, estos deben presentarse numerados correlativamente, constituidos por un encabezamiento y un desarrollo que deberán a su vez cumplir ciertos requisitos específicos. No pueden formularse submotivos dentro de cada motivo. En el encabezamiento se expresará la cita precisa de la norma infringida, que no podrá deducirse del desarrollo del motivo; el resumen de la infracción cometida (cómo, por qué y en qué ha sido infringida o desconocida la norma citada) y la justificación de que concurre el supuesto de acceso a la casación, ya sea este el haberse tramitado el proceso en atención a cuantía superior a 600.000 € , o ya sea la modalidad de interés casacional invocada, en el recurso de casación por interés casacional. En el desarrollo de cada motivo se deben exponer los fundamentos del mismo ( art. 471 y 481 LEC), con la debida claridad y la extensión necesaria, sin incurrir en reiteraciones ni incluir cuestiones innecesarias o no relacionadas con el objeto del motivo. Es decir, el objeto del desarrollo debe ser la exposición razonada de la infracción o vulneración denunciada en el encabezamiento y de cómo esta influyó en el resultado del proceso. Los motivos del recurso de casación deben respetar la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida, lo que implica que: (i) no se puede pretender una revisión de los hechos probados ni una nueva valoración de la prueba; (ii) que no pueden fundarse implícita o explícitamente en hechos distintos de los declarados probados en la sentencia recurrida, ni en la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considere acreditados (petición de principio o hacer supuesto de la cuestión).

En el presente caso, el motivo examinado carece de la estructura, claridad y precisión exigidas por la naturaleza del recurso de casación. Así, se citan como infringidos, de manera conjunta, una pluralidad de preceptos lo que comporta imprecisión e indefinición sobre la infracción objeto de valoración. Así, se dicen infringidos los arts. 6 LCD (actos de confusión), 11.2 LCD (actos de imitación), 12 LCD (explotación de la reputación ajena) y 20 LCD (prácticas engañosas por confusión para los consumidores), así como la "doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el análisis global de los signos distintivitos en liza sin descomponer artificialmente los mismos". A ello se añade que no se precisa la doctrina de las sentencias citadas ni, lo que es más importante, por qué considera que dicha doctrina es contravenida por la sentencia recurrida.

La inadmisión del recurso de casación, comporta la improcedencia del recurso extraordinario por infracción procesal, formulado de forma conjunta, por aplicación de la disposición final 16.ª.1.5.ª LEC.

Por lo que respecta al recurso de casación de La Casa del Tabaco, S.L.U., se articula en torno a cinco motivos que encabeza de la siguiente manera:

"MOTIVO PRIMERO.- Al amparo del ordinal 3.° del art. 477.2 y del art. 477.3 ambos Ley de Enjuiciamiento Civil y con fundamento en la vulneración por no aplicación del art. 9 Reglamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea y artículo 34 Ley de Marcas, así como por oponerse de la Jurisprudencia aplicable, citadas a lo largo del escrito y entre otras STJUE 16 febrero 2012 C-488/10; STS569/2006 de 13 de Junio 2006".

MOTIVO SEGUNDO. - Al amparo del ordinal 3.° del art. 477.2 y del art. 477.3 ambos Ley de Enjuiciamiento Civil por error en la interpretación jurídica sobre la Teoría de la complementariedad entre las acciones amparadas por las leyes de la Propiedad Industrial y las de la Ley de la Competencia Desleal, en directa oposición con la Doctrina Jurisprudencial en la materia.

MOTIVO TERCERO. - Al amparo del ordinal 3.° del art. 477.2 y del art. 477.3 ambos Ley de Enjuiciamiento Civil error jurídico sobre el concepto: RIESGO DE ASOCIACION contrario a la Jurisprudencia aplicable. Se infringe entre otras la Sentencia Numero 819/2005 de la Sala Primera de este Tribunal de fecha 26 de Octubre de 2005 en el Recurso 1397/1999; Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 - C.251.95, Sabel BV c. Puma AG. EDJ 1997/15503, y todas aquellas que se citan en las anteriores que se dan por reproducidas.

MOTIVO CUARTO. - Al amparo del ordinal 3.° del art. 477.2 y del art. 477.3 ambos Ley de Enjuiciamiento Civil por Infracción del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal. Incorrecta interpretación y aplicación de los presupuestos necesarios para la concurrencia definida en el citado artículo, así como errónea interpretación de los conceptos y requisitos exigidos jurisprudencialmente para que exista conducta desleal consistente en actos de explotación de la reputación ajena.

MOTIVO QUINTO. -Al amparo del ordinal 3. ° del art. 477.2 y del art. 477.3 ambos Ley de Enjuiciamiento Civil por Infracción del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal. Incorrecta interpretación y aplicación de los presupuestos necesarios para la concurrencia definida en el citado artículo, así como errónea interpretación de los conceptos y requisitos exigidos jurisprudencialmente para que exista conducta desleal consistente en riesgo de confusión. Entre otras Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2004 EDJ 2004/40343; Tribunal General (UE) (Segunda) S 18-05-2011 Nº T 207/2008".

Así expuesto el recurso debe ser inadmitido pues sus motivos primero, cuarto y quinto incurren en la causa de inadmisión de falta de acreditación del interés casacional ( art. 483.2.3.º LEC). En cuanto a los motivos primero y cuarto, por no citar doctrina jurisprudencial alguna, y menos sentencias de la Sala. El quinto, por no exponer porqué considera que la sentencia no aplica correctamente la doctrina señalada, más allá de afirmar que lo hace erróneamente.

A ello se suma que el motivo segundo incurre en la causa de inadmisión de ausencia de interés casacional ( art. 483.2.3.º LEC) por ajustarse a la doctrina jurisprudencial (por no oponerse a la doctrina de la Sala), si se respetan los hechos probados y la ratio decidendi [razón de decidir] de la sentencia recurrida. Efectivamente, la sentencia, en relación con la cuestión suscitada relativa a la relación entre las acciones por infracción marcaria y por actos concurrenciales, expone la doctrina de la complementariedad, con cita de las sentencias 451/2019, de 18 de julio y 504/2017, de 15 de septiembre, entre otras. Y, tras ello, considera que la razón decisoria estriba no en la confrontación entre marcas, sino en "determinar si la conducta desplegada por la demandada en el mercado, con ocasión de la utilización de las anillas controvertidas para la comercialización de sus puros, puede o no incardinarse en las conductas tipificadas en la Ley de Competencia Desleal".

Finalmente el motivo tercero incurre en la causa de inadmisión de incumplimiento de los requisitos del escrito de interposición por falta de cita de precepto legal sustantivo infringido ( art. 483.2.2.º LEC).

La recurrente no cita precepto sustantivo alguno como infringido, siendo esta una causa de inadmisión absoluta.:

Según hemos dicho reiteradamente (últimamente, por ejemplo, en sentencia n.º 85/2021, de16 de febrero): "El recurso de casación, conforme al art. 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de basarse en una concreta infracción de una determinada norma jurídica aplicable en la resolución de las cuestiones objeto de infracción. Y, como ha venido insistiendo esta sala, es esencial identificar esa norma jurídica infringida en el encabezamiento del motivo de casación.

7. - Como afirmamos en la sentencia 399/2017, de 27 de junio:

   "Constituye una exigencia mínima de la formulación de los motivos de casación, como hemos recordado recientemente en el acuerdo sobre los criterios de admisión de los recursos de casación, que se identifique con claridad la norma infringida. No hacerlo así, además de que impide pueda cumplirse la finalidad del recurso, confunde la casación con una nueva revisión del caso como si de una tercera instancia se tratara".

8. - Ello responde a que en un recurso extraordinario como es el de casación, no es posible que sea la Sala la que, supliendo la actividad que la regulación de tal recurso atribuye a la parte, investigue si el agravio denunciado deriva de la infracción de una norma sustantiva, identifique la norma vulnerada y construya la argumentación del recurso a fin de precisar en qué y porqué resulta infringido el derecho aplicable a la decisión del caso.

9. - De ahí que esta sala haya venido insistiendo en que es esencial identificar esa norma jurídica infringida al exponer el motivo de casación, y más concretamente, en su encabezamiento ( sentencias 121/2017, de 23 de febrero, 645/2017, de 24 de noviembre, 293/2018, de 22 de mayo, y 330/2019, de 6 de junio).

10. - En concreto, en las sentencias 487/2018, de 12 de septiembre, y 518/2018, de 20 de septiembre, hemos declarado:

    "Hemos interpretado los arts. 481.1 y 487.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el sentido de que la indicación precisa de la norma infringida ha de realizarse en el encabezamiento de cada uno de los motivos en que se funde el recurso, sin que sea suficiente que pueda deducirse del desarrollo de los motivos y sin que tenga que acudirse al estudio de su fundamentación".

11. - Solo es admisible que se cite exclusivamente como infringida la jurisprudencia de la sala cuando la regla jurídica haya sido enunciada exclusivamente por la jurisprudencia, lo que no es el caso. Cuando la norma jurídica infringida viene enunciada en un precepto legal, es necesario que se cite este precepto, en cuyo caso la cita de la jurisprudencia infringida solo sirve para justificar el interés casacional en el caso de que el acceso al recurso se haga por la vía del art. 477.2.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

12. - La referencia a la existencia de oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sirve para justificar el interés casacional, pero no es propiamente el motivo del recurso, sino un presupuesto del mismo. El verdadero motivo debe estar en el "conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso" (entre otras, sentencias 220/2017, de 4 de abril, 338/2017, de 30 de mayo, y 380/2017, de 14 de junio). La norma a que se hace referencia ("el artículo único, nº 7 de la Ley 25/2015") no sería la norma infringida, pues la infracción vendría referida a la retroactividad en su aplicación.

13. - Como declaró el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 19 de diciembre de 1997 (asunto 155/1996 774/975, Brualla Gómez de la Torre contra España), los requisitos de admisibilidad de un recurso de casación pueden ser más rigurosos que los de un recurso de apelación, siendo compatible con el Convenio un mayor formalismo para el recurso de casación (parágrafos 37 y 38).

    La inadmisión del recurso de casación, comporta la improcedencia del recurso extraordinario por infracción procesal, formulado de forma conjunta, por aplicación de la disposición final 16.ª.1.5.ª LEC.

Procede, así pues, y a pesar de las alegaciones efectuadas mediante escritos de fechas 19 de abril de 2023 (Gesinta Invest Company S.L.) y 24 de abril de 2023 (La Casa del Tabaco, S.L.U.), reiterativas de lo expuesto en su escrito de recurso, declarar inadmisibles los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación presentados y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC, dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 LEC, que contra este auto no cabe recurso alguno.

Abierto el trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC y habiendo presentado alegaciones las partes recurridas, procede imponer las costas de los recursos a las recurrentes.

Siendo inadmisibles los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal procede la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª , apartado 9, LOPJ.