STS 611/2023, 13 de Julio de 2023

El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Quart de Poblet incoó procedimiento abreviado núm. 420/2018 por delito contra la propiedad industrial, contra Prudencio; una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Valencia, cuya Sección 2ª, (P.A. 121/2020) dictó Sentencia en fecha 21 de abril de 2021 que contiene los siguientes hechos probados:

"Sobre las 10.20 horas del día 19 de junio de 2018, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía inspeccionaron el establecimiento LIN&LIN, titularidad de la mercantil COMERCIO GIOVI SL, sito en la Avda. de la Coya núm. 68 en el Polígono Industrial La Coya de la localidad de Manises (Valencia). La referida empresa era en ese momento gestionada por su administrador único Prudencio, nacido el NUM000 1976 en Zhejiang (China), quien se presentó ante los funcionarios como responsable del establecimiento y, tras la inspección, fue detenido. Durante la inspección, los funcionarios intervinieron diversos productos que se encontraba expuestos en estanterías, dispuestos para su venta, y que mostraban diversas marcas y signos distintivos. Los agentes extrajeron muestras de estos artículos, de manera aleatoria, y los trasladaron a dependencias policiales para su análisis pericial, dejando el resto precintados en el mismo establecimiento. Además, en un altillo del establecimiento, utilizado como almacén, los agentes encontraron fornituras de distintas marcas, que estaban preparadas para su colocación en unos bolsos sin marca comercial que se encontraban almacenados en estanterías adyacentes. Los agentes se incautaron de las fornituras y dejaron la mercancía restante precintada y depositada en un altillo del mismo establecimiento, salvo los artículos que reclamó el representante de las marcas MICHAEL KORS y DIESEL y que le fueron entregados. En esa fecha, todos los artículos y objetos intervenidos por la Policía eran propiedad de COMERCIO GIOVI SL y estaban almacenados por su administrador, Prudencio, para su venta al por mayor.

En concreto, Prudencio tenía expuestos para su venta bolsos que mostraban un logotipo o dibujo tan similar al signo distintivo de la marca registrada Carolina Herrera que podía inducir a confusión. En total, con este propósito, tenía almacenados 976 bolsos, fabricados y puestos a la venta sin la autorización de la marca Carolina Herrera, pero con un diseño de marca que podía confundirse con el de Carolina Herrera.

Con idéntico propósito, Prudencio 71111 tenía almacenados 52 holsos que mostraban un logotipo de marca prácticamente idéntico al de la marca registrada Yves Saint Laurent, salvo ligeras diferencias, y que por tanto podía confundirse con el de esa marca. Estos bolsos también habían sido producidos y puestos a la venta sin la autorización de los titulares de la marca que imitaban.

Asimismo, también con el mismo propósito de vender al por mayor, Prudencio tenía en el almacén 500 fornituras con el nombre de la marca registrada BIMBA Y LOLA y otras con el diseño de marca registrado por las marcas Chanel y Michael Kors, 1060 y 1092 fornituras respectivamente, prácticamente idénticas a las citadas marcas registradas. Las fornituras tenían por objeto ser colocadas en los bolsos sin marca que también tenía almacenados, para lo que disponía de 845 bolsos sin ningún signo distintivo. Ninguno de los titulares de las marcas afectadas había dado autorización para la venta de las fornituras ni para que fueran utilizadas de ninguna manera por Prudencio.

Además, Prudencio tenía en el almacén de su empresa cuatro maletas con un dibujo muy similar al de la marca registrada Helio Kitty, que representaba esquemáticamente la cabeza de un gato y en el que se había sustituido un lazo por unas flores, pero que podía ser confundido con el dibujo original de la marca. Todo ello, sin autorización de los titulares del derecho a la marca.

Prudencio ofrecía en venta mercancía con estos signos distintivos a sabiendas de que imitaban o eran prácticamente idénticos a marcas registradas.

La Policía también encontró en el establecimiento 316 bolsos a los que atribuyó similitudes con la marca TOUS, 38 bolsos a los que atribuyó la imitación de la marca DISNEY y 457 bolsos y 40 carteras a los que atribuyó similitud con la marca EMPORIO ARMANI, pero no consta acreditado que sean confundibles con una marca registrada.

Prudencio fue condenado en sentencia de 20 de mayo de 2016 como autor de un delito contra la propiedad industrial a la pena de seis meses de prisión. Esta sentencia ganó firmeza el 16 de febrero de 2017. Dicha pena privativa de libertad fue suspendida por dos años con fecha 27 de octubre de 2017."

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a Prudencio como autor penalmente responsable de un delito contra la propiedad industrial previsto y penado en el artículo 274.1 del Código Penal, con la agravante de reincidencia, a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA DE VEINTE MESES, CON UNA CUOTA DIARIA DE QUINCE EUROS, cuya falta de pago determinará un día de privación de libertad o una jornada de trabajos en beneficio de la comunidad por cada dos cuotas no satisfechas; condenántole también a pagar a los titulares de los derechos de las siguientes marcas MICHAEL KORS, IVES SAINT LAURENT, CAROLINA HERRERA y CHANEL y BIMBA la cantidad que se determine en ejecución de sentencia como resultado de multiplicar la cantidad de bolsos o de fornituras intervenidos confundibles con cada marca por el precio medio de un bolso sin marca, de las mismas características que los intervenidos, y multiplicando en cada caso el resultado por 0'25, en concepto de responsabilidad civil. Las indemnizaciones tendrán los siguientes límites máximos: 13.935 euros, en el caso de BIMBA Y LOLA; 159.000 euros, en el caso de CHANEL; 139.650 euros, en el caso de CAROLINA HERRERA; 108.326 euros, en el caso de MICHAEL KORS, y 11.773'42 euros, en el caso de YVES SAINT LAURENT. Se declara la responsabilidad civil subsidiaria de COMERCIO GIOVI SL respecto de las indemnizaciones que se fijen en ejecución de sentencia a favor de CHANEL SAS, CAROLINA HERRERA LIMITED y BIMBA & LOLA SL.

Se acuerda el comiso y destrucción de la mercancía y fornituras intervenidas correspondientes a las marcas MICHAEL KORS, IVES SAINT LAURENT, CAROLINA HERRERA, CHANEL, BIMBA Y LOLA y HELLO KITTY.

Todo ello, con imposición al condenado de las costas del presente procedimiento, incluidas las de la acusación particular.

Para el cumplimiento de la pena privativa de libertad y responsabilidad personal subsidiaria que se impone, abonamos al/os acusado/s todo el tiempo que ha/n estado privado/s de libertad por esta causa si no lo tuviere/n absorbido por otras .

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a preparar ante esta Sección en el término de cinco días a contar desde su notificación."

En fecha 23 de abril de 2023, la Audiencia de instancia dictó Auto de rectificación con la siguiente parte dispositiva:

"ACLARAR la Sentencia en el sentido que donde dice "Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a preparar ante esta Sección en el término de cinco días a contar desde su notificación", debe decir "Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, a preparar ante esta Sección en el término de diez días a contar desde su notificación"."

Contra la anterior sentencia se interpusieron recursos de apelación por las representaciones procesales de Prudencio y de la mercantil CHANEL, SAS; dictándose sentencia núm. 219/2021 por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana en fecha 20 de julio de 2021, en el Rollo de Apelación 227/2021, cuyo Fallo es el siguiente:

"PRIMERO: DESESTIMAR los recursos de apelación interpuestos por la representación de don Prudencio y de la entidad Chanel S.A.S.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia a que el presente rollo se refiere, imponiendo, de existir, el pago de las costas procesales correspondientes a esta alzada a las partes apelantes.

Notifíquese la presente sentencia al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, con la advertencia de que contra la misma cabe preparar ante este mismo Tribunal, recurso de casación para ante el Tribunal Supremo dentro del plazo de cinco días, a contar desde la última notificación, en los términos del artículo 847 y por los trámites de los artículos 855 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y una vez firme, devuélvanse las actuaciones al órgano jurisdiccional de su procedencia, con testimonio de la presente resolución."

Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, se preparó recurso de casación por la representación procesal de D. Prudencio que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, el recurrente formalizó el recurso alegando los siguientes motivos de casación:

Motivo primero.- Por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1º LECrim, por aplicación indebida de un precepto penal sustantivo o de norma del mismo carácter que ha de ser observada en la aplicación de la ley penal, en concreto, del artículo 274 del CP., concurriendo error en la valoración de la prueba, conforme al artículo 849.2º LECrim.

Motivo segundo.- Por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1º LECrim, por aplicación indebida de un precepto penal sustantivo o de norma del mismo carácter que ha de ser observada en la aplicación de la ley penal, en concreto, de los artículos 110, 113 y 115 del Código Penal respecto de la responsabilidad civil impuesta a mi mandante.

Conferido traslado para instrucción, el Ministerio Fiscal y las partes recurridas solicitan la inadmisión, y subsidiariamente su desestimación. La sala lo admitió quedando los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

Evacuado el traslado conferido, se celebró la votación y deliberación prevenida el día 12 de julio de 2023.

MOTIVO, POR INFRACCIÓN DE LEY, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.1º LECRIM : APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS ARTÍCULOS 110 , 113 Y 115, TODOS ELLOS, CÓDIGO PENAL

14. El motivo cuestiona el fundamento resarcitorio de la condena como responsable civil que, ordenada por la Audiencia, valida el Tribunal Superior. De la mera identificación de una conducta típica, antijurídica y culpable no cabe presumir, se afirma por el recurrente, la existencia de daño derivado del delito, como se hace en la sentencia recurrida, porque, entre otras consecuencias, hace imposible cuantificar con criterios mínimamente objetivos la obligación resarcitoria. El daño, se insiste, debe acreditarse por quien afirma haberlo sufrido. Lo que no acontece en el caso. El hecho probado se limita a establecer que el recurrente tenía en su nave productos que imitaban a los de distintas marcas dispuestos para la venta a terceras personas. Pero no que llegara a vender alguno o que se produjera algún perjuicio concreto a las mercantiles titulares de los derechos de marca.

    Además, y subsidiariamente, cuestiona el criterio fijado como módulo de cálculo de la responsabilidad civil en fase de ejecución de sentencia -el 25% del valor del precio medio de los bolsos intervenidos de acuerdo con su calidad y características- pues no se decanta de ningún informe pericial ni, tampoco, de criterio normativo alguno preestablecido.

    El doble gravamen reclama su análisis por separado.

    § Inexistencia de daño indemnizable

15. La sentencia recurrida, validando la de instancia, sí identifica daño indemnizable en la medida en que considera que de la propia exhibición para la venta de los productos que lesionan los derechos de marca por imitación o confundibilidad de sus signos distintivos se deriva un perjuicio moral implícito que no necesita de mayor prueba.

16. Compartimos sustancialmente la conclusión alcanzada por el tribunal de instancia y que valida el de apelación.

    En efecto, la propia justificación de la protección penal de la marca renombrada que se decanta de la Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, sobre armonización de las legislaciones de los estados en materia de marcas, identifica con claridad el daño que se identifica en la instancia como indemnizable.

    La lesión del derecho de marca, además de buscar una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esta con valor patrimonial, compromete, también, los elementos de confianza que con la misma se pretenden transmitir a los consumidores. Entre estos, la promesa o la garantía de una determinada calidad, una imagen concreta relacionada con un determinado estilo de vida, la exclusividad en su uso, etc. -vid. SSTJUE, C-487/07, de 18 de junio de 2009, caso L'Oreal; C-236-08, C-238/08, Casos Google-Louis Vuitton, de 23 de marzo de 2010-.

    De conformidad a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuanto mayor sea el prestigio de una marca, mayor debe ser el nivel de protección que ese signo merece obtener de los tribunales, por lo que debe disociarse el riesgo de confusión del concreto producto sobre el que se hace uso ilícito del signo idéntico o confundible protegido.

    Nivel de protección que, de conformidad a lo previsto en el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual -si bien, como se precisa en su artículo 1º, se extiende, también, a la propiedad industrial-, impone a los Estados garantizar "que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho".

    Obligación, cuyo alcance ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la STJUE de 17 de marzo de 2016, C-99/15, caso Liffers y otros, precisando que los objetivos perseguidos por esta " buscan garantizar, en particular, un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior", añadiéndose en los parágrafos 23, 24 y 25 " que, con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, y, en particular, el daño moral ocasionado al titular (...) Se desprende por tanto de los considerandos 10, 17 y 26 de la Directiva 2004/48 que esta tiene por objeto alcanzar un elevado nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual que tenga en cuenta las especificidades de cada caso y esté basado en un método de cálculo de la indemnización por daños y perjuicios que responda a estas especificidades. (...) Habida cuenta de los objetivos de la Directiva 2004/48, su artículo 13, apartado 1, párrafo primero , debe interpretarse en el sentido de que establece el principio de que el cálculo del importe de la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular de un derecho de propiedad intelectual debe tener por objeto garantizar la reparación íntegra del perjuicio "efectivamente sufrido", incluido también en su caso el posible daño moral causado".

17. En el caso, insistimos, la tenencia de centenares de fornituras confundibles con signos distintivos de diversas marcas -500 de la marca registrada BIMBA Y LOLA; 1060 de la marca CHANNEL; 1092 de la marca MICHAEL KORS- dispuestas para ser colocadas en 845 bolsos almacenados sin marca comercial y la exposición para su venta de 976 bolsos con signos distintivos confundibles de la marca CAROLINA HERRERA, 53 bolsos que imitaban un logotipo prácticamente idéntico a la de la marca registrada YVES SAINT LAURENT y 4 maletas con signos confundibles de la marca HELLO KITTY, supone una fuente de daño reputacional, de afectación del renombre de las marcas protegidas, cuyos signos distintivos son utilizados para vender productos a un precio muy inferior de los amparados por los signos originales, comprometiendo, aun de forma indirecta o difusa, los intangibles elementos de exclusividad y compromiso de calidad que las marcas pretenden transmitir al conjunto de los consumidores.

18. En estos casos, en los que resulta difícil, si no imposible, traducir la infracción en daños patrimoniales directos, calculados en términos de costes de oportunidad o en lucro cesante, no debe excluirse la existencia de un daño reputacional de naturaleza moral, en los términos reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -vid. parágrafo 17 de la STJUE, ya citada, Caso Liffers y otros-.

19. La decisión recurrida responde al principio de reparación integral del daño causado al derecho de marca, ya sea patrimonial o moral, que consagra el Derecho de la Unión y se ajusta a las obligaciones indemnizatorias derivadas del delito previstas en los artículos 115 y ss CP.

    § Indebido módulo de cuantificación

20. Como anticipábamos, también se cuestiona el módulo de determinación en fase de ejecución de sentencia del importe indemnizatorio fijado por la Audiencia y que valida el Tribunal Superior por no apoyarse en criterio objetivo alguno y desconocerse de dónde se extrae el porcentaje del potencial beneficio obtenible en un 25 %.

21. El submotivo tampoco puede prosperar. La propia formulación plantea un óbice de admisibilidad pues en modo alguno identificamos la infracción de ley que se invoca como motivo revocatorio. La jurisprudencia de este Tribunal es constante al declarar la, prima facie, inexistencia de gravamen reparable en casación por discrepancias con la cantidad fijada como importe de la responsabilidad civil en la sentencia recurrida -vid. STS 583/2021, de 24 de junio-.

22. Pero, incluso, aunque se reformulara, otra vez, por la vía del artículo 852 LECrim, como parece estar en la base del motivo, tampoco tendría éxito la pretensión.

    Cuando se trate de decisiones atinentes al alcance de la responsabilidad civil, el gravamen basado en la infracción del derecho a la tutela judicial, como derecho a recibir una respuesta fundada, solo podrá reconocerse si el criterio valorativo se apoya en datos objetivos erróneamente establecidos, si se compromete el principio de rogación que delimita el alcance del pronunciamiento, si la cantidad determinada desborda estándares razonables de cuantificación o se separa sin justificación alguna de las cuantías que suelen fijarse para supuestos de similar alcance. O en aquellos supuestos en los que resulte preceptiva la aplicación de fórmulas de cuantificación normativamente baremadas y se aprecie una errónea interpretación de estas -vid. entre muchas, SSTS 528/2018, de 5 de noviembre y 721/2018, de 23 de enero-.

23. En el caso, partiendo de la ontológica imposibilidad de objetivar en términos económicos el daño moral, la Sala de instancia fija un módulo "ad hoc" para el cálculo de la indemnización a determinar en la fase de ejecución de sentencia que, descartando los criterios previstos en el artículo 43 de la Ley de Marcas para la fijación de indemnizaciones por daños patrimoniales, resulta particularmente respetuoso con los principios de proporcionalidad y de prohibición del injusto enriquecimiento.

    Partiendo de los valores de venta que, en el singular contexto de comercialización declarado probado, podrían haber alcanzado los diferentes bolsos intervenidos aprovechándose de los signos confundibles de las distintas marcas, el montante indemnizatorio del daño moral se fija en un 25 % de valor total que se determine.

    Criterio que, como anticipábamos, responde a una muy razonable evaluación situacional de los distintos factores concurrentes, asegurando, por un lado, el principio de reparación integral y evitando, por otro, que por esta vía se fijen indemnizaciones desmedidas, desconectadas de concretos daños patrimoniales, como las que fueron objeto de reclamación por las mercantiles perjudicadas.

    CLÁUSULA DE COSTAS

24. Tal como previene el artículo 901 LECrim, procede la condena del recurrente al pago de las costas causadas con su recurso.