STS 725/2021, 26 de Octubre de 2021

Tramitación en primera instancia

1. La procuradora Silvia Vázquez Senín, en nombre y representación de la entidad Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex), interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid, contra la entidad Buongiorno Myalert S.A., para que se dictase sentencia por la que:

   "Se declare que el uso realizado por la demandada Buongiorno Myalert, S.A. de la marca renombrada "ZARA" como elemento clave en las promociones de su servicio "Club Blinko" infringió el derecho exclusivo que Inditex, S.A. ostenta sobre dicha marca renombrada conforme con los hechos expuestos en este escrito y lo razonado en los Fundamentos de Derecho;

   "Subsidiariamente a la anterior declaración y para el caso de que fuera desestimada la anterior pretensión se declare que el uso realizado por la demandada Buongiorno Myalert, S,A. de la marca renombrada "ZARA" como elemento clave en las promociones de su servicio "Club Blinko" constituyen actos de competencia desleal conforme con los hechos expuestos en este escrito y lo razonado en los Fundamentos de Derecho;

   "Se condene a Buongiorno Myalert, S.A. a no reanudar tales actividades infractoras en el futuro; absteniéndose de utilizar en lo adelante cualquier denominación y/o marca y/o nombre comercial y/o cualquier otro signo distintivo que incluya la marca "ZARA" y/o cualquier otro signo distintivo confundible y/o asociable con cualquiera de las marcas propiedad de Inditex, S.A.

   "Se condene a Buongiorno Myalert, S.A. a indemnizar a mi mandante por los daños y perjuicios patrimoniales ocasionados por los actos de infracción de marca y, subsidiariamente los actos de competencia desleal cuyo importe ascenderá al monto que resulte en la fase probatoria correspondiente, de conformidad con las bases establecidas en el hecho cuarto y el fundamento jurídico material tercero de esta demanda.

   "Se condene a la demandada a publicar el fallo de la sentencia dictada con tipo de letra de tamaño mínimo 10 en la columna derecha de cabecera de la página de inicio de los sitios web www.blinko.es y www.blinkocold.es, con un enlace de contenido a la sentencia en su totalidad, manteniendo la publicación y el enlace en esa posición durante el tiempo que el Juzgado considere oportuno y, al menos, durante un mes, y, en todo caso,

   "Se condene a la demandada al pago de las costas originadas por este procedimiento".

2. La procuradora Ana Vázquez Pastor, en representación de la entidad Buongiorno Myalert S.A., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

   "por la que, absolviendo plenamente a mi representada de las pretensiones formuladas de contrario, se desestime íntegramente la demanda, efectuando expresa imposición de las costas procesales a la sociedad actora".

3. El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid dictó sentencia con fecha 15 de marzo de 2016, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "Fallo: Que se desestima la demanda presentada por el procurador Dª Silvia Vázquez Senín en nombre de la mercantil Inditex S.A., por actos de infracción de marca y competencia desleal interpuesta frente a Buongiorno Myalert S.A., representada por el procurador Dª Ana Vázquez Pastor. Todo ello con la imposición de las costas procesales a la parte actora".

Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex).

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid mediante sentencia de 18 de mayo de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: La sala acuerda: 1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Industria de Diseño Textil S.A. contra la sentencia dictada el 15 de marzo de 2016 por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, en el procedimiento número 569/2013.

"2.- Imponer a Industria de Diseño Textil S.A. las costas ocasionadas por su recurso".

Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación

1. La procuradora Silvia Vázquez Senín, en representación de la entidad Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex), interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

   Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

   "1º) Al amparo de lo dispuesto en el art. 489.1º.4º LEC y 24 CE, en relación con el artículo 218 LEC por incongruencia omisiva.

   "2º) Al amparo de lo dispuesto en el art. 489.1º.4º LEC y 24 CE por errónea valoración de la prueba".

   El motivo del recurso de casación fue:

   "1º) Al amparo del art. 477.1 LEC por infracción del art. 34.2c) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en las sentencias 505/2012 de 23 de julio y 63/2017 de 11 de marzo".

2. Por diligencia de ordenación de 21 de septiembre de 2018, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) tuvo por interpuestos los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex), representada por la procuradora Silvia Vázquez Senín; y como parte recurrida la entidad Buongiorno Myalert S.A., representada por la procuradora Ana Vázquez Pastor.

4. Esta sala dictó auto de fecha 9 de junio de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "Admitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Industria de Diseño Textil, S.A., contra la sentencia n.º 289/2018, de 18 de mayo, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª, en el rollo de apelación n.º 692/2016, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 569/2013, del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid".

5. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Buongiorno Myalert S.A. presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 13 de octubre de 2021, en que ha tenido lugar.

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

   Boungiorno Myalert, S.A. (en adelante, Boungiorno) es una compañía que en el año 2010 prestaba servicios de información a través de la red de internet y telefonía móvil. Era titular de los sitios web www.blinko.es y www.blinkogold.es , en donde ofrecía servicios y descargas de contenidos de entretenimiento a través de sus servicios WAP y servicios SMS para teléfonos móviles. En esa época lanzó una campaña para la suscripción del servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS que comercializaba con la denominación "Club Blinko", en la que, según refiere la Audiencia, "ofrecía, en determinadas páginas web a las que se accedía a través de banner con el signo ZARA insertados en otras páginas web, en Facebook y Hotmail, la participación en un sorteo en el que el premio estaba constituido por una tarjeta regalo de ZARA por importe de 1000 euros". En concreto, se indicaba lo siguiente:

   "Club Blinko suscríbete y participa ahora en este fantástico sorteo y llévate 1000 euros en efectivo. Me gustaría gastarlos así: 1000 euros ZARA tarjeta regalo. Tu número de móvil para poder obtener tu tarjeta".

   En la pantalla que se mostraba tras clicar en el banner, el signo ZARA aparecía en todos los casos destacado y enmarcado en un rectángulo, evocando el formato de las tarjetas habitualmente emitidas por bancos, grandes almacenes y otras entidades con fines comerciales. La participación en el sorteo estaba condicionada a la suscripción del servicio, de pago, y al mantenimiento de la misma durante un tiempo mínimo de 30 días, según se hacía constar en el texto informativo que figuraban en el faldón de la pantalla, en el que también se hacía referencia al prestador del servicio y las condiciones de este. La suscripción al servicio podía llevarse a cabo a través de esa misma pantalla.

   La titular de la marca ZARA (Inditex), el 20 de diciembre de 2010, remitió un requerimiento formal a Boungiorno para que cesara en el empleo de su marca en estas campañas promocionales y le anunciaba que iba a reclamar la indemnización de los daños y perjuicios causados. Boungiorno contestó al requerimiento para negar que hubiera infringido los derechos de Inditex, aunque también comunicó que había retirado las campañas.

2. En julio de 2013, Inditex presentó una demanda contra Boungiorno por el empleo que había hecho del signo ZARA en las reseñadas campañas publicitarias. En la demanda se ejercitaban acciones marcarias, al entender que se habían infringido los derechos de exclusiva de la marca ZARA, al amparo tanto del art. 34.2.b) LM, por riesgo de confusión, como del art. 34.2.c) LM, por aprovechamiento del renombre de la marca y perjuicio de dicho carácter renombrado.

   Con carácter subsidiario, el demandante también ejercitó acciones de competencia desleal, porque los hechos reseñados constituían una conducta tipificada en los arts. 4, 12 y 22.6.b) LCD.

3. La demandada negó que hubiera existido una infracción de los derechos de la demandante sobre la marca ZARA, ya que el uso puntual de este signo no había sido a título de marca, sino que se encuadraba dentro de los usos lícitos de signos distintivos ajenos. En particular, se utilizó la marca ZARA a título indicativo de uno de los regalos ofrecidos en caso de resultar ganador del sorteo que se realizaba entre quienes se suscribieran al servicio de suministro de contenidos multimedia ofrecido por la demandada. También negó que se hubieran ocasionado daños y perjuicios a la demandante.

4. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Primero razonó por qué el empleo de la marca ZARA por la demandada era un uso descriptivo amparado por el art. 37 LM, que regula los límites del derecho de marca. El juzgado entendió que se trataba de un uso con justa causa y conforme a los usos del comercio, en tanto que necesario para la identificación del premio, por lo que estaba dentro de los límites del derecho de marca previstos en el art. 37 LM.

   Luego, entró a analizar los requisitos previstos en las letras b) y c) del art. 34 LM para la infracción marcaria, y concluyó que el uso realizado por la demandada no afectaba a ninguna de las funciones de la marca. También concluyó que no había habido lesión a la notoriedad de la marca, ni tampoco aprovechamiento indebido de su reputación.

   Las acciones de competencia desleal también fueron desestimadas al apreciarse que habían prescrito.

5. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Inditex. En relación con las acciones marcarías, el recurso se centraba en la procedencia de la infracción marcaria, al amparo de la especial protección que confiere a las marcas notorias el art. 34.2.c) LM. Y, como advierte la Audiencia, el recurrente ceñía la indemnización solicitada a 84.000 euros por la infracción del derecho de exclusiva y 308.327,62 euros por el daño causado al prestigio de la marca. El recurso también impugnó la desestimación de las acciones de competencia desleal.

   La Audiencia, después de desatender la objeción planteada por la otra parte de retraso desleal en el ejercicio del derecho, analizó si había existido infracción de la marca notoria ZARA y concluyó que no, con las siguientes consideraciones:

   "24.- (...) la primera fase del análisis para determinar si el uso que BUONGIORNO hizo del signo "ZARA" constituye una infracción de los derechos de la aquí apelante, en cuanto titular de la marca renombrada "ZARA", nos remite a la comprobación de si dicho uso puede ser calificado como uso activo, en el tráfico económico, para productos o servicios y perjudicial para las funciones de la marca.

   "25.- La concurrencia de las tres primeras notas no se nos presenta problemática, en la medida en que BUONGIORNO utilizó el signo "ZARA" para promocionar su servicio, resultando por ello patente que nos encontramos ante un uso activo, en el tráfico económico (sentencia Interflora, apartado 30 y sentencia Pie Optiek, apartado 45) y para productos y servicios de BUONGIORNO (sentencia Interflora, apartado 31).

   "26.- En relación con la nota de perjuicio de las funciones de la marca, nos encontramos con que, frente a la valoración negativa del juzgador de la anterior instancia, la parte apelante ha optado por limitarse a mantener que no es necesario que dicha nota concurra. De esta forma, una vez establecido el desacierto de tal posición, el juicio expresado en la sentencia ha de quedar incólume, pues, no habiendo explicitado la parte argumentos con los que confrontar tal valoración, no puede este tribunal lanzarse a buscar en el discurso de la apelante elementos con los que construir una respuesta a lo apreciado por el tribunal precedente.

   "27.- Tal situación no puede sino resultar en una desestimación del recurso en todos aquellos puntos por los que se pretende el acogimiento de los pedimentos anudados al ejercicio de acciones marcarias. El diferente contexto que enmarcó el debate en el recurso sustanciado ante este sala con el número 76/14, resuelto por sentencia de 5 de febrero de 2016 , que la parte apelante esgrime a favor de sus pretensiones, explica el dispar resultado".

   La Audiencia desestima también la impugnación relativa a la desestimación de las acciones de competencia desleal, lo que ha quedado firme al no haber sido objeto de recurso de casación ni estar afectado por el recurso extraordinario por infracción procesal.

6. Frente a la sentencia de apelación, Inditex formula recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de dos motivos, y recurso de casación, articulado en un motivo.

   Las objeciones formuladas a la admisión de ambos recursos no se refieren a causas objetivas de inadmisibilidad, y en la medida que guardan relación con la procedencia de los motivos serán tenidas en cuenta, en su caso, al analizar cada uno de los motivos.

Recurso extraordinario por infracción procesal

1. Formulación del motivo primero. El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, por infracción del art 218 LEC en relación con el art. 24 CE, al haber incurrido la sentencia recurrida en incongruencia omisiva, "puesto que omite explícitamente pronunciarse respecto de la revisión probatoria realizada en la instancia ni respecto del resto de cuestiones planteadas en el recurso de apelación respecto de la infracción marcaria, al entender erróneamente que esta parte ha manifestado una opinión incorrecta sobre la doctrina jurisprudencial aplicable a los autos, evitando así entrar a conocer sobre las cuestiones planteadas".

   Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo primero. Como en otras ocasiones, hemos de partir del marco jurisprudencial sobre el deber de congruencia de las sentencias, contenido, entre otras, en las sentencias 450/2016, de 1 de julio, y 165/2020, de 11 de marzo:

   "Con carácter general, venimos considerando que "el deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [causa de pedir] y el fallo de la sentencia" ( Sentencias 173/2013, de 6 de marzo). "De tal forma que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido ("ultra petita"), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ("extra petita") y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes ("infra petita"), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretase como desestimación tácita. Se exige por ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito" ( Sentencias 468/2014, de 11 de septiembre, y 375/2015, de 6 de julio).

   En la demanda se habían ejercitado una pluralidad de acciones, marcarias y de competencia desleal. Las marcarias se fundaban en la infracción de la marca ZARA, titularidad de la demandante, al resultar de aplicación el ius prohibendi previsto en las letras b) y c) del art. 34.2 LM. Tanto las acciones marcarias como las de competencia desleal fueron desestimadas por la sentencia de primera instancia. De tal forma que la sentencia ahora recurrida, a la que se imputa un defecto de incongruencia omisiva, conoció de la apelación de la sentencia de primera instancia que era absolutoria. La sentencia de apelación desestima el recurso de apelación formulado por la demandante, que afectaba a los pronunciamientos relativos a la infracción de la marca ZARA al amparo del art. 34.2.c) LM por aprovechamiento del renombre de la marca y perjuicio de dicho carácter renombrado, y a los ilícitos concurrenciales denunciados.

   Y esa desestimación respeta la jurisprudencia contenida en la sentencia 722/2015, de 21 de diciembre, sobre la congruencia de las sentencias desestimatorias:

   "En el caso de las sentencias absolutorias, como la presente, es jurisprudencia que "las sentencias absolutorias no pueden ser por lo general incongruentes, pues resuelven sobre todo lo pedido, salvo que la desestimación de las pretensiones deducidas por las partes se hubiera debido a una alteración de la causa de pedir o a la estimación de una excepción no opuesta por aquellas ni aplicable de oficio por el juzgador" ( Sentencias 476/2012, de 20 de julio, y 365/2013, de 6 de junio). De tal forma que, como puntualiza esta última Sentencia 365/2013, de 6 de junio, "la sentencia desestimatoria de la demanda es congruente salvo que ignore injustificadamente un allanamiento, la desestimación de la demanda principal venga determinada por la estimación de una reconvención o una excepción no formuladas (en este último caso, salvo cuando sea apreciable de oficio), o pase por alto una admisión de hechos, expresa o tácita, realizada por el demandado"".

   En última instancia, el tribunal de apelación se ha pronunciado sobre impugnación de la desestimación de las acciones marcarias basadas en la infracción de la marca ex art. 34.2.c) LM, sin perjuicio de que el ahora recurrente, que también lo era en apelación, no esté de acuerdo con el sentido de la resolución.

3. Formulación del motivo segundo. El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, "por errónea valoración de la prueba, puesto que la sentencia recurrida incurre en patente error al confirmar el pronunciamiento de la sentencia de instancia respecto a que el premio de la promoción comercial era una tarjeta de 1.000 euros de ZARA, cuando en realidad se sortearon premios en metálico". Para justificarlo, en el desarrollo del motivo argumenta:

   "(que) la promoción comercial tuviera como regalo una tarjeta regalo ZARA por importe de 1.000 euros, es incompatible con el documento núm. 6 de la contestación a la demanda, un acta notarial que protocoliza las bases de la promoción denominada "Regalos de invierno", y entre los premios reseñados no aparece la tarjeta regalo por importe de 1.000 euros de ZARA. Y este error habría sido relevante, pues este hecho permitió concluir al tribunal de primera instancia que el uso del signo ZARA lo fue "con justa causa conforme a los usos de mercado", al ser "la única forma de ofrecer al usuario una información completa sobre el concreto regalo que se sorteaba".

   Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

4. Desestimación del motivo segundo. El análisis y la resolución del motivo se enmarca en la doctrina de esta sala sobre el margen de revisión de la valoración de la prueba al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, que se contiene, entre otras, en la sentencia 334/2016, de 20 mayo:

   "(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero), se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados".

   En nuestro caso el error denunciado no es propiamente un error notorio o patente, pues en la propia acta notarial que protocoliza las bases de la promoción, al reseñar los premios, incluye la advertencia siguiente: "los premios aquí indicados podrán variar en función de la publicidad a través de la cual se hubiera producido la participación del usuario ganador". Por lo que no es notoria o palmaria la contradicción advertida en el motivo, que los tribunales de instancia hubieran apreciado que uno de los regalos de la promoción era una tarjeta regalo por importe de 1.000 euros de ZARA, y que este regalo promocional no existía. Las propias bases de la promoción advertían que los regalos podían cambiar en función de la publicidad a través de la cual se produjera la participación del usuario. Y en este caso el regalo consistente en la tarjeta regalo de 1.000 euros de ZARA fue introducida mediante la publicidad que se denuncia por la demandante que constituyó una infracción de su marca ZARA.

Recurso de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la "infracción del art. 34.2. c) LM y de la jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal Supremo 505/2012, de 23 de julio, y 63/2017, de 11 de marzo, "sobre el alcance de la marca renombrada. La sentencia recurrida exige al titular del derecho exclusivo de la marca renombrada no solo la concurrencia de los requisitos contenidos en dicho artículo tal y como han sido interpretados jurisprudencialmente, sino justificación específica de que la conducta infractora perjudica las funciones económicas de la marca".

   En el desarrollo del motivo se argumenta lo siguiente:

   "La sentencia recurrida parte de la siguiente base: aun cuando se acreditase la concurrencia de los supuestos de infracción de la marca renombrada previstos en el artículo 34.2.c) de la Ley de Marcas, sería preciso, adicionalmente, justificar que la conducta del demandado perjudicaba las funciones económicas de la marca. Entendemos que el modo de razonar es erróneo, dicho sea con todo respeto y en estrictos términos de defensa, pues el perjuicio de las funciones económicas de la marca renombrada es inherente a los tres tipos de infracción descritos en el artículo 34.2 c) de la Ley de Marcas: no se trata de un requisito adicional de la infracción, sino que es un rasgo propio de cualesquiera de las infracciones de la marca renombrada expresamente tipificadas en el precepto citado".

   Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo. El art. 34.2.c) LM confiere al titular de la marca registrada la facultad de "prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (...) c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada".

   Este precepto es la trasposición que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, hizo del art. 5.2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que habilitaba a "cualquier Estado miembro" para "disponer que el titular -de la marca- esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos".

   Existe una doctrina muy consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, interpretando estos preceptos, ha establecido pautas para poder apreciar que una marca es notoria y también respecto del alcance de la especial protección que se confiere a estas marcas.

   De acuerdo con estas pautas interpretativas provenientes del TJUE, este Tribunal Supremo ha elaborado una doctrina jurisprudencial, que se contiene en la Sentencia 450/2015, de 2 de septiembre:

   "Al respecto (el alcance de la protección de las marcas notorias), debemos recordar que la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que "la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca".

   "En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 ("Intel-CPM"), puntualizó qué debía entenderse por tal vínculo: primero argumenta que "cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior"; y concluye después que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo".

   Ahora bien, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), "(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre". Esto es: para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM")], sin que deban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

   "Según la reseñada STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), "(e)l concepto de "ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca" -también designado con los términos de "parasitismo" y de "free-riding"- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre"".

3. En nuestro caso, no hay duda de que la marca de la demandante ZARA es renombrada. Al mismo tiempo está acreditado en la instancia que la demandada empleó este signo en la campaña promocional de sus servicios en el año 2010, al anunciar que el regalo promocional de uno de los servicios ofertados era un sorteo de 1.000 euros que podían gastarse en una tarjeta de regalo de 1.000 euros de ZARA. De este modo se cumplía el requisito de haber usado un signo idéntico al de la marca renombrada ZARA, aunque no para ofertar productos o servicios con esta marca, sino para ilustrar uno de los premios del sorteo a que daba derecho a participar la contratación de los servicios que la demandada ofertaba. Si no fuera porque el uso realizado por el signo ZARA se ha considerado descriptivo, la conducta de la demandada podría haber quedado encuadrada en el art. 34.2.c) LM, siempre que se acreditara que ese uso del signo ZARA conllevaba un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca, o que perjudicara su distintividad o notoriedad.

   La primera y principal razón aportada por el juzgado para negar la infracción de la marca se contiene en el fundamento jurídico cuarto de su sentencia, y era la consideración de que el uso realizado de la marca ZARA por la demandada era un uso descriptivo amparado por el art. 37 LM. Luego, a mayor abundamiento, el juzgado negó que concurrieran los requisitos exigidos por el art. 34.2.b) y c) para que existiera infracción de la marca.

   La Audiencia, que confirmó la desestimación de las pretensiones basadas en la infracción de la marca ZARA, no argumentó nada sobre la primera y principal razón de su desestimación, el uso descriptivo de la marca del art. 37 LM, sin perjuicio de que atendiera a otra cuestión relacionada con lo que consideraba eran requisitos para la infracción de la marca notoria, y entendiera que la conducta de la demandada no entrañaba un perjuicio de las funciones económicas de la marca.

   El recurso de casación combate esta última conclusión y se esfuerza en argumentar por qué "no se trata de un requisito adicional de la infracción, sino que es un rasgo propio de cualesquiera de las infracciones de la marca renombrada expresamente tipificadas en el precepto citado - art. 34.2.c) LM-".

   Sin perjuicio de que conforme a la jurisprudencia mencionada el recurrente pudiera tener razón, en este caso sería irrelevante porque la primera razón por la que se rechazó que hubiera existido infracción de su marca es que el uso realizado por la demandada era descriptivo, conforme al art. 37 LM. En ningún caso la estimación del motivo podría tener efecto útil, ya que el tribunal de primera instancia apreció ese uso descriptivo, lo que, al no ser rebatido por la Audiencia, que además confirmó el fallo de primera instancia, debía haber sido combatido en casación y no lo fue.

   En realidad fue combatido a través del motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal, al impugnar la valoración de la prueba relativa a un hecho sobre el que se apoyaba la valoración jurídica del uso descriptivo de la marca ZARA. En la medida en que ese motivo del recurso extraordinario por infracción procesal ha sido desestimado y en casación no se combate la valoración jurídica por la que en la instancia se apreció el uso descriptivo de la marca ZARA, que constituía un límite al derecho de esta marca según el art. 37 LM, debemos ahora desestimar el motivo de casación.

   La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, a la que venimos refiriéndonos con la abreviatura LM, al regular los efectos del registro de marca, se refiere en primer lugar, en el art. 34, a los derechos conferidos por la marca, y en concreto en el apartado 2 al ius prohibendi. Y, más adelante, el art. 37 LM establece una enumeración de limitaciones del derecho de marca, supuestos en que una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero su uso en el tráfico económico, eso sí conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Uno de estos supuestos, en la redacción originaria de la ley, que es la aplicable al caso, es cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o servicio (letra c). Bajo este supuesto debía entenderse incluido, como explicita ahora la Ley tras la reforma introducida por el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, el uso de la marca para "designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos". Esto es lo que entiende el tribunal de apelación que ha hecho la demandada al emplear el signo ZARA para publicitar que uno de los premios del sorteo en que se participaba con la adquisición del servicio ofertado por la demandada, era una tarjeta regalo por valor de 1.000 euros de ZARA.

Costas

Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, procede imponer las costas generadas por ambos recursos a la entidad recurrente ( art. 398.1 LEC), con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª , apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.