SAP Madrid 289/2018, 18 de Mayo de 2018
| Ponente | ANGEL GALGO PECO |
| ECLI | ES:APM:2018:7781 |
| Número de Recurso | 692/2016 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 289/2018 |
| Fecha de Resolución | 18 de Mayo de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigesimoctava
c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035
Tfno.: 914931988
37007740
N.I.G.: 28.079.47.2-2013/0007365
Rollo de apelación nº 692/2016
Materia: Marcas
Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid
Autos de origen: Juicio ordinario 569/2013
Apelante: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
Procurador/a: D. Argimiro Vázquez Guillén
Letrado/a: D. Francisco Javier Arroyo Álvarez de Toledo
Apelada: BUONGIORNO MYALERT, S.A.
Procurador/a: Dª Ana Vázquez Pastor
Letrado/a: D. Eduardo Castillo San Martín
SENTENCIA nº 289/2018
En Madrid, a 18 de mayo de 2018.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D. Alberto Arribas Hernández ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 692/2016, los autos 569/2013, provenientes del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid.
Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.
La procuradora Dª Silvia Vázquez Senín, actuando en nombre y representación de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A., presentó el 31 de julio de 2013 demanda contra BUONGIORNO MYALERT, S.A. en solicitud de sentencia "por la que, estimando íntegramente la presente demanda:
"1.- Se declare que el uso realizado por la demandada BUONGIORNO MYALERT, S.A. de la marca renombrada " ZARA" como elemento clave en las promociones de su servicio "Club Blinko" infringió el derecho exclusivo que INDITEX, S.A. ostenta sobre dicha marca renombrada conforme con los hechos expuestos en este escrito y lo razonado en los Fundamentos de Derecho;
2.- Subsidiariamente a la anterior declaración y para el caso de que fuera desestimada la anterior pretensión se declare que los actos realizados por BUONGIORNO MYALERT, S.A. de la marca renombrada "ZARA" como elementos clave en las promociones de su servicio "Club Blinko" constituyen actos de competencia desleal conforme con los hechos expuestos en este escrito y lo razonado en los Fundamentos de Derecho;
3.- Se condene a BUONGIORNO MYALERT, S.A. a no reanudar tales actividades infractoras en el futuro; absteniéndose de utilizar en lo adelante (sic) cualquier denominación y/o marca y/o nombre comercial y/ o cualquier otro signo distintivo que incluya la marca " ZARA" y/o cualquier signo distintivo confundible y/o asociable con cualquiera de las marcas propiedad de INDITEX, S.A.;
4.- Se condene a BUONGIORNO MYALERT, S.A. a indemnizar a mi mandante por los daños y perjuicios patrimoniales y morales ocasionados por los actos de infracción de marca y, subsidiariamente los actos de competencia desleal cuyo importe ascenderá al monto que resulte en la fase probatoria correspondiente, de conformidad con las bases establecidas en el hecho cuarto y el fundamento jurídico material tercero de esta demanda;
5.- Se condene a la demandada a publicar el fallo de la sentencia dictada con tipo de letra de tamaño mínimo 10 en la columna derecho de cabecera de la página de inicio de los sitios web www.blinko.es y www.blinkogold.es, con un enlace de contenido a la sentencia en su totalidad, manteniendo la publicación y el enlace en esa posición durante el tiempo que el Juzgado considere oportuno y, al menos, durante un mes; y, en todo caso,
6.- Se condene a la demandada al pago de las costas originadas por este procedimiento".
Tras seguirse el juicio por sus trámites, el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia, con fecha 15 de marzo de 2016, con el siguiente fallo:
"Que se desstima la demanda presenteada por el procurador (sic) Dª Silvia Vázquez Senín en nombre de la mercantil INDITEX, S.A. por actos de infracción de marca y competencia desleal interpuesta frente a BUONGIORNO MYALERT, S.A., representada por el Procurador (sic) Dª Ana Vázquez Pastor. Todo ello con la imposición de las costas procesales a la parte actora".
Publicada y notificada dicha resolución a las partes, por la demandante se interpuso recurso de apelación, que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición de la demandada, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, el cual se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.
La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 17 de mayo de 2018.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del tribunal.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
-
ANTECEDENTES RELEVANTES Y TÉRMINOS EN QUE SE SUSCITA EL DEBATE EN LA SEGUNDA INSTANCIA
1.- La presente litis trae causa de la demanda promovida por INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ("INDITEX" en adelante) contra BUONGIORNO MYALERT, S.A. (en lo sucesivo "BUONGIORNO"), en ejercicio acumulado de acciones marcarias y de competencia desleal, estás últimas con carácter subsidiario.
2.- Por lo que se refiere al primer grupo de acciones, la demandante perseguía:
(i) La declaración de que sus derechos sobre la marca "ZARA" habían sido infringidos por la utilización que de la misma hizo la demandada en las campañas de promoción de los servicios de remisión de contenidos vía SMS que comercializaba bajo la denominación "Club Blinko" llevadas a cabo en la segunda mitad el año 2010. INDITEX, S.A. invocaba los apartados 2.b ) y 2.c) del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ("LM").
(ii) A tal pedimento se sumaban los de condena a no reanudar en el futuro las actividades infractoras denunciadas, a indemnizar daños y perjuicios y a publicar la sentencia, todo ello, en los términos que han quedado señalados en los antecedentes de hecho de la presente resolución. En cuanto a la pretensión
indemnizatoria, la demandante apuntaba, como método de cálculo, el recogido en el artículo 43.2.b) LM . Adicionalmente se solicitaba una indemnización por el perjuicio causado al prestigio de la marca.
3.- Las acciones de competencia desleal ejercitadas con carácter subsidiario eran la declarativa, la de prohibición de reiteración futura y la indemnizatoria previstas en los apartados 1, 2 y 5 del artículo 32 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, según la redacción resultante de la modificación operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre ("LCD"). Tales pedimentos se basan en la comisión de actos subsumibles en los tipos concurrenciales contemplados en los artículos 4, 12 y 22.6.b) de la referida norma .
4.- La conducta en que se sustenta la demanda consiste, en esencia, en que para promocionar la suscripción del servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS que comercializaba bajo la denominación "Club Blinko", BUONGIORNO ofrecía, en determinadas páginas web a las que se accedía a través de banner con el signo ZARA insertados en otras páginas web, en Facebook y Hotmail, la participación en un sorteo en el que el premio estaba constituido por una tarjeta regalo de ZARA por importe de 1000 euros. En la pantalla que se mostraba tras clicar en el banner, el signo ZARA aparecía en todos los casos destacado y enmarcado en un rectángulo, evocando el formato de las tarjetas habitualmente emitidas por bancos, grandes almacenes y otras entidades con fines comerciales. La participación en el sorteo estaba condicionada a la suscripción del servicio, de pago, y al mantenimiento de la misma durante un tiempo mínimo de 30 días, según se hacía constar en el texto informativo que figuraban en el faldón de la pantalla, en el que también se hacía referencia al prestador del servicio y condiciones de este. La suscripción al servicio podía llevarse a cabo a través de esa misma pantalla.
5.- Al cabo del trámite, el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimatoria. Tal decisión se sustenta, en esencia, en que el uso de la marca ZARA realizado por BUONGIORNO no afectó a ninguna de las funciones de la marca (de indicación de origen, publicitaria y de inversión), no lesionó la notoriedad de la marca de la demandante, ni implicó un aprovechamiento indebido de la reputación de la misma, considerándose, en cuanto a este último extremo, que se trataba de un uso con justa causa y conforme a los usos del comercio, en tanto que necesario para la identificación del premio. Las acciones de competencia desleal ejercitadas con carácter subsidiario tampoco prosperaron al considerar el juez a quo que se encontraban prescritas.
6.- Disconforme con lo así decidido, INDITEX apeló para solicitar una sentencia conforme con sus pedimentos iniciales. Debemos efectuar, sin embargo, dos precisiones: (i) en lo referente a la acción declarativa de infracción marcaria, se hace abandono de aquellos planteamientos de la demanda que se sustentaban en el artículo 34.2.b) LM, por lo que el juicio sobre esta cuestión y el consiguiente pronunciamiento desestimatorio debe considerarse excluido del ámbito de la labor revisora que como tribunal de apelación nos corresponde; y
(ii) se concreta el montante indemnizatorio a la vista del resultado de la prueba practicada en primera instancia, pasándose a solicitar 84.000 euros por infracción del derecho de exclusiva y 308.327,62 euros por el daño causado al prestigio de la marca.
7.- Por su parte, BUONGIORNO, en el escrito de oposición, no se limita a combatir los argumentos desplegados en el de interposición del recurso, sino que, además, revive, como argumento defensivo, en conexión con la doctrina del efecto útil, la aplicabilidad de la doctrina del retraso desleal o verwirkung, que había sido rechazada en la sentencia recurrida.
8.- En los...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
ATS, 14 de Febrero de 2022
...procesal interpuesto por Inditex S.A. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) de 18 de mayo de 2018 (rollo 692/2016) que conoció de la apelación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid de 15 de marzo de 2016 (juicio ordinario núm. "2.º De......
-
STS 725/2021, 26 de Octubre de 2021
...recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Industria de Diseño Textil, S.A., contra la sentencia n.º 289/2018, de 18 de mayo, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª, en el rollo de apelación n.º 692/2016, dimanante de los autos de pr......
-
STS 485/2024, 10 de Abril de 2024
...recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Industria de Diseño Textil, S.A., contra la sentencia n.º 289/2018, de 18 de mayo, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª, en el rollo de apelación n.º 692/2016, dimanante de los autos de pr......
-
ATS, 12 de Mayo de 2022
...interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) de 18 de mayo de 2018, en el recurso de apelación nº 692/2016. Recurrente: Industrias de Diseño Textil, S.A. (en adelante, Inditex), representada por el procurador Dña. Silvia Vázquez Senín y asistida de su ......