STS 554/2020, 26 de Octubre de 2020

Tramitación en primera instancia

1. La procuradora Elena Rodríguez de Azero Machado, en nombre y representación de Tomás, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife, contra Ariadna, para que se dictase sentencia por la que:

   "Declare:

   "1. La infracción por parte de la demandada de los derechos de marca de mi mandante en el uso de la denominación "La Plaza", la cual se encuentra registrada como marca nacional bajo el número de expediente NUM000.

   "2. La existencia de actos de competencia desleal por parte de la demandada como consecuencia de la explotación comercial de la denominación "Óptica Plaza" para los servicios de las clases 35 y 44 del Nomenclátor.

   "3. La existencia de daños y perjuicios como consecuencia de los actos infractores y desleales declarados anteriormente, debiendo indemnizar al demandante.

   "Y, como consecuencia de todo ello, condene a la demandada a:

   "1. Estar y pasar por las anteriores declaraciones;

   "2. Cesar inmediatamente, así como a abstenerse en el futuro, del uso de las denominaciones *La Plaza", "Óptica Plaza" y "Óptica Plaza Los Llanos de Aridane" y "Óptica Plaza Chica" para servicios de las clases 35 y 44 del Nomenclátor, en relación con servicios ópticos, así como de cualquier otro signo que difiera únicamente en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquellos, en relación con las clases 35 y 44 del Nomenclátor;

   "3. La retirada del rótulo comercial "Óptica Plaza" y/o "Óptica Plaza Chica", así como la retirada del tráfico económico, a su costa, de toda mención a la denominación "Plaza" para servicios de las clases 35 y 44 del Nomenclátor, extendiéndose dicha retirada del mercado a los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas, bolsas, tarjetas, directorios, guías telefónicas o cualesquiera otros documentos en los que figure dicha denominación;

   "4. La destrucción de los elementos descritos en el punto anterior.

   "5. Pagar al actor en concepto de indemnización, por la infracción de marca y competencia desleal a que se refieren los pedimentos declarativos, la cantidad correspondiente al 1% calculado sobre la cifra de ventas alcanzada respecto de los productos y servicios comercializados bajo la denominación "Óptica Plaza" desde su apertura en el mes de junio de 2013 y hasta el cese efectivo en la utilización de dicho signo por la demandada.

   "6. Publicar el Fallo de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento, a su costa, en el periódico local de mayor tirada de Los Llanos de Aridane, colocando la publicación del Fallo en página impar, utilizando el mismo tamaño de fuente que los artículos contenidos en el periódico de que se trate.

   "7. A renunciar al nombre de dominio "opticaplaza.es",

   "8. A pagar a la actora las costas del presente procedimiento. ".

2. El procurador Claudio García del Castillo, en representación de Ariadna, contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

   "por la que se desestime íntegramente la demanda, con imposición de costas a la parte actora."

   La representación de la parte demandada formuló reconvención y suplicó al Juzgado que dictase sentencia:

   "que declare haber lugar a la acción reivindicatoria formulada contra la marca litigiosa en su nomenclátor o clase 44, relativa al epígrafe de óptica y, subsidiariamente su nulidad parcial, debiendo en ambos casos cesar el reconvenido en cualquier uso de la misma y demás efectos legales, todo ello con expresa imposición de costas a la parte reconvenida.".

3. La procuradora Elena Rodríguez de Azero Machado, en representación de Tomás, contestó a la demanda reconvencional y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

   "por la que desestime íntegramente la reconvención, con expresa imposición de costas a la parte contraria.".

4. El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife, dictó sentencia con fecha 30 de junio de 2016, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "Fallo: Desestimo la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Elena Rodríguez de Azero Machado, en nombre y representación de Don Tomás contra Doña Ariadna, absuelvo a la demandada de la pretensión formulada, con expresa condena en costas al demandante.

   "Desestimo la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador Don Claudio García del Castillo, en nombre y representación de Doña Ariadna contra Don Tomás, absuelvo al demandado de la pretensión formulada, con expresa condena en costas a la demandante.".

Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Tomás. La representación procesal de Ariadna presentó escrito de oposición.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife mediante sentencia de fecha 8 de septiembre de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "Fallamos: 1. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el actor y estimar la impugnación deducida por la demandada, revocando en parte, en consecuencia, la sentencia apelada, en concreto, en su pronunciamiento que desestima la reconvención, pronunciamiento que se deja sin efecto.

   "2. Desestimar en su integridad la demanda interpuesta por el actor, Don Tomás, absolviendo a la demandada, Doña Ariadna, de las pretensiones formuladas en su contra en ella, y estimar la reconvención deducida por esta en su pretensión subsidiaria, declarando la nulidad de la marca litigiosa en su nomenclátor o clase 44, relativo al epígrafe de servicios de óptica, debiendo cesar el actor mencionado en el uso de la misma, condenando a este al abono de las costas devengadas en primera instancia, tanto de las originadas con la demanda como las derivadas de la reconvención.

   "3. Imponer al actor apelante las costas de segunda instancia originadas con su recurso desestimado, con pérdida del depósito constituido para recurrir, y no hacer imposición especial sobre las costas devengadas en la misma instancia con la impugnación deducida por la demandada apelada.".

3. Instado el complemento y la subsanación de la anterior resolución por la representación procesal de Tomás, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección 4.ª, dictó auto de fecha 2 de octubre de 2017 por el que desestimaba las peticiones de complemento y subsanación.

Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

1. La procuradora Elena Rodríguez de Azero Machado, en representación de Tomás, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

   Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

   "1º) Al amparo del art. 469.1.4.º LEC, se alega infracción de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE al haberse valorado la prueba de forma errónea, arbitraria o ilógica.

   "2º) Al amparo del art. 469.1.4.º LEC, se alega infracción de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE al haberse valorado la prueba de forma errónea, arbitraria o ilógica.

   "3º) Se alega infracción del art. 218.1 LEC al incurrir la sentencia en incongruencia ultra petita por condenar al cese en el uso de la marca controvertida sin haber formado parte esta condena de la causa de pedir.

   "4º) Se alega infracción del art. 218.1 LEC al incurrir la sentencia en incongruencia omisiva por no resolver sobre las acciones de competencia desleal.".

   Los motivos del recurso de casación fueron:

   "1º) Se alega infracción del art. 51.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas.

   "2º) Se alega infracción del art. 54 en relación con el art. 41.1.a) de la Ley 17/2001 de Marcas.

   "3º) Se alega infracción del art. 2.1 en relación con los arts. 4, 6 y 12 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal.".

2. Por diligencia de ordenación de 28 de noviembre de 2017, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4.ª) tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente Tomás, representado por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira; y como parte recurrida Ariadna, representada por el procurador Francisco Javier Neyra Cruz.

4. Esta sala dictó auto de fecha 8 de julio de 2020, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "1.º) Admitir el segundo motivo del recurso de casación y el tercer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de D. Tomás contra la sentencia con fecha 8 de septiembre de 2017 dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4.ª), en el rollo de apelación n.º 51/2017, dimanante del procedimiento ordinario n.º 487/2013, del Juzgado de Mercantil n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife.

   "2.º) No admitir los motivos primero y tercero del recurso de casación y los motivos primero, segundo y cuarto del recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de D. Tomás contra la sentencia con fecha 8 de septiembre de 2017 dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4.ª), en el rollo de apelación n.º 51/2017, dimanante del procedimiento ordinario n.º 487/2013, del Juzgado de Mercantil n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife.".

5. Dado traslado, la representación procesal de Ariadna presentó escrito en el que alegaba que no formulaba oposición a los recursos formulados de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 7 de octubre de 2020, en que ha tenido lugar.

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

   i) El padre de Tomás, era titular, desde el año 1961, de una oficina de farmacia sita en la Plaza España de Los Llanos de Aridane. Este establecimiento ha sido conocido e identificado en la localidad como la "Farmacia de La Plaza". Sin que, además, conste que en ese establecimiento se prestaran servicios propios de óptica, al margen de los productos que ordinariamente se comercializan en farmacias (gafas-lupas no individualizadas para la corrección de la presbicia).

   ii) Tomás participa en la comunidad de bienes titular del negocio y establecimiento de óptica ubicado en la Avda. de Venezuela núm. 11 de Los Llanos de Aridane, en la Isla de La Palma. En ese establecimiento no se empleaba como marca u otro signo distintivo "Óptica La Plaza" antes de que, en mayo de 2013, Tomás hubiera obtenido el registro de la marca mixta "La plaza" para servicios de venta al por menor en comercio de artículos y productos de una farmacia, parafarmacia y de una óptica (clase 35), y para servicio de ópticos (clase 44). Hasta ese momento, la óptica operaba con las denominaciones "Federópticos", "Federópticos Lavers" y "Sunoptics Island". Solo a partir del mes de julio de 2013 el negocio de óptica comenzó a utilizar el nombre de "Opticalia La Plaza".

   iii) Entre octubre de 2005 y mayo de 2006, Ariadna trabajó, en su condición de óptica, en ese establecimiento de óptica titularidad de la comunidad de bienes de la que formaba parte Tomás.

   iv) En el año 2007, Ariadna abrió un negocio de óptica, que inicialmente instaló en un local de la calle Fernández Taño de aquella localidad.

   Desde su apertura en el año 2007, Ariadna ha venido utilizando la denominación "La Plaza" o "Plaza" para la identificación del negocio y el establecimiento en el tráfico económico. Y en el año 2010 adquirió el dominio público " opticaplaza.es " para sus relaciones y comunicaciones a través de internet.

   En el año 2013, este negocio de óptica de la Sra. Ariadna fue trasladado a un local de la Avda. de Venezuela núm. 11, muy próximo y frente al establecimiento de óptica del Sr. Tomás.

   v) Cuando el Sr. Tomás solicitó el registro de la marca "Óptica La Plaza", conocía que la demandada era titular del establecimiento de óptica sito en la calle Fernández Taño y que el mismo giraba y utilizaba en el tráfico el nombre de "Óptica La Plaza" desde el año 2007.

   La solicitud del registro de esta marca se hizo a los pocos días de que la demandada suscribiera el contrato de arrendamiento del local en Avenida de Venezuela, al que trasladó su negocio.

   vi) La oficina de farmacia del padre de Tomás fue trasladada de su ubicación originaria (en la Plaza España) a la Avenida de Venezuela, a un local anejo a la óptica del Sr. Tomás, y en su fachada se colocó una placa de metacrilato con la denominación "Farmacia La Plaza", placa que no consta que estuviera instalada en el anterior local de la farmacia.

2. Tomás, como titular de la reseñada marca "La Plaza", presentó la demanda que dio inicio al presente procedimiento frente a Ariadna, en la que ejercitaba acciones de violación de su marca, además de otras basadas en la realización de actos de competencia desleal.

   La demandada, además de oponerse, formuló una reconvención en la que, con carácter principal, ejercitaba una acción reivindicatoria de la marca respecto de los servicios ópticos (clase 44), y, subsidiariamente, pedía la nulidad de la marca. El suplico añadía a continuación: "debiendo en ambos casos cesar el reconvenido en cualquier uso de la misma y demás efectos legales".

3. La sentencia de primera instancia desestimó tanto la demanda como la reconvención.

   La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el demandante (Sr. Tomás), y la demandada reconviniente (Sra. Ariadna), además de oponerse al recurso, impugnó la sentencia en relación con la desestimación de la reconvención.

   La Audiencia desestima el recurso de apelación del Sr. Tomás y estima la impugnación de la Sra. Ariadna. En concreto, la sentencia de apelación desestima la acción reivindicatoria y declara la nulidad de la marca "La Plaza" para servicios ópticos (clase 44). Y añade a continuación: "debiendo cesar el actor (...) en el uso de la misma".

4. El Sr. Tomás ha interpuesto recurso de casación, articulado en tres motivos, y extraordinario por infracción procesal, sobre la base de cuatro motivos.

   Tan sólo han resultado admitidos el motivo tercero del recurso extraordinario por infracción procesal y el motivo segundo de casación, que impugnan el mismo pronunciamiento de la sentencia, el que ordena al demandante reconvenido a cesar en el uso de la marca declarada nula.

   Ariadna no se opone a la estimación de los recursos al reconocer que la petición contenida en el suplico de la reconvención relativa al cese en el uso de la marca litigiosa estaba ligada a la petición principal de reivindicación de la marca, y no a la petición subsidiaria de nulidad de la marca, que fue la que finalmente se estimó

Recurso extraordinario por infracción procesal

1. Formulación del motivo tercero. El motivo se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC, y denuncia la incongruencia de la sentencia porque condena al cese en el uso de la marca controvertida, sin que eso hubiera formado parte del litigio.

   Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Estimación del motivo tercero. Para analizar esta cuestión hemos de partir de la jurisprudencia de la sala sobre el alcance de la exigencia de congruencia de la sentencia, contenida, entre otras, en la sentencia 450/2016, de 1 de julio:

   "Con carácter general, venimos considerando que "el deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causapetendi [causa de pedir] y el fallo de la sentencia" ( Sentencias 173/2013, de 6 de marzo). "De tal forma que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido (ultra petita), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (infra petita), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretase como desestimación tácita. Se exige por ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito" ( sentencias 468/2014, de 11 de septiembre, y 375/2015, de 6 de julio)".

   En nuestro caso, en el suplico de la reconvención se pedía, primero y con carácter principal, la reivindicación de la marca litigiosa (La plaza) y, después y de forma subsidiaria, la nulidad de la marca por registro de mala fe. Y se añadía además: "debiendo (...) cesar el reconvenido en cualquier uso de la misma". La sentencia de apelación, como consecuencia de estimar la impugnación de la sentencia de primera instancia formulada por la demandada reconviniente, estimó la petición subsidiaria de la reconvención y declaró la nulidad de la marca, pero añadió a continuación: "debiendo cesar el actor mencionado en el uso de la misma". La demandada, recurrida ahora en casación, reconoce que esta petición de cese en el uso de la marca iba ligada a la primera petición (principal) de reivindicación de la marca, y no a la segunda de nulidad de la marca. En consecuencia, se aprecia una extralimitación en la sentencia recurrida, en cuanto que no se había solicitado el cese en el uso de la marca como consecuencia de la estimación de la petición subsidiaria de nulidad de la marca. Razón por la cual, procede estimar el motivo y dejar sin efecto la referencia al cese en el uso de la marca.

   La estimación de este motivo hace innecesario entrar a analizar el recurso de casación, que se refiere al mismo pronunciamiento que acabamos de dejar sin efecto.

Costas

1. Estimado el recurso extraordinario por infracción procesal, no hacemos expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC). Como la estimación hace innecesario analizar el recurso de casación, tampoco hacemos expresa condena respecto de las costas de la casación.

   Acordamos la devolución de los depósitos constituidos para la interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª , apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. La estimación del recurso extraordinario por infracción procesal no altera los pronunciamientos sobre costas contenidos en la sentencia de apelación: la condena en costas al demandante y apelante respecto de las generadas con su recurso de apelación que fue desestimado; la no imposición de costas respecto de la impugnación que fue estimada en parte; y la condena de las costas de la primera instancia al demandante y reconvenido, como consecuencia de la desestimación de su demanda y la estimación de la reconvención.