SAP Barcelona 570/2018, 14 de Septiembre de 2018
| Ponente | MANUEL DIAZ MUYOR |
| ECLI | ES:APB:2018:8105 |
| Número de Recurso | 217/2017 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 570/2018 |
| Fecha de Resolución | 14 de Septiembre de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
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N.I.G.: 0801947120148006235
Recurso de apelación 217/2017 -1
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 759/2014
Parte recurrente/Solicitante: IBERGRUP LICORES XXI S.L.
Procurador/a: Ignacio De Anzizu Pigem
Abogado/a:
Parte recurrida: Elisenda, Aquilino, Arsenio, SUPER B S.L.
Procurador/a: Araceli Garcia Gomez
Abogado/a:
SENTENCIA Nº 570/2018
Composición del tribunal:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
Manuel Diaz Muyor
ELENA BOET SERRA
En la ciudad de Barcelona, a catorce de septiembre de dos mil dieciocho.
Apelante : IBERGRUP LICORES XXI, S.L.
Letrado: Josep Carbonell Callico
Procurador: Ignacio de Anzizu P igem
Apelado : Elisenda, Arsenio y Aquilino y SUPER B, S.L.
Letrado: Miguel Aznar Alonso
Procurador: Araceli García Gómez
Resolución recurrida: sentencia
Fecha: 17 de octubre de 2016
Demandante: Elisenda, Arsenio y Aquilino y SUPER B, S.L.
Demandado: IBERGRUP LICORES XXI, S.L.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: « ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por la representación procesal de SUPER B, S.L. y DECLARO que el uso que realiza la demandada IBERGRUP LICORES XXI, S.L. del signo mixto que contiene las palabras RON PALMA MULATA DE CUBA y que aparece identificado en la página 6 de la demanda infringe las marcas 2.009.847 MULATO y en la clase 33 y nº 2.699.253 MULATA en clase 33, de la que la parte actora es titular registral.
Por ello condeno a la parte demandada a:
Cesar y abstenerse en el uso del signo infractor para distinguir bebidas alcohólicas de ron, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo, se le impondrá una sanción pecuniaria a razón de 9.000 euros por mes retraso en el cumplimiento de dicha obligación, al amparo del art. 710.1, párrafo 2º, de la LEC .
A retirar del mercado, a su costa, las referencias en internet, la cartelera, así como material publicitario, carteles, catálogos, albaranes, facturas y cualquier otro soporte documental donde se reproduzca el signo infractor.
Todo ello sin expresa condena en costas.
Desestimo la demanda reconvencional interpuesta por la representación procesal de IBERGRUP LICORES XXI, S.L. contra SUPER B, S.L., sin expresa condena en costas .".
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada, por lo que admitido en ambos efectos y tras el respectivo traslado a la parte adversa, se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 14 de diciembre pasado.
Actúa como ponente el magistrado Manuel Diaz Muyor.
Antecedentes fácticos relevantes.
Los actores Aquilino, Elisenda y Arsenio eran titulares de las marcas españolas nº 2.009.847 "MULATO", en la clase 33 y nº 2.669.253, "MULATA", en clase 33, ambas para distinguir bebidas alcohólicas excepto cervezas. Estas marcas fueron transferidas a la sociedad SUPER B, S.L. y se publicó la concesión de la inscripción el 26 de marzo de 2015.
Estas dos marcas identifican una bebida alcohólica a base de ron que es comercializada por la sociedad INTERNACIONAL DE COMERCIO Y DESTILERIAS J. BORRAJO, S.A.
La demandada IBERGRUP LICORES XXI, S.L. se dedica desde su constitución en el año 2004 a la comercialización, distribución, importación y exportación de toda clase de bebidas alcohólicas, siendo distribuidora del ron PALMA MULATA, producto destilado por la sociedad cubana Tecnoazúcar, con la que mantiene un contrato para la distribución y comercialización de este producto en España.
Los hermanos Aquilino Arsenio Elisenda en su momento instaron dos procedimientos de caducidad de la marca PALMA MULATA ante la OAMI, el primero respecto de la marca 4. 602.454, titularidad de TECNOAZUCAR y el segundo frente a la marca nº 2.680.098, titularidad de COMERCIAL MASOLIVER, S.A.
La demandada solicitó ante la OAMI el registro de una marca comunitaria nº 6. 062.731 RON MULATA DE CUBA AÑEJO RESERVA, mixta, para la clase 33, para distinguir bebidas alcohólicas con excepción de cervezas, y frente a ello se opusieron los actores alegando la prioridad de la marca MULATA, pretensión que fue estimada dando lugar a la denegación del registro de la marca de la demandada.
El Tribunal Supremo, Sala 3ª, en sentencia de fecha 16 de octubre de 2012 concedió el registro de la marca nacional 2.669.253, MULATA, en favor de los actores por entender que era una extensión de la marca MULATO n º 2.009.84 7.
Elisenda, Aquilino y Arsenio formularon demanda de juicio ordinario por infracción de derechos marcarios e indemnización por daños y perjuicios contra la mercantil IBERGROUP LICORES XXI, S.L. alegando riesgo de confusión dada la semejanza denominativa que presentan las marcas de la actora en relación con la utilizada por la demandada. Está confusión vendría dada por la semejanza en la denominación y que además van referidas ambas marcas a la misma bebida el ron, son productos que se comercializan en un mismo mercado, se ofrecen en un mismo tipo de establecimientos y se destinan a un mismo público consumidor.
Por la demandada se alegaron como excepciones la falta de legitimación activa de los actores, por no ser titulares de la marca, la prescripción de las acciones ejercitadas y la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Al mismo tiempo, por la demandada se formuló reconvención en la que se alegaban la caducidad total, y en su caso caducidad parcial, por falta de uso, de las marcas de la demandante.
Sentencia de instancia y alegaciones de las partes en esta instancia.
La sentencia estima la demanda y desestima la demanda reconvencional por entender que IBERGRUP carece de interés legítimo para ejercitar las acciones de caducidad parcial sobre las marcas de la demandante, al no obtener beneficio alguno de estimarse tal caducidad.
También se rechaza por la Juzgadora de instancia la excepción de prescripción y de retraso desleal de la acción ejercitada por entender que la infracción es una actuación continuada y permanente.
Recurre la demandada sobre estas dos excepciones que estima la Juzgadora de instancia, interesando la estimación de la demanda reconvencional y la desestimación de la demanda.
Valoración del Tribunal.
Como se ha dicho, la recurrente cuestiona el uso de las marcas MULATO y MULATA por parte de los demandantes, alegando la caducidad de dichas marcas por falta de uso, que es rechazada por la sentencia de instancia. La actora reconvencional entiende que no se acredita un uso suficiente de los productos que representa la marca MULATO, que se trata de una mera comercialización simbólica, y que por ello debe apreciarse la caducidad.
Expuestos extensamente en la sentencia de instancia los criterios a ponderar a fin de determinar un uso real y efectivo de una marca, a lo largo del procedimiento los titulares de las marcas MULATO y MULATA aportaron numerosa documentación (facturas) que ponen de manifiesto la venta al mayor de ron con miel, ron, mojito y piña colada por diferentes zonas del territorio nacional, así como documentos que acreditan gastos de etiquetaje, todo ello dentro del periodo relevante comprendido entre 2010 y 2015 y la presencia de la marca en folletos publicitarios.
Debemos considerar irrelevantes a los efectos de apreciar si existe o no un uso de la marca las consideraciones realizadas por el testigo Sr. Melchor, al que se remite la parte apelante, y que se atribuye la condición de experto en marketing en el sector de bebidas alcohólicas, afirmó que se trataba de una comercialización mínima, y que esta no resultaba rentable dado el escaso margen de beneficio que a su juicio generaba el reducido número de botellas que se comercializan. Ningún valor atribuye la sentencia de instancia a estas manifestaciones, que se basan en simples convicciones del testigo y no en datos objetivables, por lo que entendemos que consta acreditado de manera suficiente el uso real y efectivo de las marcas MULATO y MULATA.
Con carácter subsidiario se solicita la caducidad parcial de la marca para todos aquellos productos que dentro de la clase 33 no han sido utilizados los signos, a tenor de lo dispuesto en el art. 60 LM .
La sentencia recurrida parte de la premisa fáctica de la comercialización por parte de la recurrente de un ron denominado PALMA MULATA, sin que conste que usa esta denominación para otros productos, por lo que entiende que su interés se ve limitado al ron pero no a otros de los que tienen cabida en la clase 33 (bebidas alcohólicas excepto cerveza) ya que no obtiene beneficio alguno de otro tipo de productos, y por ello considera que carece de legitimación activa para solicitar una declaración de caducidad que impida que estos signos puedan utilizarse para otros productos, también dentro del mismo epígrafe 33 (bebidas no alcohólicas excepto cerveza). Considera la magistrada de instancia que IBERGRUP licores únicamente comercializa ron, y que por ello ningún interés tiene ni beneficio puede obtener de la caducidad parcial, que afectaría a productos que ella no viene comercializando.
La parte recurrente entiende que no procede efectuar una interpretación restrictiva de la legitimación, y se remite para ello a algunas resoluciones judiciales que en este sentido proponen una lectura más amplia, al amparo del principio pro actione y el derecho a la tutela judicial efectiva. Se añade además la intención de comercializar otros productos distintos del ron y por ello afirma tener un interés determinado en ejercitar la acción de caducidad.
La cuestión que se suscita...
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