SJMer nº 13 684/2021, 17 de Diciembre de 2021, de Madrid
| Ponente | BARBARA MARIA CORDOBA ARDAO |
| Fecha de Resolución | 17 de Diciembre de 2021 |
| ECLI | ECLI:ES:JMM:2021:15150 |
| Número de Recurso | 573/2021 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 13 DE MADRID
C/ Gran Vía, 52, Planta 2ª - 28013
Tfno: 917043516
Fax: 917031995
42020310
NIG: 28.079.00.2-2021/0193613
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 573/2021
Materia: Marcas/Nombres comerciales
Clase reparto: DEMANDAS RELATIVAS A MARCAS
EG 914933126
Demandante: DPF AG
Procurador: Dña. FUENCISLA ALMUDENA GOZALO SANMILLAN
Demandado: TERTIANUM AG
SENTENCIA Nº 684/2021
MAGISTRADA QUE LA DICTA : BÁRBARA Mª CÓRDOBA ARDAO
LUGAR : Madrid
FECHA : 17 de diciembre de 2021
Doña Fuencisla Gozalo Sanmillán, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y representación de mercantil DPF AG, presentó demanda de juicio ordinario contra la compañía TERTIANUM AG solicitando se declare la caducidad, por falta de uso en el territorio español, de su marca denominativa TERTIANUM.
Admitida a trámite, se dio traslado de la misma a la parte demandada quien no presentó escrito alguno, siendo declarada en rebeldía procesal.
La audiencia previa se celebró el día 14 de diciembre de 2021, a las 11:30 horas, a la que sólo compareció la parte actora. Tras ratificarse en su escrito de demanda, solicitó el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo, como medios probatorios, que se tuvieran por reproducidos los documentos obrantes en autos. Por ello, sin más trámites, conforme al art. 429.8 de la LEC, se declaró concluso el acto y visto para sentencia.
Posición defendida por la parte demandante en esta instancia
Manifiesta la actora que la mercantil TERTIANUM AG es una compañía suiza dedicada, entre otras cosas, a la prestación de servicios en el sector residencial, en particular, para la tercera edad, servicios sociales y enfermería.
Aunque la demandada es titular de la marca internacional que designa España con el número H0862560, TERTIANUM (denominativa), y que protege los productos y servicios de la clase 35, 36, 37, 42, 43, 44 y 45, nunca la ha usado en el territorio español. Por ello, interesa que se declare su caducidad por falta de uso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 54.1 letra a y 57 de la LM.
La parte demandada, a pesar de haber sido emplazada correctamente en su domicilio social, no contestó en tiempo y forma, siendo declarada en rebeldía procesal.
Legitimación activa y pasiva
El ex artículo 59 de la Ley de MarcasLegislación citada que se aplicaLey 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. art. 59 (31/07/2002), en su redacción anterior al RD 23/2018, de 21 de diciembre de 2018 establecía que la acción declarativa de nulidad o de caducidad del registro de la marca podría ser ejercitada " por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo".
Dicho precepto generó la duda interpretativa de qué debía por " porteador de interés legítimo ". Al principio, el Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de abril de 1994Jurisprudencia citada en contraSTS, Sala de lo Civil, Sección: 1ª, 05/04/1994Marcas., adoptó una postura muy restrictiva al interpretar la antigua ley de marcas, diciendo " que la legitimidad del interés desaparece en tanto en cuanto no exista un conjunto concurrente de productos semejantes puestos en el mercado por ambas partes con identidad en la mención de la marca ". Si bien, tras la modificación de la ley de marcas en el año 2001, suavizó dicha postura al dejar de exigir esa relación de competencia entre las partes. Concretamente, en sus sentencias de 27 de diciembre de 2012 y 28 de diciembre de 2012, declaró lo siguiente: " se encuentra legitimado aquel que se opone a la persistencia en el registro de asientos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, y, en todo caso, esgrimidos de contrario a modo de cobertura del uso calificado por ella como infracto r". Dicha tesis es defendida también por la sección 15ª de la AP de Barcelona, en sus sentencias de 26 de junio de 2008 o 14 de septiembre de 2018 (ROJ: SAP B 8105/2018).
En el caso de autos, es fácilmente deducible el interés legítimo que tiene la parte actora a la hora de interponer la presente demanda al tratarse, al igual que la demandada, de una empresa que se dedica también a la prestación de servicios para la tercera edad. En consecuencia, son dos compañías que participan y desarrollan su actividad en el mismo sector, de ahí su legitimación activa, pues si su voluntad es comercializar productos y servicios con el signo TERTIANUM u otro semejante, en España, se encuentra con un obstáculo y es que ese signo está previamente registrado para el mercado español, por la demandada, de tal manera que sólo consiguiendo la "expulsión" de ese signo del mercado nacional, por falta de uso, podrá la actora iniciar su proyecto empresarial.
Por último, en cuanto a la legitimación pasiva, la demanda se presenta contra quien figura como titular de los derechos marcarios, de ahí que también esté correctamente constituida la Litis, desde el punto de vista pasivo.
Apreciado pues el interés subyacente de la actora en la interposición de esta demanda, me lleva sin más trámites a analizar el fondo de la disputa y en particular, si la demandada ha venido haciendo un uso real y efectivo de su signo, en el mercado español, en los últimos 5 años, para identificar a los productos y servicios de las clases 35, 36, 37, 42, 43, 44 y 45, lo que será objeto de análisis en los fundamentos de derecho siguientes.
Caducidad de la marca por falta de uso . Régimen jurídico y jurisprudencia interpretativa del mismo .
A nivel comunitario, el Artículo 16, apartados 1 y 5 de la Directiva Comunitaria 2015/2436 de Marcas (en idéntico sentido al antiguo art. 10.1 de la Directiva 89/104) dispone lo siguiente:
"1.- Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 17, el artículo 19, apartado 1, el artículo 44, apartados 1 y 2, y el artículo 46, apartados 3 y 4, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.
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- A efectos del apartado 1, también tendrán la consideración de uso:
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el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada asimismo a nombre del titular;
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la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo
con fines de exportación.
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El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular".
Asimismo, el art. 19 de la citada directiva (en sintonía con el antiguo art. 12 de la Directiva 89/104) señala que:
"1. Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no ha sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existen causas que justifiquen la falta de uso.
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Nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud de caducidad, se ha iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.
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El comienzo o la reanudación del uso en el plazo de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad que empezó a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la solicitud de caducidad".
Dichas normas fueron traspuestas al ordenamiento jurídico español en los ex arts. 39, 55 y 58 de la ley de marcas, los cuales han sido modificados en su redacción por el reciente RDL 23/2018, de 21 de diciembre, en vigor desde el 14 de enero de 2019, conforme a la DT única, número 2 del RDL 23/2018, al tratarse de un signo registrado durante la vigencia de la norma anterior pero la demanda se ha interpuesto después de su entrada en vigor (14/1/2019). Ahora bien, al no haber adquirido todavía competencia la Oficina Española de Patentes y Marcas para declarar la nulidad o la caducidad de una marca, de momento, este tribunal goza de plena competencia para conocer de la presente acción de nulidad, de acuerdo con lo previsto en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y de conformidad con las disposiciones...
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