SJMer nº 9 164/2019, 10 de Abril de 2019, de Barcelona
| Ponente | BARBARA MARIA CORDOBA ARDAO |
| Fecha de Resolución | 10 de Abril de 2019 |
| ECLI | ES:JMB:2019:5040 |
| Número de Recurso | 789/2017 |
Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, (Edifici C) - Barcelona - C.P.: 08075
TEL.: 935549749
FAX: 935549759
N.I.G.: 0801947120178006392
Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 789/2017 -D1
Materia: Demandas materia de marcas y diseño industrial
Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: 5080000004078917
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.
Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona
Concepto: 5080000004078917
Parte demandante/ejecutante: AIWA CORPORATION Procurador/a: Ivo Ranera Cahis
Abogado/a: JORDI GÜELL SERRA
Parte demandada/ejecutada: Aiwa Co., Ltd
Procurador/a: Carlos Javier Ram De Viu Y De Sivatte
Abogado/a: LUIS JOSE SORIANO ALBERT
SENTENCIA Nº 164/2019
Magistrada que la dicta: Bárbara María Córdoba Ardao
Lugar : Barcelona
Fecha : 10 de abril de 2019
Don IVO RANERA CAHIS, Procurador de la compañía estadounidense AIWA CORPORATION, presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil SONY KABUSHIKI KAISHA (conocida a nivel comercial
como "SONY CORPORATION") por la que solicita se declare la caducidad por falta de uso de varias marcas nacionales por ella registradas, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado mercantil con arreglo a las normas de reparto.
Por decreto se admitió a trámite la anterior demanda de la que se dio oportuno traslado a la parte demandada.
Dentro del plazo legal para contestar a la demanda, compareció la mercantil AIWA CO. LTD. solicitando se la tuviera por comparecida y en sustitución de la compañía SONY CORPORATION tras haberle cedido en abril de 2018, la titularidad de las marcas objeto de este litigio. Acto seguido, contestó a la demanda oponiéndose a su estimación.
La audiencia previa se celebró el día 20 de noviembre de 2018, a las 10 horas, en la que ambas partes, tras afirmarse y ratificarse en sus respectivos escritos, solicitaron el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo la práctica de diferentes medios probatorios, de los que únicamente fueron admitidos los siguientes:
Parte actora : 1) documental por reproducida y 2) testifical del Sr. Samuel .
Parte demandada : 1) documental por reproducida.
El juicio se celebró el día 11 de febrero de 2019, a las 10 horas, en el que se practicó la prueba admitida con el resultado que consta en soporte de grabación audiovisual.
Finalizada la misma, se concedió la palabra a ambos letrados para informe final.
Concluido el acto, se concedió el plazo de 10 días a la parte actora para que pudiera informar al juzgado acerca de la solicitud realizada por la parte demandada de elevar una cuestión prejudicial al TJUE sobre el concepto de " uso real y efectivo de la marca " al amparo de los nuevos arts. 16 y 19 de la directiva 2015/2436 y si dentro del mismo se puede entender incluido el uso de la marca en Internet.
Evacuado el requerimiento, quedaron los autos en poder del proveyente para dictar la oportuna sentencia.
En las presentes actuaciones se han observado las prescripciones legales a excepción del plazo para dictar sentencia por sobrecarga de trabajo de este juzgador al tener un módulo de entrada superior al 237% sin que hasta la fecha hayan entrado en funcionamiento medidas de refuerzo.
Posiciones de las partes en esta instancia .
Las presentes actuaciones tienen su origen en la demanda interpuesta por la compañía americana AIWA CORPORATION contra la sociedad SONY CORPORATION por la que solicita se dicte sentencia estimatoria de sus pretensiones y de conformidad con lo dispuesto en el apartado C del art. 55.1 de la LM, se declare la caducidad por falta de uso de las siguientes marcas nacionales titularidad de la demandada:
-
Marca nacional mixta nº 890002 "AIWA" (clase 9).
-
Marca nacional mixta nº 1672270 "AIWA" (clase 9).
-
Marca nacional mixta nº 704084 "AIWA" (clase 37).
La compañía AIWA CO. LTD., como nueva titular de las marcas registradas en disputa, al amparo del art. 10 de la LEC, se opone a la demanda por los siguientes motivos:
1) Falta de legitimación activa al carecer la actora de interés legítimo. A su entender, la demandante mantiene una disputa con ella en varios países por su intento de " registrar la marca AIWA a su nombre y apropiarse de la misma para designar a sus productos de la clase 9".
2) Subsidiariamente, se opone a la estimación de la demanda porque sí ha estado usando de manera real y efectiva la marca AIWA dentro de los 5 años anteriores a la presentación de la demanda:
-
Mediante el ofrecimiento y venta de piezas de recambio y dispositivos de dicha marca;
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Mediante el ofrecimiento y prestación de servicios de mantenimiento, reparación y asistencia en España y
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Mediante preparativos serios para la continuación y reanudación del uso de productos nuevos con la marca AIWA.
Falta de legitimación activa por carencia de interés legítimo
Para resolver el primer motivo de oposición alegado por la parte demandada, debemos de partir del ex artículo 59 de la Ley de Marcas, en su redacción anterior al RD 23/2018, de 21 de diciembre de 2018 por razones de índole temporal, según el cual, la acción declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada " por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo".
Dicho precepto generó la duda interpretativa de qué entender por "porteador de interés legítimo". Al principio, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 5 de abril de 1994, adoptó una postura muy restrictiva al interpretar la antigua ley de marcas, diciendo « que la legitimidad del interés desaparece en tanto en cuanto no exista un conjunto concurrente de productos semejantes puestos en el mercado por ambas partes con identidad en la mención de la marca ». Si bien, tras la modificación operada en la ley de marcas del año 2001, el TS suavizó su postura inicial al dejar de exigir esa relación de competencia entre las partes. Concretamente, en sus sentencias de 27 de diciembre de 2012 y 28 de diciembre de 2012, declaró lo siguiente: " se encuentra legitimado aquel que se opone a la persistencia en el registro de asientos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, y, en todo caso, esgrimidos de contrario a modo de cobertura del uso calificado por ella como infracto r". Dicha tesis es defendida también por la sección 15ª de la AP de Barcelona, en sus sentencias de 26 de junio de 2008 o la más reciente de 14 de septiembre de 2018 (ROJ: SAP B 8105/2018).
Aplicando tales preceptos y jurisprudencia al caso de autos, observo, del documento 1 de la demanda, que la actora (la compañía americana AIWA CORPORATION) es titular la marca de la Unión Europea nº 14755037 "AIWA" para la clase 9, solicitada el día 30 de octubre de 2015 y concedida el 3 de marzo de 2016, sin que hasta la fecha la demandada haya solicitado la nulidad de la inscripción (doc. 8 aportado en la audiencia previa).
De tal dato se puede inferir el interés legítimo que tiene la actora en interponer la presente demanda pues si su voluntad es comercializar productos y servicios con el signo distintivo AIWA en España, se encuentra con un obstáculo y es que ese signo está previamente registrado para el mercado español por la demandada de tal manera que sólo consiguiendo la "expulsión" de ese signo del mercado por falta de uso, podrá la actora iniciar su proyecto empresarial.
El hecho de que ambas partes litigantes mantengan enfrentamientos judiciales en distintos países de la Unión Europea (Reino Unido, Alemania o Finlandia) por el mismo problema que las enfrenta en España, no altera la anterior conclusión. Al contrario, refuerza el férreo interés de AIWA CORPORATION por relanzar la marca AIWA para los productos de la clase 9, siendo un objetivo perfectamente lícito y comprensible desde el punto de vista empresarial al igual que querer copar mayores cuotas de mercado que tus empresas competidoras.
En cuanto a la legitimación pasiva, la demanda se presenta contra quien figuraba como titular de los derechos marcarios, la compañía SONY CORPORATION, habiéndose subrogado en su posición la compañía AIWA CO. LTD tras haberle cedido aquella la titularidad de las marcas objeto de este litigio en fecha 1 de febrero de 2017, estando pendiente de practicarse en la OEPM el correspondiente cambio de titularidad de la marca (docs 1 a 3 de la contestación a la demanda), de ahí que se la haya tenido por parte a todos los efectos.
Apreciado pues el interés subyacente de la actora en la interposición de esta demanda, desestimo el primer motivo de oposición invocado por la demandada lo que me lleva sin más trámites a analizar el fondo de la disputa y en particular, si la demandada ha estado haciendo un uso real y efectivo de su signo en el mercado español para identificar a los productos y servicios de las clases 9 y 37 durante los 5 años anteriores a la interposición de la demanda.
Caducidad de la marca por falta de uso .
A nivel comunitario, el Artículo 16, apartados 1 y 5 de la Directiva Comunitaria 2015/2436 de Marcas (en idéntico sentido al antiguo art. 10.1 de la Directiva 89/104) dispone lo siguiente:
" 1.- Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que haya concluido elprocedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido...
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