SJMer nº 6, 30 de Diciembre de 2021, de Madrid
| Ponente | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN |
| Fecha de Resolución | 30 de Diciembre de 2021 |
| ECLI | ECLI:ES:JMM:2021:14556 |
| Número de Recurso | 2213/2019 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO SEIS
MADRID
PROCESO: Ordinario nº 2213/2019
ASUNTO: Sentencia definitiva.
SENTENCIA Nº .
En la Villa de Madrid, a TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
Vistos por D. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de esta Villa y su partido judicial, los presentes autos de PROCESO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado con el Nº 2213/2019, seguidos a instancia de la mercantil H-HOTELS AG, representada por el Procurador Sr. Quiñones Bueno y asistida del Letrado D. Emilio Alonsmo Langle; contra la mercantil HIPERION CAPITAL MANAGEMENT S.G.E.I.C., S.A., representada por el Procurador Sr. Rojas Santos y asistida del Letrado D. Javier Romano Egea; sobre acción de nulidad de registro de marca española ; y,
El expresado demandante formuló demanda de 11.11.2019 que por reparto correspondió a este Juzgado contra los ya citados demandados, por los cauces del juicio ordinario, pretendiendo:
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Se declare que la marca española nº 3.662.096 de la demandada es nula y su registro debe ser cancelado.
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- Se condene a la demandada a abonar las costas procesales.
Alega en apoyo de su pretensión los hechos y fundamentos de derecho que constan en las actuaciones y acompañando los documentos que aparecen unidos.
Previa subsanación de defectos procesales, admitida a trámite la demanda formulada en virtud de Decreto de 9.1.2020, se acordó de conformidad con el art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, el traslado de la misma a los demandados para su contestación.
Por escrito de 14.3.2020 del Procurador Sr. Rojas Santos en representación de la demandada se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y alegaciones de derecho que constan en su escrito, acompañando la prueba documental que estimó oportuna.
Por Diligencia de fecha 10.11.2020 se procedió a señalar día y hora para la práctica de la audiencia previa.
En el día y hora señalados para la celebración de la audiencia previa, comparecieron las partes. Por la parte actora se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de derecho y suplico, interesando los medios de
prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad y certeza de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.
Por la parte demandada no se plantearon cuestiones afectantes a los presupuestos del proceso, interesando los medios que prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad y certeza de los documentos acompañados de adverso, discutiendo su valor probatorio.
Admitida y propuesta únicamente prueba documental quedaron los autos conclusos para resolver, de conformidad con el art. 428.9 L.E.Civil.
Jurisdicción, competencia y procedimiento.
La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.
Posición de las partes.- Pretensión y motivos de la solicitud.- Contestación y motivos de la oposición.
A.- Posición de la demandante.
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- Invocando un registro marcario europeo preferente respecto al signo denominativo 'HYPERION', con registro MUE nº 16.310.261, solicitado en fecha 2.2.2017 y concedido el 17.5.2017, para las clases 39ª y 43º, solicita la demandante se declare la nulidad del registro marcario español nº 3.662.096 denominativo 'HYPERION' para la clase 43ª del Nomenclator, solicitado éste el 19.4.2017 y concedido el 3.10.2017; afirmando -en síntesisque dicho registro incurre en causa de nulidad relativa del art. 52.1 L.Ma. en relación con el art. 6.1.b) de igual norma, en cuanto que el registro de la demandante prioritario respecto al de la demandada, existe entre ambos signos tal similitud e identidad fonética y ortográfica, que determinan un riesgo de confusión y/o asociación en cuanto referidos a los mismos servicios de la clase 43ª.
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- En base a ello se solicita no solo la declaración de nulidad del registro nacional titularidad de la demandada, sino la cancelación del mismo; librando para ello mandamiento al Registro -para su entrega a la demandante-, que si no se pide de modo expreso en todo caso debería acordarse de oficio.
B.- Posición de la demandada.
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- Frente a ello viene a oponerse la demandada, de tal modo que sin hacer expresa oposición [-más allá de la genérica-] a la realidad de los registros y expedientes registrales seguidos ante la EUIPO y ante la OEPM, las fechas de solicitudes y concesión, ni a los signos denominativos indicados, viene a sostener -en esenciaque dedicándose la demandada a actividades de gestión e inversión de capital-riesgo ha venido utilizando el signo 'HYPERION' incluido en su denominación social y además como nombre comercial no registrado, incorporando el mismo a su actividad de gestión de fondos y salvamento y reestructuración de empresas desde su constitución en 2008, aportando noticias de prensa en tal sentido.
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- Añade la demandada que siendo desde 2008 titular de la marca denominativa 'HYPERION' para la clase 35ª y 36ª, con nº de registro M-2.811.929, el registro en el año 2017 de igual signo en el año 2017 para la clase 39ª y 43ª supone un acto de continuidad registral que permite la compatibilidad entre signos.
Examen de la pretensión.- Causa de nulidad relativa por riesgo de confusión [art. 51.1 en relación con el art. 6.1.b) L.Ma.].
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- En cuanto a la causa de nulidad relativa invocada del art. 52.1 L.Ma. que se remite en el presente caso al art. 6.1.b) L.M. [riesgo de confusión en el público, que incluye el de asociación], en la redacción vigente al tiempo de los registros, es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 15.12.2014 [ROJ: SAP M 18888/2014] que "... Por lo que se refiere a la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, es preciso recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del Tribunal de Primera Instancia relativa al Reglamento núm. 40/94, el riesgo de confusión se produce cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [ sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apdo. 29 y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, apdo. 17] ..."
Añade la Sentencia de dicha Sala y Sección, de 9.4.2021 [ROJ: SAP M 4289/2021] que "... El riesgo de confusión ha de examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor que ha sido elaborado por la jurisprudencia comunitaria y, concretamente, con un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate al cual se supone normalmente informado y razonable, atento y perspicaz. En este sentido se han pronunciado las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 22 de junio de 1999 -C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. C. Klijsen Handel BV -, 30 de junio de 2005 -C 286/04 P, Eurocermex, S.A. contra OAMI- y 15 de septiembre de 2005 - C 37/03 P, Bio ID AG contra OAMI -...", añadiendo, al fijar el modo de valoración de dicho riesgo y de los elementos a tener en cuenta, que "... Por otra parte, debe...
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