ATS, 11 de Noviembre de 2015

1. - La representación procesal de D. Luis Pablo presentó el día 27 de junio de 2014 escrito de interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada con fecha 21 de mayo de 2014 por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en el rollo de apelación nº 263/2013 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 380/2012 del Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona.

2. - Mediante diligencia de ordenación de fecha 14 de julio de 2014 se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes con fecha 16 de julio de 2014.

3. - La procuradora Dª Alicia Casado Deleito, en nombre y representación de D. Luis Pablo , presentó escrito ante esta Sala con fecha 30 de julio de 2014 personándose en calidad de recurrente. La procuradora Dª Sara Díaz Pardeiro, en nombre y representación de "DIESEL, S.P.A.", presentó escrito ante esta Sala con fecha 23 de septiembre de 2014, personándose en calidad de parte recurrida.

4. - Por providencia de fecha 16 de septiembre de 2015 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos a las partes personadas.

5. - Mediante escrito presentado el día 16 de octubre de 2015 la parte recurrente muestra su oposición a las causas de inadmisión puestas de manifiesto, entendiendo que los recursos cumplen todos los requisitos exigidos en la LEC, mientras que la parte recurrida mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2015 se manifestó conforme con las posibles causas de inadmisión.

6. - Por la parte recurrente se han efectuado los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Francisco Marin Castan, a los solos efectos de este trámite.

1. - Los presentes recursos extraordinario por infracción procesal y de casación se interponen contra una sentencia recaída en juicio ordinario sobre nulidad de marca. La parte actora solicita en su demanda la nulidad de la marca española 2585042 "S.D.D. SUPER DIESEL DAIREK" para productos de la clase 25, cinturones (vestimentas) solicitada por el demandado el 8 de marzo de 2004 y concedida el 3 de septiembre de 2004. Argumenta la parte actora que tiene varias marcas DIESEL prioritarias, internacionales, españolas y comunitarias, algunas de ellas para la misma clase 25, siendo tal denominación coincidente con su nombre comercial, ampliamente conocida, lo que le otorga el carácter de notoria. Invoca la nulidad con base en que la marca del demandado es idéntica en su elemento distintivo a sus marcas prioritarias y notorias, recae sobre productos idénticos, existiendo por ello un riesgo de confusión en el publico consumidor el cual asociará a los productos del demandado máxime cuando se resalta el elemento DIESEL sobre los otros dos. Asimismo alega la nulidad absoluta de la marca por haber obtenido el demandado el registro con mala fe. El demandado se opuso a la demanda con dos argumentos, tolerancia en el uso por mas de cinco años dado que conoce la existencia de la marca desde el momento de la concesión y caducidad parcial por falta de uso de la marca para cinturones, lo que se extiende a los cinco años anteriores al ejercicio de la pretensión anulatoria.

   Dicho procedimiento fue tramitado en atención a la materia por lo que su acceso a la casación habrá de hacerse a través del ordinal 3º del art. 477.2 LEC .

2. - El escrito de interposición, en cuanto al RECURSO DE CASACIÓN, se articula en un motivo único , dividido en dos apartados.

   En el apartado primero , tras citar como preceptos legales infringidos los artículos 34 , 51.1 b ), 52.2 y 39.1 de la Ley de Marcas , en relación con los artículos 6 y 360 de la LEC , se alega la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales.

   Como fundamento del interés casacional alegado se citan como opuestas a la recurrida las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de fechas 11 de abril de 2014 y 29 de octubre de 2013, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Octava, de fecha 27 de septiembre de 2012 y las Sentencias de esta Sala de fechas 9 de julio de 2013 y 25 de enero de 2007 , todas ellas relativas a la caducidad de la marca.

   Argumenta la parte recurrente que tal doctrina ha sido vulnerada por la sentencia recurrida en tanto la demandante conocía la marca de la demandada desde hace siete años existiendo por tanto caducidad por tolerancia, negando la existencia de mala fe por cuanto en ningún momento el demandado ha intentado impedir el uso de la marca DIESEL por la actora, siendo una marca que ha sido usada por el demandado en el tráfico mercantil con el conocimiento de la actora

   En el apartado segundo , tras citar como precepto lega infringido el artículo 7 del Código Civil , se alega la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

   Como fundamento del interés casacional alegado se citan como opuestas a la recurrida las Sentencias de esta Sala de fechas 10 de julio de 1997 y 22 de enero de 1997 , relativas a los actos propios.

   Argumenta la parte recurrente que tal doctrina ha sido vulnerada por la sentencia recurrida al no considerar que la actuación de la demandante al presentar la demanda, no obstante conocer del uso y registro de la marca cuya nulidad solicita ahora, siete años después, suponga un abuso de derecho.

   El RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL se articula en un único motivo , al amparo de los ordinales 2 º y 4º del artículo 469.1 de la LEC , en el que se denuncia la errónea valoración de la prueba en relación con el uso de la marca.

3. - Pues bien, a la vista de lo expuesto y pese a las manifestaciones de la parte recurrente, el recurso de casación no puede prosperar por las siguientes razones:

   1. porque incurre en la causa de inadmisión de falta de indicación en el encabezamiento de la jurisprudencia que se solicita sea fijada, declarada infringida o desconocida por esta Sala, ( art. 483.2.2º en relación con el art. 481.1 de la LEC ), pues si bien a lo largo del cuerpo del recurso se especifica que dicho interés casacional se fundamenta en la existencia de oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la existencia jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, lo cierto es que no se establece con la precisión propia de un recurso extraordinario como el presente cual es la jurisprudencia que se solicita sea fijada, declarada infringida o desconocida por esta Sala, siendo preciso entrar a examinar el cuerpo del recurso para conocer lo pretendido por la parte recurrente;

   2. porque el recurso de casación incurre en la causa de inadmisión de falta de indicación en el escrito de interposición del recurso de norma sustantiva ( art. 483.2.2º, en relación con los arts. 481.1 y 487.3 de la LEC ). La parte recurrente, en el apartado primero del motivo único en que se articula alega la infracción de los artículos 6 y 360 de la LEC , normas de naturaleza procesal que exceden del ámbito del recurso de casación al estar limitado este recurso a cuestiones sustantivas.

   3. porque el recurso, incurre en la causa de inadmisión de inexistencia de interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provincial por existir jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre el problema jurídico planteado ( art. 483.2.3º, en relación con el art. 477.2.3 de la LEC ). Alegada la existencia de jurisprudencia de Audiencias Provinciales en materia de caducidad de la marca existe jurisprudencia de esta Sala sobre tal cuestión, es más, la propia parte recurrente fundamenta el interés casacional con la cita de varias sentencias de esta Sala al respecto, con lo que la posible contradicción entre Audiencias Provinciales, en su caso, estaría superada al haber sido ya resuelta por esta Sala.

   4. porque el recurso incurren en la causa de inadmisión de inexistencia de interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales por no haberse justificado la contradicción entre Audiencias Provinciales ( art. 483.2.3º, en relación con el art. 477.2.3 de la LEC ). La parte recurrente en fundamento del interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales cita varias sentencias como opuestas a la recurrida con un criterio jurídico que se dice coincidente entre si pero a las mismas no contraponen, con un criterio jurídico coincidente entre si y dispar del anterior, dos sentencias procedentes de una misma Sección y Tribunal, no cumpliendo el presupuesto que este tipo de interés casacional comporta.

   5. porque el recurso incurre en la causa de inexistencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo porque la aplicación de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo invocada solo puede llevar una modificación del fallo recurrido mediante la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considera probados y porque la jurisprudencia invocada carece de consecuencias para la decisión del conflicto atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida ( art. 483.2.3º, en relación con el art. 477.2.3 de la LEC ).

   La parte recurrente, a lo largo del recurso, parte de que la demandante conocía la marca del demandada desde hace siete años existiendo por tanto caducidad por tolerancia, negando la existencia de mala fe por cuanto en ningún momento el demandado ha intentado impedir el uso de la marca DIESEL por la actora, siendo una marca que ha sido usada por el demandado en el tráfico mercantil con el conocimiento de la actora, existiendo por ello un claro abuso del derecho con la interposición de la demanda.

   La sentencia recurrida, tras la valoración de la prueba, confirmando lo dispuesto por la sentencia de primera instancia y aplicando la doctrina de esta Sala en la materia, concluye la existencia de mala fe en la demandada. Señala que el demandado en tanto que registró la marca que incluye el nombre DIESEL entre las palabras utilizadas y lo hace para productos como cinturones, incluidos en la clase 25, por tanto, semejantes a los productos para los que están registradas la marca de la actora, era perfectamente consciente de la notoriedad de la marca DIESEL ya que se dedica precisamente al comercio de complementos de moda como los cinturones. Añade que el demandado no tiene justificación alguna para elegir utilizar dicho nombre en el signo elegido para identificar sus propios productos. Pero lo que es determinante, por su claridad, es la forma en la que se utiliza su propio signo buscando deliberadamente ocultar las demás palabras de su propia marca y destacar desproporcionadamente el nombre DIESEL, como puede apreciarse con un examen de las fotografías de los productos aportados con la propia contestación a la demanda al referirse a otros títulos de la propiedad industrial o en la etiqueta aportada como documento nº 24, lo que pone de manifiesto un propósito concreto del registro, lo que permite calificarlo como de mala fe. Asimismo señala que esa mala fe existía al momento de solicitad la marca en tanto que las marcas de la actora aparecen solicitadas en los años ochenta y noventa del siglo pasado y la litigiosidad sobre signos del demandado se remonta en algunos casos a los años noventa, por lo que la implantación del signo DIESEL de la actora y su interacción con los que va pretendiendo el demandado vienen de antiguo y desde luego mucho antes de la fecha de la solicitud de la marca de autos, año 2004. Esa existencia de mala fe en el registro de la marca excluye la caducidad por tolerancia y por falta de uso. Pero es que, además, señala la sentencia recurrida en relación con la falta de uso que en el presente caso no transcurrió el plazo de cinco años anterior a la presentación de la demandad sin utilización de la marca pues la actora ha probado el uso mediante la presentación de facturas de venta a diversos clientes.

   En la medida que esto es así, la Sentencia recurrida no se opone a las Sentencias citadas como infringidas, resolución que, por tanto, debe mantenerse incólume en casación. Debe recordarse que el interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en contradicción con la doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto del recurso), por lo que es obvio que ese conflicto debe realmente existir y ser acreditado por la parte, siendo improcedente todo intento de recurso en el que se invoque el "interés casacional" que se manifieste como meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no podría cumplirse el fin del recurso, que es el mantenimiento o el cambio motivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sido contradicha.

   En el presente caso el interés casacional representado por dicha contradicción con la jurisprudencia invocada no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la Sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino ante una cita de norma infringida meramente instrumental y, subsiguientemente, ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que responde a una situación distinta de la apreciada por la resolución recurrida.

4. - La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la Sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo segundo, de la LEC .

5. - Simplemente indicar, en cuanto a la indefensión alegada por la parte recurrente como consecuencia de la inadmisión de los recursos, que ninguna vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente se produce por la inadmisión de los mismos pues la propia doctrina del Tribunal Constitucional es bien clara al señalar que no existe un derecho constitucionalmente protegido a interponer determinados recursos y, por tanto, que no existe un derecho de relevancia constitucional a recurrir en casación, ni por infracción procesal, siendo perfectamente imaginable, posible y real que no esté prevista semejante posibilidad ( SSTC 37/88 , 196/88 y 216/98 ); por el contrario, el derecho a los recursos, de neta caracterización y contenido legal ( SSTC 3/83 y 216/98 , entre otras), está condicionado al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos por el legislador y delimitados por vía interpretativa por esta Sala, a la que corresponde la última palabra sobre la materia, con el único límite consistente en la proscripción de la arbitrariedad y la evitación de los errores materiales ( SSTC 37/95 , 186/95 , 23/99 y 60/99 ), sin que la interpretación de las normas rectoras del acceso a la casación tenga que ser necesariamente la más favorable al recurrente ( SSTC 230/93 , 37/95 , 138/95 , 211/96 , 132/97 , 63/2000 , 258/2000 y 6/2001 ); y que el "principio pro actione", proyectado sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, no opera con igual intensidad en las fases iniciales del pleito que en las posteriores ( SSTC 3/83 , 294/94 y 23/99 ), habiéndose añadido, finalmente, que el referido derecho constitucional se satisface incluso con un pronunciamiento sobre la inadmisibilidad del recurso, y no necesariamente sobre el fondo, cuando obedezca a razones establecidas por el legislador y proporcionadas en relación con los fines constitucionalmente protegibles a que los requisitos procesales tienden ( SSTC 43/85 , 213/98 y 216/98 ).

6. - Consecuentemente procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno.

7. - Siendo inadmisibles los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación procede la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15ª , apartado 9, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .

8. - Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 y 473.2 de la LEC y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida procede imponer las costas a la parte recurrente.

1. ) NO ADMITIR LOS RECURSOS EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN interpuestos por la representación procesal de D. Luis Pablo contra la sentencia dictada con fecha 21 de mayo de 2014 por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en el rollo de apelación nº 263/2013 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 380/2012 del Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona.

2. ) DECLARAR FIRME dicha Sentencia.

3. ) IMPONER las costas a la parte recurrente, con pérdida de los depósitos constituidos.

4. ) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 483.5 y 473.3 de la LEC contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.