SAP Barcelona 375/2006, 20 de Julio de 2006
| Ponente | BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO |
| ECLI | ES:APB:2006:14386 |
| Número de Recurso | 852/2005 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 375/2006 |
| Fecha de Resolución | 20 de Julio de 2006 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
ROLLO n° 852/2005 - 1ª
JUICIO ORDINARIO 127/2002
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 10 DE BARCELONA
SENTENCIA num 375/06
Ilmos. Sres. Magistrados
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO
En la ciudad de Barcelona, a veinte de julio de dos mil seis.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario num. 127/2002 seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia n° 10 de Barcelona a instancia de la mercantil ROLABO S.L, representada por el Procurador D. Ángel Quemada Cuatrecasas y defendida por el Letrado D. Miguel Montañá Mora, contra MEDICHEM S.A, representada por el Procurador D. Antonio M. Anzizu Furest y defendida por la Letrada Dña. Anna Autó, así como a instancia de MEDICHEM S.A contra ROLABO S.L en virtud de la reconvención formulada por aquélla, que penden ante esta Sala en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte actora y en virtud de recurso de apelación por vía de impugnación interpuesto por la parte demandada contra Sentencia de fecha 22 de junio de 2005 dictada por el MagistradoJuez del referido Juzgado.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente:
"Estimando en parte la demanda interpuesta por ROLABO S.L contra MEDICHEM S.A, y desestimando Integramente la reconvención planteada de contrario, debo declarar y declaro que ROLABO es titular de la patente europea EP 0970050, la cual se encuentra vigente en España, gozando de actividad inventiva y novedad, absolviendo del resto de pedimentos a MEDICHEM por cuanto ROLABO no puede impedir que MEDICHEM, por haberse acreditado que dicha entidad de buena fe había realizado preparativos serios y efectivos para explotar el objeto de la patente de ROLABO, prosiga la explotación del producto para la que había hecho los dichos preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de la empresa. Las costas derivadas de la demanda interpuesta por ROLABO serán a cargo de dicha parte y las derivadas de la reconvención interpuesta por MEDICHEM serán a cargo de dicha parte"
Contra la sentencia mencionada se interpuso recurso de apelación por la representación de ROLABO S.L, mediante escrito del que se dio traslado a la otra parte, que se opuso e impugnó a su vez la sentencia, tras lo cual, verificado el traslado a la apelante y admitido que fue el recurso, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales, señalándose vista para el día 29 de junio de 2006.
En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales, salvo los plazos procesales, que no han podido ser atendidos todos.
Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO.
En el presente proceso se han enfrentado dos posiciones distintas en torno a una misma patente de procedimiento: ROLABO S.L colabora con FARMAHISPANIA en el desarrollo de un proyecto en torno a la loratadina, un principio activo destinado a actuar ante la aparición en humanos de alergias que afectan a las vías respiratorias, ojos o piel, que fue patentada como producto por SCHERING-PLOUGH en 1981, caducando esta patente en el año 2002, ofreciendo como ventaja novedosa una menor producción de electos secundarios. El objetivo era lograr la obtención de loratadina mediante un procedimiento aún más inocuo y económico, lo que ROLABO efectivamente consigue, registrando la invención en varios países. Por ello, la demandante es titular de la patente europea EP 0970050, publicada con fecha 24 de octubre de 2001 y con prioridad de 26 de febrero de 1997, correspondiente a la fecha de la solicitud de la patente británica, así como de la patente US 6093827, con la misma prioridad. MEDICHEM S.A, por su parte, mantiene que el producto, tras el comienzo de sus investigaciones en octubre de 1995, ya fue obtenido en sus laboratorios en mayo de 1996 por un procedimiento sustancialmente idéntico al de ROLABO, que a pesar de haber entablado relaciones con la actora desde 1998 sin embargo no conocía, habiendo registrado su invención en USA mediante una solicitud de fecha tres meses posterior a la de la actora (30 de mayo de 1997), concedida en efecto el 4 de julio de 2000 con el número US 6084100.
Estas circunstancias han tenido plasmación, entre otras cosas en dos procedimientos: el entablado en USA (Tribunales de Nueva York) por MEDICHEM, con fecha 13 de abril de 2001, contra ROLABO, por el que la primera reivindica su prioridad como primer inventor del mencionado procedimiento para la obtención de loratadina, a lo que ROLABO se ha opuesto y formulado reconvención. Y el proceso que aquí nos ocupa, en el que ROLABO acciona contra la infracción que de su patente viene realizando MEDICHEM, debiendo cesar en ello, destruir la loratadina obtenida mediante el procedimiento patentado por la actora y los medios empleados para ello, abstenerse de ofrecer el producto obtenido con ese procedimiento a terceros, incluyendo el DMF presentado ante las autoridades sanitarias de USA, indemnizarle por los daños y perjuicios causados, notificar y publicar la sentencia a su costa, más costas. MEDICHEM, sin embargo, niega la infracción y alega la excepción de uso previo previsto en el artículo 54 de nuestra LP, por lo que la demandante no puede impedirle que prosiga con la explotación de su invención, y reconviene además negando la actividad inventiva del procedimiento registrado por ROLABO, por lo que la patente EP 0970050 es nula.
La sentencia de primera instancia abordó primeramente la cuestión de la falta de actividad inventiva de la patente de la actora, para concluir, apoyándose en el perito judicial Sr. Jaime, que sí que concurre esa actividad y la novedad de la invención de ROLABO, por lo que desestimó la reconvención. Pero, del mismo modo, también desestimó la demanda, pues aunque consideró que el procedimiento empleado por ambas empresas es sustancialmente el mismo y que ROLABO goza de un registro prioritario (26 de febrero de 1997), entendió que, en efecto, MEDICHEM estaba realizando preparativos serios y efectivos para la explotación de su invención en febrero de 1997, lo que enerva el ius prohibendi de la titular.
Apelan, pues, ambas partes: ROLABO para que se revoque el pronunciamiento que entiende concurrente un caso de uso previo del artículo 54 LP, se condene al pago de la correspondiente indemnización con arreglo a las bases que desglosa, y se revoque en todo caso el pronunciamiento sobre las costas que le fueron impuestas, al ser una cuestión jurídica dudosa; y MEDICHEM para que se revoque la desestimación de su reconvención, insistiendo en la nulidad de a patente EP 0970050 por carencia de actividad inventiva.
Así delimitado el objeto del proceso, las cuestiones nucleares a las que seguidamente habremos de dar respuesta son las siguientes:
En primer lugar, determinar si la patente de la demandante es nula o no, pues evidentemente, en caso de nulidad, carecería de sentido abordar una posible infracción por parte de MEDICHEM.
En segundo lugar, establecer si la demandada está verdaderamente amparada por el derecho de uso previo del artículo 54, pues la práctica identidad en el procedimiento para la obtención de loratadina no está cuestionada, como no lo está tampoco que la fecha de prioridad del registro de la actora es anterior, de forma que el rechazo del uso previo determinará la infracción de la patente de ROLABO. Concretar, en su caso, la indemnización procedente a cargo de la infractora.
Decidir qué condena en costas es la procedente en este caso.
Comenzando, pues, por la patente de la actora, debe admitirse que, como señala la sentencia de la primera instancia, la pretensión de nulidad de MEDICHEM choca frontalmente con sus propios actos: parece difícil justificar una demanda de nulidad de una patente de procedimiento para la obtención de loratadina por considerarla falta de actividad inventiva, cuando la propia reconviniente acudió a USA, tres meses después de la prioridad de ROLABO, a registrar un procedimiento esencialmente idéntico. Para MEDICHEM, la patente europea de ROLABO es nula, pero en USA la suya, que es sustancialmente igual, es válida. Esta contradicción interna en la postura de la demandante reconvencional se plasma en otros aspectos: dice haber conocido esa presunta carencia a posteriori, pero en ningún momento comunica tal circunstancia ante los tribunales neoyorquinos; rechaza la actividad inventiva de un procedimiento para el que negoció y ofreció una importante suma de dinero a la actora, a fin de obtener una licencia que le permitiera emplearlo en su propio proyecto industrial.
Esta debilidad intrínseca de la reconvención es más que suficiente para desestimarla. No obstante, tampoco desde el punto de vista pericial la demandada, sujeta a la obligación del artículo 217.2 de la LEC, ha demostrado la falta de actividad inventiva de la patente EP 0970050, más concretamente, no ha conseguido enervar las decisiones de la OEP, la Oficina de Propiedad Industrial canadiense, la Oficina de Patentes y Marcas norteamericana o la suiza, que en diversos momentos y a diversas empresas, no sólo a MEDICHEM Y ROLABO, han confirmado la actividad inventiva de este procedimiento por argumentos que, aunque evidentemente no vinculan a los Juzgados y Tribunales de España, son bien significativos desde el punto de vista técnico.
En este sentido, la decisión del Juzgado a quo de apoyarse en el dictamen del perito judicial, Don. Jaime, parece enteramente razonable. Los peritos que las partes traen a juicio en...
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