SAP Navarra 130/2011, 27 de Mayo de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 130/2011 |
| Fecha | 27 Mayo 2011 |
S E N T E N C I A Nº 130/2011
Ilmo. Sr. Presidente
D. JUAN JOSE GARCIA PEREZ
Ilmos. Sres. Magistrados
D. AURELIO HERMINIO VILA DUPLA
D. JESUS SANTIAGO DELGADO CRUCES
En Pamplona, a 27 de mayo de 2011 .
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación el Rollo Civil de Sala nº 144/2010, derivado del Juicio Ordinario nº 246/2008, del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pamplona ; siendo parte apelante, el demandante, LABORATORIOS CINFA SA, r epresentado por la Procuradora Dª Elena Díaz Álvarez de Maldonado y asistido por el Letrado D. Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes ; parte apelada, los demandados, NOVARTIS AG (NOVARTIS) y NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A., representados por el Procurador D. Miguel Leache Resano y asistidos por el Letrado D. Josep D. Montefusco.
Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. AURELIO HERMINIO VILA DUPLA .
Se aceptan los de la sentencia apelada.
Con fecha 1 de marzo de 2010, el referido Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pamplona dictó Sentencia en Juicio Ordinario nº 246/2008, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
"Que desestimando la demanda presentada por LABORATORIOS CINFA S.A., representada por la procuradora Sra. Díaz Álvarez de Maldonado, absuelvo a las demandadas NOVARTIS AG y NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A., representadas por el procurador Sr. Leache Resano, de los pedimentos contenidos en la misma, con imposición de costas a la parte actora.
Así por ésta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo".
Notificada dicha resolución, fue apelada en tiempo y forma por la representación procesal de la parte demandante, LABORATORIOS CINFA SA .
La parte apelada, NOVARTIS AG (NOVARTIS) y NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A., evacuó el traslado para alegaciones, oponiéndose al recurso de apelación y solicitando su desestimación, interesando la confirmación de la sentencia de instancia.
Admitida dicha apelación en ambos efectos y remitidos los autos a la Audiencia Provincial, previo reparto, correspondieron a esta Sección Tercera, en donde se formó el Rollo de Apelación Civil ya referido, habiéndose realizado el señalamiento correspondiente para deliberación y fallo.
Los antecedentes de hecho necesarios para resolver las cuestiones planteadas en esta apelación son los siguientes:
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El día 16 de abril de 2008 la entidad mercantil Laboratorios Cinfa, S.A. remitió por conducto notarial a la entidad mercantil Novartis AG una carta en la que comunicaba su " intención de comercializar en España un medicamento genérico " que contenía como principio activo el valsartán, por lo que había " iniciado los preparativos serios y efectivos para llevar a cabo la comercialización de dicho medicamento en España ", haciendo la precisión de que el mencionado principio activo, descrito " en el anexo 1 ", se obtenía "por un procedimiento diferente al procedimiento descrito y reivindicado en la patente ES 2.084.801" (documento núm. 1 demanda).
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Contestó la entidad requerida manifestando su " enorme sorpresa " por haberse omitido en la carta "cualquier referencia a la correspondencia mantenida en los meses de septiembre y octubre de 2007" entre los abogados de ambas partes, en la que se había notificado " por medio fehaciente que la comercialización de medicamentos a base de valsartán por parte de Laboratorios Cinfa S.A. invadía sin ningún genero de dudas el ámbito de protección de la mencionada patente ", notificación que reiteraba " tras haber considerado el contenido de su carta de 16 de abril de 2008 ".
Y requería " formalmente" para que cesase "en la realización de los mencionados actos y para que, en el plazo de 30 días naturales", confirmara " la naturaleza de dichos preparativos serios y efectivos ", así como " las fechas y lugares del territorio español en que se han llevado a cabo ", e informara " sobre el origen y redes de distribución de los medicamentos a base de valsartán que tienen intención de comercializar en España, y, en particular, proporcionen la identidad y direcciones de los productores, fabricantes y suministradores tanto del principio activo valsartán como de los medicamentos a base de dicho principio activo que Laboratorios Cinfa S.A. pretende comercializar, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de dichos productos".
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El día 3 de junio de 2008, ejercitando la acción del art. 127 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo (en adelante LP), la sociedad Laboratorios Cinfa (en adelante Cinfa), presentó demanda contra las entidades mercantiles Novartis AG y Novartis Farmacéutica, S.A., solicitando se declarara que "el valsartán fabricado según el procedimiento de Química Sintética S.A. no constituirá violación de la patente ES 2.084.801".
Comenzaba su demanda indicando que había decidido interponerla por el "pleno convencimiento" de que "los medicamentos que#... tiene intención de comercializar a base de valsartán estaban fuera del alcance de protección de la citada patente" y, en otro pasaje de la demanda, que "el procedimiento que se va a utilizar para elaborar el valsartán" que tenía "intención de introducir en el mercado español" lo "llevará a cabo la entidad Química Sintética que suministrará el principio activo a mi mandante para que lo incorpore en el medicamento que tiene intención de comercializar".
Y para justificar su " legitimación activa " citaba el párrafo 1º del art. 127 LP, alegando que era "parte interesada" en obtener esa declaración dada "la intención de comercializar su producto en el futuro dentro del territorio español", habiendo dado cumplimiento al párrafo 2º del art. 127 LP por la carta de fecha 16 de abril.
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Se opuso la parte demandada alegando la "falta de acción de la entidad demandante" en base a una serie de argumentos, entre otros, que la " controversia" que se plantea en la demanda, contrariamente a lo exigido en art. 127 LP, " no guarda relación con una actividad determinada, y, en particular, nada tiene que ver con la actividad que Cinfa tiene intención de realizar en España, según comunicó en carta de 16 de abril de 2008, lo que compromete su legitimación para instar este proceso".
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En la audiencia Previa la parte actora solicitó que la sentencia también declarara que la comercialización del medicamento que se proponía lanzar al mercado con el principio activo valsartán, fabricado con el concreto procedimiento de la entidad mercantil Química Sintética, no infringiría la patente ES 2.084.801.
Esta pretensión fue rechazada "in voce" por el juez de lo mercantil, resolución consentida por dicha parte al no formular protesta ni interponer recurso de reposición.
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La sentencia del Juzgado desestima la demanda al apreciar la falta de legitimación activa de la parte actora.
A continuación se expone de manera resumida el discurrir argumental del juez de lo mercantil: 6.1 En el suplico de la demanda la declaración de no violación de la patente ES 2.084.810 se pide "no respecto a una actuación determinada que vaya a llevar a cabo la entidad demandante sino respecto a la que va a llevar a cabo un tercero, Química Sintética, S.A", sociedad ésta que " suministrará el principio activo" a la parte actora para que "lo incorpore en el medicamento que tiene intención de comercializar", por lo que el " objeto del proceso " se configuró por dicha parte circunscribiendo el "juicio de oponibilidad " con la mencionada patente a "la utilización por un tercero de un concreto procedimiento para fabricar valsartán y no a la introducción en el comercio o la utilización del producto obtenido con dicho procedimiento -por emplear los términos del art. 50 LP- que, según anunciaba, constituía la actuación determinada que pretendía desarrollar".
La "delimitación en esa forma de los términos del debate" tiene "incidencia sustancial e indudable en el derecho de defensa " de las demandadas, " no sólo desde el punto de vista fáctico sino también jurídico -sobre todo teniendo en cuenta la conocida controversia existente respecto a la extensión o no a los productos o medicamentos finales de la protección de las patentes europeas concedidas bajo la vigencia de la reserva española al Convenio de la patente Europea ".
6.2 El objeto y contenido del requerimiento notarial a practicar, previsto en el párrafo 2º del art. 127 LP, consiste en que el titular se pronuncie sobre la "oponibilidad entre la patente y la explotación industrial que el recurrente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos", por lo que restringe el concepto de interesado y, por tanto el ámbito subjetivo de quienes ostentan legitimación activa para ejercitarla, exigiendo que sea " el propio requirente-interesado quien desarrolle sobre territorio español la explotación industrial o los preparativos serios y efectivos para ponerla en práctica ".
Esta " identidad requerida " por el art. 127 LP no concurre puesto que "la actuación determinada respecto a la que se pide la declaración de no violación, fabricación de valsartán según un concreto procedimiento, no la realiza o ha de realizarla la entidad demandante sino otra mercantil distinta, que es quien a nuestro juicio estaría activamente legitimada para interesar una pretensión como la que se condensa en el suplico de la demanda".
6.3 La determinación " limitada de la legitimación " es "coherente" con la previsión del apartado 3 del art. 127 LP y " lo que dispone el art. 55 LP".
Si se permitiera, a quienes puedan " ostentar un determinado interés ", ejercitar la acción negatoria sin " llevar a cabo de forma...
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