STS, 26 de Diciembre de 2013

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 13 de diciembre de 2.012 , desestimatoria del recurso promovido por Johnson Controls Technology Company contra la resolución del Director del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de marzo de 2.009, así como contra la resolución del Jefe de la Unidad de Recursos del mismo órgano administrativo dictada el 2 de julio de 2.009, que confirmaba la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se declaraba la inadmisión por extemporánea de una solicitud de restablecimiento de derechos sobre la patente europea E03754588 "consola de piso" presentada por la demandante el 1 de diciembre de 2.008.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en diligencia de ordenación de la Secretaria de la Sala de instancia de fecha 12 de febrero de 2.013, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Johnson Controls Technology Company ha comparecido en forma en fecha 3 de abril de 2.013, mediante escrito interponiendo su recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, formulando un único motivo por infracción del artículo 25.2 y de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en relación con el artículo 77 del Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes , aprobado por Real Decreto 2254/1986, de 10 de octubre.

Finaliza su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case y deje sin efecto la recurrida, y estimando el recurso contencioso-administrativo y declarando nulas y sin ningún efecto las resoluciones administrativas en el mismo impugnadas y ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas reanudar la tramitación de la solicitud de restablecimiento de derechos en su día cursada para su pronunciamiento sobre el fondo.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 3 de junio de 2.013.

No habiéndose personado parte recurrida ninguna, se han declarado conclusas las actuaciones por resolución de 4 de julio de 2.013, y por providencia de 19 de septiembre del mismo año se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 10 de diciembre de 2.013, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.

Objeto y planteamiento del recurso.

La empresa Johnson Controls Technology Company impugna en casación la Sentencia de 13 de diciembre de 2.012 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó el recurso contencioso administrativo entablado contra la denegación del restablecimiento de derechos de la patente europea E- 03754588.

El recurso se articula en un único motivo, acogido al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del artículo 25.2 y la disposición adicional séptima de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), en relación con el artículo 77 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes -Ley 11/1986, de 20 de marzo - (Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre), por error en el cómputo del plazo para la solicitud de restablecimiento de derechos.

Sobre el plazo para el restablecimiento de derecho de patentes.

La parte recurrente considera que el plazo de un año para la solicitud de restablecimiento de derecho de patentes establecido en el artículo 25.2 de la Ley de Marcas , al que se remite la disposición adicional séptima, derivado de la falta de pago de una anualidad, se debe computar una vez transcurridos los plazos de gracia previstos en el artículo 82 del Reglamento de Patentes .

La parte recurrente considera que la exclusión del plazo de gracia establecida por el segundo inciso del artículo 25.2 de la Ley de Marcas no puede aplicarse a las patentes, a pesar de la remisión que la disposición adicional séptima de dicha Ley efectúa para el restablecimiento de derechos en materia de patentes a la regulación relativa a las marcas. En primer lugar, porque el citado artículo 25 no distingue entre plazos ordinarios y plazos de gracia. En segundo lugar, porque dicho inciso no sería aplicable al ámbito de las patentes, dada la diferente naturaleza entre la renovación de las marcas y el pago de la anualidad de una patente. Por último, porque en su opinión la interpretación de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Sentencia impugnada supone dejar sin efecto el artículo 25 de la Ley, ya que según el referido inciso habría que descontar del plazo de un año para solicitar la restitución de derechos el plazo suplementario de un año para el pago de la anualidad, con lo que el plazo para la solicitud de restablecimiento de derechos sería inexistente; y considera, por el contrario, que el citado artículo 25 y los artículos 12 y 13 del Tratado sobre el Derecho de Patentes de 1 de junio de 2.000 apoyan la existencia de la figura de la restitutio in integrum en relación con el pago de la anualidad del derecho de patente. También apoya esta interpretación, afirma la parte, el texto del artículo 122 del Convenio sobre la Patente Europea tras la revisión de 29 de noviembre del año 2.000. Finalmente, entiende la recurrente que debe aplicarse el principio de interpretación de la norma más favorable a la efectividad de los derechos.

Considera la mercantil recurrente que la Sentencia impugnada infringe asimismo la jurisprudencia, puesto que la Sentencia de esta Sala de 15 de diciembre de 2.010 (RC 525/2010 ) que se cita se refería a si al plazo de un año previsto en el artículo 25 de la Ley de Marcas podía adicionarse el plazo de 6 meses contemplado en el artículo 117 de la Ley de Patentes para la rehabilitación de patentes; y lo que la parte invoca, afirma, es la entrada en juego del plazo de gracia contemplado en el artículo 77 de la Ley de patentes. Y los plazos previstos en el artículo 117 de la Ley de Patentes y el 77 del Reglamento se refieren a situaciones distintas: mientras que el primero de ellos contempla el plazo para rehabilitar los derechos sobre una patente ya caducada y el artículo 77 del Reglamento contempla el plazo para realizar el pago de una anualidad, transcurrido el cual se produce la caducidad de la patente.

La Sentencia rechaza la interpretación de la entidad recurrente en los siguientes términos:

" CUARTO.- Pasando a la cuestión real planteada por la recurrente, referida a que el cómputo del plazo de un año previsto en el artículo 25.2 de la Ley de Marcas debe efectuarse una vez transcurridos los plazos de gracia que recoge el artículo 82 del Reglamento de Patentes , aprobado por Real Decreto 2.245/1986, de 10 de octubre (redacción anterior a las modificaciones introducidas por el Real Decreto 245/2010, de 5 de marzo, pasando aquél precepto a ser el 77 actualmente vigente desde el 24 de marzo de 2010), debe decirse que la cuestión controvertida ya ha sido resuelta por nuestro Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 15 de diciembre de 2010, rec. 525/2010 , en la que confirma la tesis sostenida por el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el sentido de que el restablecimiento de los derechos de la patente, derivado de la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad, está condicionada a la presentación de la solicitud en el plazo de un año, computado a partir de la expiración del plazo no observado que, en este supuesto, se corresponde con la finalización del plazo en que procede satisfacer el abono de la 5ª anualidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 161.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes , y el artículo 84 del Reglamento de Ejecución , que determinan la fecha de vencimiento de cada anualidad y el periodo hábil para efectuar el pago, que se fija en un mes. Dicha interpretación, añade la precitada Sentencia, " es acorde con lo dispuesto en los artículos 86 y 122 del Convenio de 5 de octubre de 1973, sobre Concesión de Patentes Europeas , que incorpora la legislación española de patentes, y que ha sido aplicado analógicamente por la Oficina de Patentes y Marcas, que establece una regulación específica del cómputo del plazo hábil de presentación de la petición de restablecimiento de sus derechos, en el supuesto de impago de una tasa anual, al referir que debe deducirse del plazo de un año el plazo suplementario de gracia conferido para satisfacer la obligación tras su vencimiento ".

En el caso presente, por tanto, la fecha de vencimiento para el pago sería el 30, y no el 31, inexistente en dicho mes, de Septiembre de 2007 (último día del mes aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente), que podía efectuarse en los tres meses anteriores o en el mes posterior, es decir, a más tardar el 31 de octubre de 2007, a partir de cuyo instante comienza el cómputo del año previsto en el ya citado artículo 25.2 de la Ley de Marcas , por lo que la fecha límite de presentación de la solicitud de restablecimiento de derechos vencía el 31 de octubre de 2008, con lo que la solicitud presentada el posterior 1 de diciembre de 2008 lo fue fuera de dicho plazo, tesis que es la referida en sentencias de esta Sección, de fechas 5 de febrero de 2009, en recurso 969/2006 , y de fecha 3 de mayo de 2012, en recurso 1405/2008 , así como por la mencionada sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 15 de diciembre de 2010, en recurso 525/2010 , por lo que resulta procedente confirmar el criterio sustentado en la resolución impugnada, lo que conlleva el rechazo del recurso contencioso- administrativo origen de las presentes actuaciones." (fundamento de derecho cuarto)

En lo que respecta a las normas aplicadas, el artículo 25 de la Ley de Marcas dice así:

"Artículo 25. Restablecimiento de derechos .

1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la interposición de un recurso tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5.

2. La solicitud deberá presentarse por escrito a partir del cese del impedimento, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El trámite incumplido deberá realizarse en ese plazo. La solicitud sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo no observado. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovación, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere el segundo inciso del apartado 3 del artículo 32."

   Mientras que la disposición adicional séptima de la Ley de Marcas establece lo siguiente:

   "Disposición adicional séptima. Aplicación del restablecimiento de derechos a las demás modalidades registrales de propiedad industrial.

1. Las normas contenidas en el artículo 25 de la presente Ley serán de aplicación, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a las patentes, modelos de utilidad, topografías de los productos semiconductores y modelos y dibujos industriales y artísticos.

2. Además de las excepciones previstas en el apartado 5 del artículo 25, tampoco será aplicable el restablecimiento de derechos a los plazos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 33 y en el apartado 2 del artículo 39 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes ."

   Pues bien, en función de lo dispuesto en los dos preceptos reproducidos el motivo no puede prosperar. A pesar de los esfuerzos argumentativos de la parte, resulta incontrovertible que la disposición adicional sétima de la Ley de Marcas aplica a las patentes lo dispuesto en la propia Ley para las marcas, así como que el artículo 25.2, último inciso, excluye para el cómputo del plazo para la solicitud de restablecimiento del derecho a la renovación de las marcas el plazo de gracia contemplado en el artículo 32.3 del mismo texto legal . Ello lleva a la aplicación analógica de dicha exclusión de los plazos de gracia estipulados para el pago de la anualidad de una patente, para el cómputo del plazo de solicitud de derecho al restablecimiento, restablecimiento que en las patentes se proyecta sobre el pago de dicha anualidad. Así lo hemos dicho ya, tal como se indica en la Sentencia de instancia, en la Sentencia de esta Sala de 15 de diciembre de 2.010 -RC 525/2.010 -, en los siguientes términos:

   " CUARTO.- Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

   El primer y el segundo motivos de casación, que por razones de orden de lógica procesal examinamos conjuntamente, no pueden ser acogidos, pues consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación razonable del artículo 25.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, al entender, confirmando el criterio de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que el restablecimiento de los derechos de la patente, derivado de la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad, está condicionada a la presentación de la solicitud en el plazo de un año, computado a partir de la expiración del plazo no observado que, en este supuesto, se corresponde con la finalización del plazo en que procede satisfacer el abono de la 7ª anualidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 161.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes , y el artículo 84 del Reglamento de ejecución, que determinan la fecha de vencimiento de cada anualidad y el periodo hábil para efectuar el pago, que se fija en un mes.

   En efecto, la tesis casacional que postula la entidad recurrente, de que debe computarse el plazo hábil para la presentación de la solicitud de restablecimiento de derechos, con base en una interpretación conjunta del artículo 25.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y del artículo 116.1 c) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes , tomando como dies a quo la fecha de vencimiento de la obligación de pago de la anualidad y los doce meses posteriores en los que puede realizarse válidamente el abono, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento de ejecución de la Ley de Patentes , contradice el contenido del referido artículo 25.2 de la Ley de Marcas , aplicable a las patentes, en relación con la disposición adicional séptima del citado Cuerpo legal , que estipula que la solicitud de restablecimiento de derechos «sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo no observado», sin que pueda realizarse una interpretación extensiva de esta disposición fundada en el principio de equidad, que promueva la ampliación del plazo establecido para el restablecimiento del derecho en caso de impago de la anualidad vencido el plazo, que vulneraría el principio de seguridad jurídica.

   Y debe significarse que la interpretación que realiza la Sala de instancia es acorde con lo dispuesto en los artículos 86 y 122 del Convenio de 5 de octubre de 1973, sobre Concesión de Patentes Europeas , que incorpora la legislación española de patentes, y que ha sido aplicado analógicamente por la Oficina de Patentes y Marcas, que establece una regulación específica del cómputo del plazo hábil de presentación de la petición de restablecimiento de sus derechos, en el supuesto de impago de una tasa anual, al referir que debe deducirse del plazo de un año el plazo suplementario de gracia conferido para satisfacer la obligación tras su vencimiento.

   En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los dos motivos de casación articulados, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil THE BRAUN CORPORATION contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 5 de febrero de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 969/2006 ." (fundamento de derecho cuarto)

   Frente a lo anterior, han de descartarse los argumentos de la recurrente. En primer lugar, el fundamento que se ha reproducido se refiere expresamente al plazo de gracia previsto en el artículo 82 (ahora 77) del Reglamento de patentes, por lo que no es verdad que no se contemple el mismo supuesto. Asimismo, tampoco es posible atender al argumento de que el artículo 25.2 de la Ley marcaria no distingue entre plazos ordinarios y de gracia ya que la remisión que la disposición adicional séptima de la Ley de Marcas hace a la regulación marcaria en lo relativo al restablecimiento de derechos es taxativa, y en dicha regulación el plazo para la solicitud se inicia sin computar el período de gracia previsto para la renovación de marcas en el artículo 32.3 del propio texto legal.

   Esa expresa e incondicional referencia hace que deba también rechazarse el argumento de la diferente naturaleza de la renovación de las marcas y el pago de la anualidad de las patentes; no se puede negar, en efecto, tal diferencia, pero el legislador era sin duda consciente de la misma y a pesar de ello quiso establecer la misma regulación, sin que se pueda afirmar que dicha previsión es contraria a la naturaleza de las patentes. En ambos casos, renovación de marcas y anualidad de patentes, se trata de plazos que sirven para mantener vivos ciertos derechos (renovación de la marca, conservación de la patente) que, una vez vencidos los susodichos plazos y mediando ciertas circunstancias extraordinarias, la Ley otorga la posibilidad de recuperar (restablecer). Así las cosas, resulta comprensible que en ambos casos se haya optado por otorgar el plazo para solicitar el restablecimiento de derechos a partir de finalizado el plazo para el ejercicio normal de los mismos (renovación de la marca, pago de la anualidad de la patente), sin añadir los plazos de gracia respectivos.

   Es verdad que el artículo 77 del Reglamento de Patentes , además de contemplar un plazo de demora máximo de seis meses tras la finalización del plazo de pago de una anualidad, permite regularizar el impago de la anualidad "en el tiempo que transcurra hasta la fecha de vencimiento de la siguiente anualidad", abonando una tasa suplementaria, con lo que esta posibilidad de regularización viene a coincidir con el plazo máximo de un año para la solicitud de restablecimiento de derechos. Pero debe tenerse en cuenta que esta previsión reglamentaria no puede alterar la expresa regulación legal que ya se ha expuesto, en la que no resulta arbitrario ni indebidamente restrictivo que el plazo para el restablecimiento no se sume a los períodos de gracia que pudieran haberse contemplado. Digamos a este respecto que tampoco puede invocarse un principio de interpretación de la norma a favor de la efectividad de los derecho en el supuesto de un incumplimiento, aunque sea por circunstancias extraordinarias, pues no nos encontramos en un supuesto de ejercicio de derechos fundamentales, sino de cómputo de un plazo ordinario de naturaleza administrativa.

   Finalmente, en cuanto al Tratado sobre el Derecho de Patentes no estaba ratificado por España, tal como reconoce la entidad recurrente, en la fecha en que se produjeron los hechos. Y, en lo que respecta al Convenio sobre concesión de Patentes Europeas ya nos pronunciamos en la citada Sentencia de 15 de diciembre de 2.010 en el sentido de que la exclusión del plazo de gracia no está impedida por el artículo 122 de dicho Convenio que se invoca ni del correlativo precepto del reglamento de Ejecución .

Conclusión y costas.

El rechazo del motivo en que se funda el recurso supone que no ha lugar al recurso de casación. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción , se imponen las costas a la parte recurrente hasta un máximo de 4.000 euros por todos los conceptos legales.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,