STS 755/2011, 2 de Noviembre de 2011

1.- El Procurador D. José Toledo Sobrón, en nombre y representación de la entidad Geox, S.p.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario por infracción de marca y competencia desleal, ante el Juzgado de Primera Instancia Número Seis de Logroño, siendo parte demandada las entidades Fluchos S.L. y Garridosa, S.L.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que, estimándose en todas sus partes la presente demanda, SE DECLARE: A) Que la utilización que vienen efectuando las demandadas de la representación gráfica de un zapato cuya suela expulsa vapor o aire comporta una infracción de los derechos de marca que ostenta Geox, tanto los que se derivan de la marca nº 2378378, como los que asimismo le corresponden en su condición de usuaria de la marca notoria no registrada consistente en una representación gráfica de un zapato expulsando vapor por su suela. B) Que la expresada conducta de las demandadas constituye en cualquier caso un acto de competencia desleal, bien sea por considerarse un acto de confusión bien por ser, además, una explotación de la reputación ajena. Y en consecuencia SE CONDENE a las demandadas: 1º.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2º.- A cesar y/o no reanudar la expresada conducta, o cualquier otra que conlleve una infracción de los derechos de marca de GEOX esgrimidos en esta litis o comporten un acto de competencia desleal. 3º.- A retirar del comercio y destruir a su cargo todos aquellos documentos y elementos (incluida su página web) en los que se hubiera reproducido el tan repetidos signo/gráfico. 4º.- A pagar la indemnización prevista en el art. 43.5 de la Ley de Marcas , esto es, el 1% de la cifra de negocio realizada por ellas con los modelos de zapatos en relación con los cuales vienen utilizando el expresado signo/gráfico, en concreto en los modelos referenciados por las demandadas como "TAJO" y "LAY LANE". 5º.- A publicar, a sus costas y en los periódicos "La Vanguardia" y "El País" (edición nacional) y en las revistas "Elle" y "Woman", la integridad de la sentencia que se dicte en estas actuaciones. 6º.- Al pago de las costas causadas en el presente procedimiento.".

2. - El Procurador D. Francisco J. García Aparicio, en nombre y representación de las entidades Fluchos, S.L. y Garridosa, S.L., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia desestime íntegramente los pedimentos contenidos en la demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora.

3. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Seis de Logroño, dictó Sentencia con fecha 19 de enero de 2007 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por GEOX S.p.A. contra FLUCHOS S.L. y GARRIDOSA, S.L., absolviendo a estas de los pedimentos deducidos contra las mismas, con expresa imposición de costas a la parte demandante.".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad mercantil GEOX, S.P.A.; la Audiencia Provincial de La Rioja, dictó Sentencia con fecha 7 de abril de 2008 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el procurador de los Tribunales Sr. Toledo Sobrón, en nombre y representación de contra la sentencia de fecha 19 de enero de 2007, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Logroño, en juicio ordinario nº 717/05 , debemos confirmarla y la confirmamos. Con imposición de las costas causadas en este recurso de apelación a la parte apelante.".

El Procurador D. José Toledo Sobrón, en nombre y representación de la entidad Geox, S.p.A., interpuso recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante la Audiencia Provincial de La Rioja, respecto la Sentencia dictada con fecha 7 de abril de 2008 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL: PRIMERO.- Se alega infracción del art. 218.1 LEC. SEGUNDO .- Se alega infracción del art. 218.1 de la LEC. TERCERO .- Se alega infracción del art. 218.2 de la LEC. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION: PRIMERO.- Se alega infracción del art. 34.2, apartados b) y c) de la Ley de Marcas . SEGUNDO.- Se alega infracción del art. 34.2 c) de la Ley de Marcas , en relación con el art. 5.2 de la Directiva 89/104/CEE , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de Marcas. TERCERO.- Se denuncia infracción del art. 6 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal .

Por Providencia de fecha 21 de julio de 2008, se tuvo por interpuesto recurso de casación y extraordinario por infracción procesal respecto la Sentencia dictada en apelación de fecha 7 de abril de 2008 , acordándose remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes por término de treinta días.

Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad GEOX, S.P.A., representada por el Procurador D. Pablo Sorribes Calle; y como parte recurrida, las entidades FLUCHOS, S.L. y GARRIDOSA, S.L., representadas por el Procurador D. Manuel Infante Sánchez.

Por esta Sala, se dictó Auto de fecha 1 de diciembre de 2009 , cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN y EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por la representación procesal de "GEOX S.P.A." contra la Sentencia dictada, en fecha 7 de abril de 2008, por la Audiencia Provincial de Logroño (Sección 1ª), en el rollo de apelación nº 222/2007 dimanante de los autos de juicio de ordinario nº 717/2005, del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de lo Mercantil de Logroño.".

Dado traslado, el Procurador D. Manuel Infante Sánchez, en nombre y representación de las entidades Fluchos, S.L. y Garridosa, S.L., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 6 de octubre de 2011, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

El objeto del proceso versa sobre derechos marcario y de la competencia desleal. El conflicto se plantea entre dos fabricantes de zapatos, que comercializan sus productos con diversos signos, algunos registrados como marcas, y se refiere fundamentalmente a la representación gráfica del zapato en relación con la idea de la aireación o transpiración del pie, respecto de cuyo tema una de las entidades litigiosas estima que su marca registrada y la notoria no registrada han sido violadas por los signos de la competidora -art. 34.2, b) y c) de la LM 17/2001 -, concurriendo en cualquier caso una colisión con riesgo de confusión y asociación generado por la misma forma de presentación del producto -art. 6 LCD -.

Por GEOX S.p.A. se dedujo demanda contra las entidades FLUCHOS, S.L. y GARRIDOSA, S.L. en la que ejercita acciones de derecho marcario y de competencia desleal, solicitando las declaraciones (1) de que la utilización que vienen efectuando las demandadas de la representación gráfica de un zapato cuya suela expulsa vapor o aire comporta una infracción de los derechos de marca que ostenta GEOX, tanto los que se derivan de la marca núm. 2.378.378, como los que asimismo le corresponden en su condición de usuaria de la marca notoria no registrada consistente en una representación gráfica de un zapato expulsando vapor por su suela y (2) de que la expresada conducta de las demandadas constituye en cualquier caso un acto de competencia desleal, bien sea por considerarse un acto de confusión bien por ser, además, una explotación de la reputación ajena. Asimismo solicita los pronunciamientos condenatorios (1) a estar y pasar por las anteriores declaraciones; (2) a cesar y/o no reanudar la expresada conducta o cualquier otra que conlleve una infracción de los derechos de marca de GEOX esgrimidos en esta litis o comporten un acto de competencia desleal; (3) a retirar del comercio y destruir a su cargo todos aquellos documentos y elementos (incluida su página web) en los que se hubiera reproducido el tan repetido signo/gráfico; (4) a pagar la indemnización prevista en el art. 43.5 de la Ley de Marcas , estos es, el 1% de la cifra de negocio realizada por ellas con los modelos de zapatos en relación con los cuales vienen utilizando el expresado signo/gráfico en concreto en los modelos referenciados por las demandadas como "TAJO" y "LAY LANE", y (5) a publicar a su costa, y en los periódicos "La Vanguardia" y "El País" (edición nacional) y en las revistas "Elle" y "Woman", la integridad de la sentencia que se dicte en estas actuaciones.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 6 de Logroño el 19 de enero de 2007 , en los autos de juicio ordinario núm. 717 de 2005, desestima la demanda y absuelve a las entidades demandadas.

La Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Rioja el 7 de abril de 2008, en el Rollo núm. 222 de 2007 , desestima el recurso de apelación de la entidad GEOX, S.P.A. y confirma la resolución del Juzgado de 1ª Instancia.

Por GEOX, S.p.A. se interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación que fueron admitidos por Auto de esta Sala de 1 de diciembre de 2009 .

1. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL

Se compone de tres motivos que se examinan seguida y sucesivamente.

El enunciado del primer motivo denuncia la infracción del artículo 218.1 LEC , por padecer la sentencia recurrida el defecto de falta de exhaustividad (omisiva) o de incongruencia al no decidir todos los puntos litigiosos objeto de debate.

El motivo se fundamenta en que la sentencia recurrida no se pronuncia sobre la acción de competencia desleal del art. 12 LCD también ejercitada en la demanda -"nada dice respecto de la pretensión de GEOX (contenida tanto en su demanda: vid. Fundamento de derecho IV.2, como en su apelación, vid. Alegación Séptima) de que se declare que el comportamiento de las demandadas supone un aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación ajena, conforme a lo dispuesto en el art. 12 LCD "-.

El motivo se desestima por las razones siguientes:

En primer lugar porque la alegación de la incongruencia omisiva en el recurso extraordinario exige como presupuesto que se haya desestimado el intento de subsanación ante el tribunal "a quo" mediante el mecanismo procesal que prevé el art. 215.1 y 2 LEC, tal y como exige el apartado 2 del art. 469 LEC .

En segundo lugar porque la sentencia recurrida, como absolutoria que es, se entiende que da respuesta a todas las pretensiones ejercitadas en la demanda.

Finalmente, en el fundamento quinto se alude a que no se aprecia un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, y en el sexto a que no se han apreciado actos de competencia desleal en los demandados. Además paradójicamente la absolución del ilícito competencial del art. 12 LCD no se denuncia en el recurso de casación postulando su aplicación.

En el enunciado del motivo segundo se acusa infracción del art. 218.1 LEC por padecer la sentencia recurrida falta de congruencia al tratar el asunto como si esta parte hubiera ejercitado una acción de nulidad de marca, cuando no es el caso.

El motivo se fundamenta en que la argumentación de la Audiencia se concreta en la incompatibilidad entre las marcas registradas -la de la actora y la de la demandada- como si se tratara de una acción de nulidad, que no es ejercitada en la demanda, y no toma en consideración que las acciones ejercitadas fueron las de infracción de marca registrada (arts. 34.2,b y 34.2,c de la Ley de Marcas 17/2001, en relación con la marca notoria núm. 2.378.378 de la actora) y marca notoria no registrada (art. 34.2 .b en relación con el art. 34.5, ambos de la LM ) con los signos y usos de las demandadas, y no con los registros de éstas. En resumen, a juicio de la recurrente, el Tribunal no decide, por tanto, sobre una de las pretensiones de GEOX, sino sobre otra que no ha sido objeto de debate ni de discusión entre las partes del procedimiento.

El motivo se desestima por carencia de fundamento.

La recurrente parece pretender que la sentencia recurrida incide en una incongruencia mixta que se produce cuando no se resuelve la acción ejercitada en la demanda (en el caso la de violación de marca) y se decide sobre otra no ejercitada (en el caso la de nulidad de marca registrada). Sin embargo, incurre en un error de planteamiento porque una cosa es que se pueda producir tal situación, y otra distinta que tratando de resolver una acción (la de violación de marca) se utilicen criterios jurídicos o pautas propios para decidir sobre otra (la de nulidad), pues en tal caso no nos hallamos ante una incongruencia sino ante una infracción de la normativa aplicable a la pretensión que se intenta resolver (que es la realmente ejercitada).

Aparte de ello tampoco es correcto el argumento del motivo, dado que, aparte de que no se reconoce la notoriedad de las marcas, registrada y no registrada, de la actora, la sentencia recurrida hace referencia a la pluralidad de marcas y signos de las codemandadas (fto. tercero, tres últimos párrafos) y no solo a la marca registrada.

En el tercero y último motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se alega infracción del art. 218.2 LEC , por incurrir la sentencia en un defecto manifiesto de falta de motivación.

El motivo se desestima por carencia de consistencia.

No es cierto que la sentencia recurrida se limite a desestimar las alegaciones de las partes mediante una simple expresión de rechazo. Aunque la literatura jurídica de la resolución resulta excesiva y en buena medida innecesaria, sin embargo también contiene diversas consideraciones relativas al caso diseminadas en sus fundamentos, las cuales se estiman suficientes en orden a expresar la razón causal del fallo. En tal sentido el párrafo último del fundamento segundo; apartados B, H e I del fundamento tercero; y el fundamento cuarto. De los mismos se deducen las diferencias de los signos distintivos y la falta de notoriedad, aparte de que el contenido de la sentencia de segunda instancia debe complementarse con la sentencia del Juzgado, en la que se realiza un examen más exhaustivo del juicio comparativo.

La desestimación de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal conlleva la de éste, así como la condena en costas (arts. 398.1 y 394.1 LEC ), y que proceda a examinar los motivos del recurso de casación (Disp. final 16ª , ap. 1, regla 6ª LEC).

2. RECURSO DE CASACION

Se compone de tres motivos que se examinan a continuación.

En el motivo primero se alega infracción del art. 34.2, apartados B y C de la Ley de Marcas , al contravenir la jurisprudencia que establece el modo en que debe analizarse la existencia o no de infracción de marca.

El motivo se desestima porque incurre en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión.

Tanto el apartado b) como el apartado c) del art. 34.2 de la LM 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas exigen que los signos en contraste sean idénticos o semejantes, y en el caso la sentencia recurrida, en el mismo sentido que la de primera instancia, no solo niega la identidad, sino también la semejanza. Esta apreciación fundamentalmente fáctica no ha sido desvirtuada, resulta incólume en casación y vincula a este Tribunal.

En el motivo segundo del recurso de casación se acusa infracción del art. 34.2,c) LM en relación con el art. 5.2 de la Directiva 89/104/CEE , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros [de la UE] en materia de marcas, al contravenir la jurisprudencia que delimita el alcance de las marcas notorias y renombradas.

El motivo se desestima porque incurre en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión.

Es cierto que para la infracción marcaria del supuesto legal de que se trata (art. 34.2 ,c) no rige el principio de la especialidad (los productos designados por los signos en conflicto no tienen que ser similares) y no se requiere el riesgo de confusión (pues cabe que el uso ilícito pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca afectada), pero sí es necesario que los signos sean idénticos o semejantes y que la marca violada sea notoria o renombrada, y ninguno de estos dos requisitos concurren en el caso de autos. En tal sentido son contestes las sentencias de instancia, y la apreciación de la recurrida deviene vinculante para la casación.

En el tercero, y último, motivo del recurso de casación se denuncia infracción del art. 6 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal , al contravenir la jurisprudencia que delimita el alcance del concepto jurídico del riesgo de confusión en el ámbito de la competencia desleal.

El motivo debe desestimarse porque, con independencia de que la alegación de falta de respuesta, o respuesta deficiente, por parte de la resolución recurrida, se circunscribió en el recurso extraordinario por infracción procesal a la problemática fáctico- jurídica de derecho marcario, y no a la del derecho de competencia desleal, y siendo cierto que la imitación o semejanza en la forma de presentación de los productos de un competidor puede generar el riesgo de confusión-asociación dando lugar al ilícito competencial del art. 6 de la LCD (en su redacción original aplicable al caso), sin embargo sucede en el supuesto enjuiciado que no concurre la semejanza entre las respectivas formas de presentación de sus productos por las entidades litigantes, no habiendo el riesgo expresado. Así lo declara probado la sentencia recurrida en el fundamento quinto, y su apreciación no se ha desvirtuado en casación, por lo que la mera afirmación del motivo incurre en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión.

La desestimación de los motivos del recurso conlleva la de éste y la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas en el mismo (arts. 398.1 y 394.1 LEC ).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.