STS, 19 de Octubre de 1993

1.º El Procurador de los 'Tribunales don Rafael García Valdecasas, en nombre y representación de don Cosme formuló demanda de menor cuantía, ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de los de Granada, contra don Silvio , en la cual Iras alegar los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase Sentencia en la que se consignen las siguientes declaraciones: "1.º Oue el demandado don Silvio titular de "Talleres Judima" carece del derecho de fabricar y comercializar máquinas despellejadoras de almendras, avellanas y frutos similares, de funcionamiento por centrifugación de las características protegidas por la patente de invención núm. 393.016 propiedad del demandante. 2.º Que el demandado don Silvio deberá cesar en la fabricación y comercialización de las máquinas despellejadoras de almendras, avellanas y frutos similares, de funcionamiento por centrifugación de las características protegidas en la patente de invención núm. 393.016 del demandante. 3." Que el demandado don Silvio , con la fabricación y comercialización de máquinas despellejadoras de características similares a las del demandante, ha invadido los derechos de exclusiva que al mismo concede la titularidad de la patente de invención núm. 903.016. o lo que es lo mismo, que ha violado el derecho de dicha patente. 4.º Que el demandado don Silvio , con la fabricación y comercialización de las máquinas despellejadoras de las características protegidas por la patente de invención núm. 393.016 propiedad del demandante, ha producido daños y perjuicios al mismo, de los que deberá indemnizar al demandante en la cuantía en la repetida Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes. 5 ." Condenar al demandado don Silvio y estar y pasar por las anteriores declaraciones y al abono de los costas del juicio.» "Por otrosí digo: "Que de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III, en relación con el título XIII de la Ley 11/1986 de 20 de marzo sobre Patentes y a los efectos de las medidas cautelares interesadas procede que por este Juzgado: a) Se requiera al demandado bajo apercibimiento de incurrir en grave desobediencia a las órdenes del Juzgado, para que se abstenga en lo sucesivo de fabricar y comercializar máquinas despellejadoras de las características reivindicadas y protegidas por la patente de invención núm. 393.016 ymuy especialmente las que comercializa con el modelo MJ-80 y MJ-81 de su catálogo, que tenga en stock al objeto de proceder a su precinto en evitación de que dichas máquinas continúen siendo comercializadas".

2. Admitida a trámite la demanda y emplazado el demandado, se personó en Autos el Procurador don Pedro Iglesias Salazar, en representación de don Silvio , quien contestó a la misma, invocando los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por convenientes, para terminar suplicando al Juzgado dictase Sentencia: "Por la que se absuelva a nuestro mandante respecto de todas y cada una de las pretensiones establecidas en la demanda, con expresa condena en costas al actor, y que se tenga por rechazadas las pretensiones articuladas en el otrosí de la demanda."

3. Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los Autos, el Iltmo. Sr. Juez de Primera Instancia núm. 4 de los de Granada, dicto Sentencia en fecha l6 de febrero de 1989 , cuyo fallo es como sigue: "Que estimando como estimo, parcialmente, la demanda presentada por don Cosme contra don Silvio

, debo declarar y declaro que el demandado, don Silvio , carece de derecho de fabricar y comercializar máquinas dcspellejadoras de almendras, avellanas y frutos similares, por centrifugación de las características protegidas por la patente de invención 393.016 propiedad del actor debiendo dicho demandado, en consecuencia, y a ello le condeno, cesar en la fabricación y comercialización de las maquinas a las que esta litis se ha referido, por él fabricadas, por ser las características reivindicadas en la patente e invención propiedad del actor; a través de tales maquinarias, destinadas a despellejar almendras y frutos similares, el demandado ha invadido los derechos de exclusiva que la patente 393.016 otorga a don Cosme cuyo derecho de invención ha sido violado. Procede absolver, no obstante, al demandado de la pretensión que, en orden a la indemnización de daños y perjuicios ha sido formulada en su contra al no haberse aportado, por la actora las bases para dicho pronunciamiento. Procede imponer a don Silvio , demandado en este procedimiento, todas las costas causadas en la presente litis."

Interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, por la representación procesal de don Silvio y como adherido el actor, y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, dictó Sentencia en fecha 4 de octubre de 199(1 . cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Fallamos: Que estimando tan solo en parte el recurso de apelación interpuesto por don Silvio , representado en la alzada por el Procurador don Pedro Iglesias Salazar contra la Sentencia dictada, con lecha Id de febrero de 1999, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de los de Granada , en los Autos civiles de juicio declarativo de menor cuantía de que dimana el precedente rollo y cuya parte dispositiva consta en el primer antecedente de hecho de esta resolución, y desestimando la adhesión a dicho recurso formulada en esta alzada por el Procurador don Rafael García Valdecasas Ruiz, en nombre y representación de don Cosme , debemos confirmar y confirmamos en todas sus partes dicha Sentencia, excepto en el particular por el que se impuso al demandado, don Silvio , el pago de las costas, en el que, revocándola, debemos declarar y declaramos no haber lugar a imponer dichas costas a ninguna de las partes: y todo ello, declarando igualmente improcedente tal condena respecto a las producidas en esta apelación."

1. Notificada la Sentencia a las partes, el Procurador don José Luis Muriel de los Ríos, en representación de don Silvio , interpuso recurso de casación contra la Sentencia pronunciada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, con apoyo en los siguientes motivos: "l.º Cuarto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por cuanto que se ha incidido en error en la apreciación de la prueba en ambas Sentencias. 2.º Quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por cuanto se ha incidido en infracción de las normas del Ordenamiento jurídico, ya que se ha infringido el contenido del art. 60.1 de la Ley 11 I9K6. 3." Quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en cuanto que se ha infringido el art. 46, en relación con el 48.3 del Estatuto de la Propiedad Industrial ".

2. Convocadas las partes, se celebró la preceptiva vista el día 30 de septiembre del año en curso, con la asistencia de los Letrados de ambas partes litigantes quienes informaron por su orden, en defensa de sus respectivas pretensiones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Pedro González Poveda.

Fundamentos de Derecho

El motivo primero del recurso se acoge al ordinal 4.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en él se alega error en la apreciación de la prueba, si bien con graves defectos de orden procesal en cuanto que en el desarrollo del motivo 939 se hace cita del art. 60.1 de la Ley 11/1986 , involucrando así cuestiones de hecho y Derecho lo que no es admisible; además no se citan de forma expresa y suficiente para su identificación los documentos en que el recurrente apoya su impugnación limitándose a decir que con el escrito de contestación a la demanda se aportó la patente 515.879 de la quees titular el recurrente y refiriéndose posteriormente a la patente del actor, la núm. 393.016. No obstante y entendiendo que el recurrente ha citado en apoyo del motivo las certificaciones del Registro de la Propiedad Industrial relativas a dichas patentes, el motivo no puede prosperar; al valor de las certificaciones del Registro de la Propiedad Industrial para fundar sobre ellas un motivo de impugnación por el cauce procesal del núm. 4 del art. 1.692 se refirió la Sentencia de 5 de julio de 1976 diciendo que "el motivo ha de rechazarse, porque como los propios recurrentes reconocen las Memorias descriptivas de un modelo de utilidad no son documentos auténticos a electos de casación, pues cualquiera que sea el contenido de sus manifestaciones no son suficientes por sí solas a demostrar la certeza de unos hechos en contradicción con la conclusión a que llega la Sentencia recurrida, obtenida no sólo de la propia memoria, sino de la totalidad de las actuaciones y pruebas practicadas y de un modo especial de la prueba pericial"; aunque actualmente ha sido erradicado de la regulación del recurso de casación el concepto de "documento auténtico", es de notar que esa Sentencia se está refiriendo a la falta de literosuficiencia del documento en cuestión para demostrar el error denunciado: más recientemente la Sentencia de 24 de marzo de 1988 dice que "aunque al mentado documento (un informe pericial) y al otro, el documento núm. 2 de la demanda (certificación oficial de la patente de introducción) se las concediera, en principio, valor a los fines casacionales del ordinal

4.º. en el caso concreto no tendrían eficacia por no reunir las condiciones exigidas por la doctrina para los errores amparados en dicho ordinal; el documento ha de ser contundente e indubitado por sí, sin necesidad de interpretación, siendo preciso que las afirmaciones o negaciones sentadas por el Juzgado estén en abierta y franca contradicción con documentos que por sus mismos y sin acudir a deducciones, interpretaciones o hipótesis, evidencien cosa contraria a lo afirmado o negado por la Sentencia recurrida "De ahí la anunciada desestimación del motivo al carecer los documentos invocados de la literosuficiencia exigida para patentizar el error denunciado y que el recurrente pretende extraer de una comparación de las reivindicaciones contenidas en uno y otro documento, en definitiva, a través de una interpretación de los mismos». Igual suerte desestimatoria ha de correr el motivo segundo acogido al ordinal 5. del art. 1.692 de la Ley Procesal Civil , denunciador de infracción del art. 611.1 de la Ley I 1 1986 que establece que "la extensión de la protección conferida por la patente se determina por el contenido de las reivindicaciones»; aparte de la estrecha dependencia que se establece por el recurrente entre este motivo y el anterior, ha de tenerse en cuenta que ejercitada en los Autos una acción por violación del derecho de patente registrado a favor de don Cosme el núcleo central de la cuestión es como señala la Sentencia recurrida, "el de determinar si estas máquinas fabricadas por el demandado son iguales a las patentadas por el actor", por lo que, como establece el art. 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , "el titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la suya", prioridad que, en el caso, juega a favor del actor recurrido; es decir, no se trata de realizar un examen comparativo entre las reivindicaciones de una y otra patente, cuanto de precisar si las máquinas que se dicen construidas infringiendo el derecho de patente del actor son sustancialmente idénticas a las protegidas por esa patente o por el contrario introducen novedades que entrañan una actividad inventiva.

El motivo tercero, por el cauce procesal del art. 1.692.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , acusa infracción del art. 46 en relación con el 48.3 del Estatuto de la Propiedad Industrial , alegándose por el recurrente que con el invento recogido en la patente 515.879, registrada a su nombre, y en base a sus reivindicaciones se obtenía un resultado nuevo y alguna ventaja sobre lo conocido. Dice la Sentencia de 7 de febrero de 1992 que "de novedad habla el Estatuto de la Propiedad Industrial a propósito de las patentes, en su art. 49 y en este precepto se establece que se considerara nuevo, a los efectos de este Estatuto, lo que no sea conocido ni haya sido practicado en España ni en el extranjero"; a este requisito de novedad se ha referido abundante jurisprudencia de esta Sala cuya doctrina ha sido recogida con amplitud y acierto por la Sentencia recurrida; así la Sentencia de 22 de junio de 1987 dice que "la novedad que, en el Estatuto de la Propiedad Industrial, es un concepto relativo en cuanto basta un avance de creación industrial, no alcanzado con anterioridad y que tenga suficiente transcendencia para reputarse sustancial -Sentencias de esta Sala de 3 de marzo de 1986 y 11 de septiembre de 1986 . entre otras- Concepto que en cierto modo, puede asimilarse al contenido en el art. 8.º1 de la Ley 11/1986, de 211 de marzo , en cuanto establece que -se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica, de una manera evidente para un experto en la materia"; y la de 29 de enero de 1998 establece que "como proclaman las Sentencias de esta Sala, entre otras, de 29 de noviembre de 1958, de 25 de enero, de 1959, 11 de octubre de l960 y 3 de diciembre de 1966 a efectos de posibilidad de patente industrial, el legislador atiende más que al resultado o producto, al procedimiento para obtenerlos, al estimar al respecto las modificaciones de aquél con el fin de obtener lo que con amplio criterio ha de calificarse de "algunas ventajas sobre lo ya conocido" y sin que la apreciación de novedad requiere que lo sea en la integridad del objeto de la patente, sino simplemente que sea significativamente revelador de modificación de condiciones esenciales de un procedimiento anterior con la finalidad antes indicada de obtener algunas ventajas sobre lo ya conocido, ponderadamente apreciado, con base en los diversos medios probatorios aportados al débale en cuestión, por el Tribunal que dictó la Sentencia a une se contrae este recurso», criterios que se reiteran en la Sentencia de 20 de abril de 1989 según la cual "como de manera reiterada viene declarando nuestrajurisprudencia en materia de propiedad industrial, cualquiera que sea el criterio que se mantenga sobre el fundamento del Derecho de patente, manifiesto es que por esencia, se asienta en la realidad indudable de una actividad creadora o, cuando menos, divulgadora de lo no conocido y revestida, como tal, de una característica positiva, pues si bien el art. 46 del Estatuto no requiere la completa novedad de la invención para hacerla planteable es menester que la perfección del procedimiento técnico ya conocido signifique una mejora importante y no secundaria y de detalle, y las declaraciones jurisprudenciales son coincidentes en cuanto a decir que las cuestiones referentes a la novedad de las modalidades regístrales tienen carácter de hecho"; en parecidos términos se pronuncia la Sentencia de 8 de julio de 1991, insistiendo la de 18 de noviembre de 1991 , entre otras, en que es doctrina jurisprudencial la de que la declaración de novedad es cuestión táctica, cuya apreciación corresponde a los órganos de instancia.

Afirma la Sentencia recurrida que "a la vista del dictamen pericial emitido en las actuaciones para mejor proveer, en el que, ponderando las practicadas extrajudicialmente a instancia de ambas partes, se llega a la conclusión de que efectivamente las máquinas fabricadas por el demandado, aunque con algunas diferencias, cuales dimensiones, formas, aspecto exterior e interior, sistema de transporte, tamaño y forma de las piezas de fijación de las paletas de goma etc.. coinciden en lo sustancial como se recoge en la parte final de las conclusiones de su informe y que se dan en esta Sentencia por reproducidas" e igualmente que no se han modificado las condiciones esenciales del invento procedente, de tal suerte que entrañan un método o procedimiento distinto; declaraciones de carácter fáctico que no han sido desvirtuadas en este recurso y son, por tanto, vinculantes para esta Sala con la consecuencia de haber de desestimarse el motivo al no concurrir en las máquinas fabricadas por el demandado recurrente el requisito de novedad exigido en los arts. 46 y 48.3 del Estatuto de la Propiedad Industrial que han sido acertadamente aplicados por el Juzgado de Instancia.

La desestimación de los motivos del recurso acarrea la de éste en su integridad con la preceptiva imposición de costas a la parte recurrente y pérdida por ella del depósito constituido a tenor del art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey, y por la autoridad conferida por el pueblo español,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Silvio

, contra la Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada de fecha 4 de octubre 199 (1. Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas y a la perdida del depósito constituido al que se dará el destino legal. Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los Autos y rollo de la Sala en su día remitidos.

ASI por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al electo de las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Alfonso Villagómez Rodil.-Francisco Morales Morales.-Pedro González Poveda.-Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. don Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes Autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy: de lo que como Secretario de la misma, certifico.-Clemente Crevillén Sánchez.-Rubricado.