STS 252/1983, 9 de Mayo de 1983

Núm. 252.-Sentencia de 9 de mayo de 1983

PROCEDIMIENTO: Infracción de ley.

RECURRENTE: Don Federico Paternina.

FALLO

Ha lugar al recurso contra la sentencia de la Audiencia Territorial de Cáceres de 6 de marzo de 1981.

DOCTRINA: Marcas. Confrontación. Memento común caracterizador.

Aunque reiterados pronunciamientos jurisprudenciales en orden a la confrontación de las marcas en conflicto, señalan la

procedencia de que se actúe con una visión de conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrados en ellas, es lo

cierto que, como reconocen otras resoluciones, esta doctrina no tiene la generalidad que parece, sobre todo cuando no se trata

de marcas en conflicto que, por estar compuestas de elementos estructurales en número y disposición parejas, exigen se

realice esa visión globalizada para formar el juicio de su compatibilidad o incompatibilidad en el mercado, sino de la conflictiva

presencia de alguno o algunos de dichos elementos que, utilizados, a la vez, por las marcas enfrentadas para identificar un

mismo producto, esté dotado, de una especial eficiacia individualizadora, ya que entonces es este particular elemento el que ha

de ser perfectamente contemplado, para decidir si la marca discutida puede provocar, tal como viene diseñada, es decir, con

inclusión de aquel elemento común caracterizador ampliamente difundido a costa de la prioritaria, confusión en el tráfico, que es

justamente lo que sucede con la discutida "banda azul».

En la Villa de Madrid, a nueve de mayo de mil novecientos ochenta y tres, en los presentes autos especiales, tramitados conforme a los artículos doscientos sesenta y ocho y doscientos sesenta del Estatuto de la Propiedad , Real Decreto-ley de veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve , en procedimiento sobre juicio de nulidad de la marca número setecientos ochomil doscientas cincuenta y nueve, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número uno de la ciudad de Cáceres, vistos por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de dicha capital, seguidos entre partes, como actora la entidad industrial Federico Paternina, Vinos de Rioja, sociedad anónima, con domicilio social en Haro, de la provincia de Logroño, actuando en su nombre, como representante de la misma, don Fidel , mayor de edad, casado, empleado, vecino de expresada localidad; de la otra parte, como demandada, la entidad industrial Galán y Berrocal, sociedad anónima, con domicilio social en Cáceres, interviniendo en nombre y representación de la misma don Luis Antonio , mayor de edad, casado, empleado, vecino de repetida ciudad y siendo igualmente parte en estas actuaciones el señor Abogado del Estado sobre nulidad de marca número setecientos ocho mil doscientas cincuenta y nueve; autos pendientes ante esta Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en virtud del recurso de casación por infracció de ley, interpuesto por don Federico Paternina, Vinos de Rioja, Sociedad Anónima, representado Por el Procurador don Leandro Navarro Ungría y defendido por el Letrado don Pedro Muñoz Beades, habiendo comparecido como parte recurrida Galán y Berrocal, Sociedad Anónima, representada por el Procurador don Ángel Deleito Villa y defendida por el Letrado don Ernesto Rosado Blanco.

RESULTANDO

RESULTANDO que el Procurador don Fernando León Oruna en representación de don Federico paternina, Vinos de Rioja, Sociedad Anónima, actuando en su nombre don Fidel , formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Cáceres número uno demanda de especial de la propiedad industrial, contra la entidad del Galán y Berrocal, Sociedad Anónima, y en su nombre, don Luis Antonio , sobre nulidad de marca establecida en síntesis los siguientes hechos: Primero.-La entidad Federico Paternina, Sociedad Anónima, dictada desde su constitución, a principios de siglo a la elaboración y venta de vinos rioja, viene utilizando desde entonces enlas etiquetas de sus vinos un elemento característico para distinguir sus elaborados; una banda cruzada diagonal de distinto color según el tipo de vino que pretenda caracterizar. Es éste el elemento identificador que por excelencia de los vinos de Federico Paternina, que ha sido objeto de numerosos registros de marca. Pero es que, además de figurar en todas esas marcas de Paternina, la banda cruzada sobre la etiqueta como elemento esencial dicha banda se encuentra protegida automáticamente, como distintivo independiente de cualquier otro. Mi representada ha hecho una intensa publicidad de esta banda que siempre aparece en sus etiquetas, habiendo adquirido tal importancia el referido signo que los propios consumidores identifican y solicitan dichos vinos sin necesidad de mencionar el nombre de la casa elaboradora Federico Paternina, sino limitándose a pedir el vino de la banda (azul, roja, verde, doradas, rosa), que corresponda a su preferencia. Esta afirmación se encuentra totalmente respaldada documentalmente, a quince aves de la investigación realizada por las Cámaras de Comercio de nueve provincias españolas, entre las que se encuentran las más representativas por su mayor consumo de vinos. En virtud del derecho exclusivo a utilizar esa banda que le conceden todos esos registros, y dada la enorme popularidad alcanzada por ese elemento gráfico característico -la banda cruzada- su mandante ha procedido a formular las oportunas reclamaciones a aquellos elaboradores de vino que introdujeron en las etiquetas para distinguir sus productos una franja diagonal. La mayor parte de ellos modificaron dichas etiquetas, por reconocer los derechos regístrales de su representada y contra los que no accedieron al cambio se iniciaron procedimiento judicial, en el transcurso de los cuales se produjo por parte de la demanda un procedimiento del derecho que sobre tal banda asiste a su mandato. El propio Registro de la Propiedad Industrial denegó en veinte de octubre de mil novecientos sesenta la marca que don Serafin tenía solicitada por oposición de las marcas, propiedad de Federico Paternina. Tercero. -Hemos de referirnos en esta exposición de hechos a toda una serie de circunstancias que llevaron a esta parte a iniciar un procedimiento declarativo ordinario de mayor cuantía, contra la firma Galán y Berrocal, Sociedad Limitada, y del que posteriormente desistió esta representación. Cuarto. -La marca cuya nulidad pretende mi representada es la número setecientas ocho mil doscientas cincuenta y nueve. Fue solicitada por la Entidad Galán y Berrocal, Sociedad Limitada, el veintiocho de marzo de mil novecientos setenta y tres. Esta marca consiste en una etiqueta cuadrangular cuya característica fundamental está constituida por la banda de color azul que atraviesa diagonalmente de izquierda a derecha la etiqueta y que resalta de forma ostensible frente a los demás elementos gráficos, que están representados en colores apagados. Como ya se ha indicado, el trece de mayo de mil novecientos setenta y ocho, mi mandante presentó escrito ante el Juzgado de Primera Instancia de Cáceres, a quien por turno correspondiera, iniciando juicio especial de nulidad de marca, cuyas características ya se han señalado, solicitando del Juzgado reclamase al Registro de la Propiedad Industrial el expediente administrativo de la referida marca, para su posterior conocimiento y examen por esta parte. Pues bien, puesto de manifiesto a esta representación dicho expediente, comprobamos con gran sorpresa que en el folio seis del mismo, en el que se reseña el certificado título de la marca setecientos ocho mil doscientos cincuenta y nueve, aparece como concedida sin la banda cruzada de color azul, siendo así que en la solicitud de registro, el diseño y la descripción contienen esa banda, a la cual en ninguno de los folios del expediente administrativo aparece que la entidad solicitante haya renunciado. Por ello, mi mandante presentó escrito ante el Juzgado de Primera Instancia número uno,explicando lo sucedido, solicitando la suspensión del plazo concedido para formalizar la demanda, mientras tanto no se aclarase dicha confusión. Realizados los trámites oportunos, el Registro de la Propiedad Industrial ha explicado con claridad la causa del error que se había cometido en el expediente de marca, cuya nulidad se pretende. Quinto.-Es de tal importancia el significado que tiene el hecho de que una misma empresa solicite, con el intervalo de cinco días, dos marcas idénticas, con la única diferencia de que en la segunda la etiqueta aparece atravesada por una banda cruzada de color azul, como certifica el propio Registro, hasta el punto de haberlo llevado a cometer un error, que merece ser tratado separadamente, antes de entrar a examinar la incompatibilidad entre las marcas enfrentadas. El único sentido e interpretación posible de esa solicitud de la marca setecientas ocho mil doscientas cincuenta ynueve, que se impugna, es el de que la demandada ha tenido con interés especial en hacerse con ese distintivo peculiar que es la banda; pues en el conjunto de los elementos que constituyen esta marca, la banda es el único distintivo que es nuevo. Sexto. -La marca número setecientas ocho mil doscientas cincuenta y nueve es incompatible con las de mi mandante, por incurrir en la prohibición que contiene el articulo ciento veinticuatro, número primero del Estatuto sobre la Propiedad Industrial . La entidad demandada, con el empleo de esa franja cruzada, está atacando a la esencia misma de los registros de Paternina, quien en virtud de los mismos está facultada para perseguir a todo comerciante que utilice un signo igual o semejante al sujo, puesto que sobre él posee un derecho exclusivo de uso. Por eso, la utilización por Galán y Berrocal, Sociedad Limitada, de este distintivo origina en el consumidor un peligro de confusión respecto a la procedencia de los productos que s eha acostumbrado a asociar siempre la banda cruzada con la casa Paternina, por lo que puede confundirse y atribuir un elaborado de la firma demandada a la entidad demandante, aprovechándose aquélla del prestigio y fama adquirido por mi patrocinada. Este es precisamente el peligro que trata de evitar la Ley. Terminaba con la súplica de que se dicte sentencia por que declare la nulidad del Registro de la Marca número setecientas ocho mil doscientas cincuenta y nueve de la demanda, por encontrarse incursa en el número primero del artículo ciento veinticuatro del citado Estatuto , con expresa imposición de las costas a la entidad demandada, por ser preceptivo.

RESULTANDO que admitida la demanda y emplazado el demandado Entidad Galán y Berrocal y en su nombre don Luis Antonio compareció en los autos en su representación el Procurador don Gabino Muriel Rubio, que contestó a la demanda, oponiendo a la misma en síntesis: Primero.-Negamos m todos los hechos de la demanda, en cuanto se opongan a los que a continuación se exponen. Nada consta a la entidad que represento todos y cada uno de los hechos que se relacionan en el correlativo primero del escrito de demanda, que por otra parte deberán ser probados para producir el efecto que se pretende. Segundo: Nada afecta a mi representada la propaganda que ha hecho la firma demandante de sus productos, que a base de la marca y de la etiqueta que dice tener registrada. Otro tanto cabria decir de las certificaciones que aporta de nueve Cámaras de Comercio, que vienen a reconocer la falta cantidad de los vinos y la existencia de distintas bandas según la clase de vino de que se trate, cosa que en nada afecta al fundamento dicha demanda, aunque como probaremos que lo expuesto no es totalmente cierto, que porque los vinos de la firma Paternina, se solicitan más por su nombre que por la banda, como ocurre con todos los vinos sin excepción. Igualmente podemos decir de los industriales que han desistido del uso de la franja diagonal, pero en todos estos casos encontramos que la banda diagonal, cruzando la etiqueta es el elemento principal de la etiqueta, cosa que no ocurre en la que usa su representada, según se demostrará. Mención especial que queremos hacer constar es el caso especial de Bodegas Sicilia, Sociedad Anónima, que se cita en la demanda. Ello es debido indudablemente por el prestigio que los vinos de esta marca tienen en el mercado. A pesar de que la representación de Bodegas Vega Sicilia, Sociedad Anónima, reconoce en la estipulación primera del derecho prioritario de Paternina, lo cien es que fue concedida en el año mil novecientos veintisiete. Tampoco este es el caso que no ocupa, como el de don Serafin y F. Flores Macias y Compaía, a los que el propio Registro de la Propiedad Industrial denegó la inserción de las marcas solicitadas, así lo estimó el Registro de esos casos, pero no en el de la marca solicitada por mi representada que la concedió y está inscrita, luego no apreciaría el mencionado Registro la incompatibilidad entre las marcas de Paternina y las de Galán y Berrocal. Tercero.-No es totalmente exacto lo expuesto en el correlativo de la demanda. Mi representada no ha hecho uso de las etiquetas que se acompañan con el número uno de documentos, hasta que no ha tenido inscritas las mismas, y que Federico Paternina. Sociedad Anónima desconocía este hecho, la inscripción, es exclusiva culpa de ella, porque el Registro es público, y no ha habido ocultación en ningún momento. Otro tanto cabe decir del desconocimiento que también pone de manifiesto la representación de la demandante, al formular la demanda contra Galán y Berrocal, Sociedad Limitada, cuando es una sociedad anónima desde el seis de junio de mil novecientos setenta y cuatro, no pretenderá en este caso acusarnos de engaño ni ocultación, cuarto -La marca cuya nulidad pretende Federico Paternina, Sociedad Anónima es la número setecientos ocho mil doscientas cincuenta y nueve la misma fue solicitada por mi representada el día veintiocho de marzo de mil novecientos setenta y tres y concedida el diecinueve de noviembre derruí novecientos setenta y seis. Estimamos que con la sola descripción y el examen de las etiquetas acompañadas se puede llegar a la conclusión de que no existe semejanza en las etiquetas de Federico Paternina. Sociedad Anónima, y la inscrita con el número setecientos ocho mil doscientas cincuenta y nueve, a favor de Galán y Berrocal, Sociedad Anónima.Quinto.-No consideramos que sea de tanta importancia el que Galán y Berrocal, Sociedad Anónima. Quinto.-No consideramos que sea de tanta importancia el que Galán y Berrocal, Sociedad Anónima solicite la inscripción de dos marcas en la que la única diferencia sea una banda azul, porque es que una es para el vino blanco y otra para el vino tinto. Sexto.-No consideramos que exista incompatibilidad alguna entre la marca 708.259 de Galán y Berrocal con las de Federico Paternina, puesto que se pretende de una forma genérica la incompatibilidad con las inscritas a nombre de Federico Paternina, sería necesario una mayor concreción que no se aporta en el escrito de demandaba pesar de la exposición tan abundante y reiterativa que hace en el escrito de demanda, la representación de Federico Paternina, Sociedad Anónima. Dicha representación considera a la banda cruzada diagonal como el elemento identificador fundamental de los vinos de Federico Paternina, Sociedad Anónima; no lo negamos, pero ese es válido para los vinos de Paternina, no para los de Galán y Berrocal. Terminaba con la súplica que se dicte sentencia, por la que se declare no haber lugar a la nulidad del registro de marca número setecientos ocho mil doscientos cincuenta y nueve por no existir cansa pata declarar la misma, y con expresa imposición de todas las costas a la entidad demandante.

RESULTANDO que recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas.

RESULTANDO que unidos a los autos las pruebas practicadas se remitieron a la Audiencia Nacional con emplazamiento de las partes, dándose por la Sala de lo Civil de dicha Audiencia el trámite correspondiente.

RESULTANDO que la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Cáceres dictó sentencia con lecha seis de marzo de mil novecientos ochenta y uno con la siguiente parle dispositiva: que entrando en el fondo del asunto, debemos desestimar y desestimamos la acción de nulidad de la marca setecientas ocho mil doscientas cincuenta y nueve, ejercitada por la empresa adora de Federico Paternina, absolviendo de todos los pedimentos formulados en la demanda a la empresa Galán y Berrocal, Sociedad Anónima, con imposición de costas a referida parte actora de Federico Paternina, Sociedad Anónima.

RESULTANDO que el once de mayo de mil novecientos ochenta y uno el Procurador don Leandro Navarro Ungria en representación de la Entidad Federico Paternina, Sociedad Anónima, ha interpuesto recurso de casación por infracción de Ley y Doctrina Legal contra la sentencia pronunciada por la Sala Primera de lo Civil en la Audiencia Territorial de Cáceres con apoyo en los siguientes motivos: Motivo primero.-Autorizado por el número séptimo del articulo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil : error de hecho en la apreciación de la prueba, patentizado por el documento auténtico a que se refiere el cuerpo de este motivo. Con nuestro escrito de demanda se adjuntaba como nuestro documento número nueve una certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial de la marca número ciento diecisiete mil ciento ochenta y cinco, perteneciente a mi mandante, Federico Paternina, Sociedad Anónima. Figura también unida a las actuaciones, en el ramo de prueba de esta parte, la certificación del Registro de la Propiedad Industrial de la citada marca número ciento diecisiete mil ciento ochenta y cinco. En dicho documento puede apreciarse que la citada marca pertenece a Federico Paternina y consiste única y exclusivamente en el gráfico de una banda de color azul diagonal que cruza una etiqueta. No conteniendo dicha marca ningún otro elemento. Pues bien: este hecho evidente en el procedimiento no ha sido tenido en cuenta por la sentencia, a pesar de que consta probado por documento autentico el hecho de que la marca número ciento diecisiete mil ciento ochenta y cinco concedida por el Registro de la Propiedad Industrial a Federico Paternina, Sociedad Anónima, consiste en una banda de color azul diagonal sin otro elemento o aditamento. Que la sentencia que recurrimos no ha tenido en cuenta este hecho lo acredita el que en su considerando quinto al hacer la comparación entre las marcas que considera en pugna, se refiere a la marca de mi mandante número catorce mil seiscientas treinta y una describiéndola como: Centro de Documentación Judicial

primero del Estatuto sobre Propiedad Industrial , hubiese debido conducir a la estimación de nuestra demanda el fallo que se impugna ha incurrido en el error de hecho en la apreciación de la prueba que se denuncia en este primer motivo de casación. Segundo motivo.-Autorizado por el número primero del articulo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , infracción en concepto de interpretación errónea del articulo ciento veinticuatro, apartado primero, del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial . Con independencia del error de hecho denunciado en el motivo anterior se articula este motivo por infracción legal cuya procedencia no viene condicionada por la estimación de aquél. En efecto, la Audiencia Territorial ha procedido erróneamente al establecer la comparación entre el distintivo de mi mandante y la marca del recurrido, tomando únicamente con base para ese juicio la marca número catorce mil seiscientas treinta y uno, no teniendo en cuenta en ese examen precisamente la marca en que se basaba fundamentalmente la demanda, que es la número ciento diecisiete mil ciento ochenta y cinco, que contiene única y exclusivamente como signo distintivo esa banda diagonal azul. Ese error le lleva a la conclusión de que la marca de esta parte y la del recurrido se diferencian en una serie de elementos, que la sentencia indica, conclusión que no podría haber sentado sí hubiera tomado en consideración en el examen comparativo la marca número ciento diecisiete mil ciento ochenta y cinco. Pero es que con independencia de ese error, denunciado en el motivo primero del recurso, y que ha dado lugar a esa conclusión errónea también, aunque se procede en la forma en que lo ha hecho la Audiencia Territorial, es decir, no tomando en consideración la marca número ciento diecisiete mil ciento ochenta y cinco en que la banda diagonal azul se constituye como un distintivo protegido automáticamente, sino sólo la clásica marca número catorce mil seiscientas treinta y uno, aun así hubiese procedido la pretensión de nulidad de sta parte, por encontrarse el supuesto comprendido en el artículo ciento veinticuatro, número primero del Estatuto sobre Propiedad Industrial . Pues bien, la Excelentísima Audiencia Territorial razona que el apartado primero de dicho artículo ciento veinticuatro no es aplicable al caso; como es sabido, el apartado primero del artículo ciento veinticuatro del Estatuto señala únicamente la concurrencia de dos requisitos para que se encuentra prohibida la inscripción semejanza fonética o gráfica y que la referida semejanza pueda inducir a error o confusión en el mercado. Y como regla general, se admite de modo unánime que existe ese peligro de error o confusión en todos los casos en que apreciándose semejanza entre los signos, los productos designados por ellos son de la misma clase y naturaleza, como ocurre en el presente caso, en que las dos marcas enfrentadas distinguen igualmente vinos. Lo que en ningún momento se ha exigido por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo al interpretar este apartado primero del artículo ciento veinticuatro es ese tercer requisito que establece la sentencia de instancia, consistente, según dicho Tribunal, en que el error de confusión incida en el mercado produciendo competencia. La Sala estima que esto no ocurre en el caso actual, en el que no puede producirse competencia entre una marca y otra, dada la producción limitada de la comarca de Montánchez y el tipo de vino que se produce en esta comarca, claramente diferenciado del de Rioja. A este respecto ha de tener en cuenta que la confusión a que se refiere el artículo ciento veinticuatro, primero , no hace relación a los productos, sino al origen de los mismos. Si la posibilidad de confusión fuera atribuible a los productos considerados en sí mismos, nunca se produciría, auqneu se utilizaran idénticas marcas, dado que siempre dichos productos son de distinta zona y diferente calidad; aun presumiendo su idéntica naturaleza. Que la confusión a que la Ley alude en el precepto mencionado hace relació al origen o procedencia de los productos. Aparte de este error inicial de interpretación, la Audiencia Territorial incurre también en otros criterios erróneos, como pasamos a razonar a continuación. En efecto, ante todo interesa recordar cuáles son los fines perseguidos por el régimen local de protección de signos distintos. Lo que dicho régimen desea en primer lugar es proteger la propiedad del signo registrado. El segundo principio de este régimen legal protector es el de la protección del signo, en su esencialidad; en aquel elemento esencial que lo define y del que deriva en virtud distintiva; y ello con el fin de evitar la competencia desleal que supone la imitación de la marca registrada por parte del industrial o comerciante que obteiene otra marca posterior. Y, por último, este régimen legal persigue crear una política del mercado, que permita al público reconocer e identificar a los oferentes de bienes, mediante signos indubitables, inconfundibles e inequívocos, que eviten cualquier clase de confusión entre ellos. A todo ello ha de unirse que el registro de una marca concede a su titular dos clases de derechos: un derecho a utilizarla el mismo y un derecho a impedir que esa marca sea usada por parte de otros industriales comerciantes. En el presente caso es evidente que o que deseaba la firma recurrida es valerse de ese distintivo esencial de a banda cruzada de color azul, como elemento distintivo básico, como lo prueba el hecho de que todos los demás elementos que forman parte de la marca numero setecientos ocho mil doscientas cincuenta y nueve, ya los tenia registrados con anterioridad la recurrida mediante su marca numero setecientos ocho mil doscientas cincuenta y siete, lo que prueba el valor de atracción de clientes e identificador que la propia recurrida otorga a este elemento de la banda cruzada, que no es uno más dentro de un conjunto, sino el distintivo esencial que tiene protegido a su nombre mi representada. La aplicación indiscriminada del criterio interpretativo de la comparación de las marcas "en su conjunto» haría ilusoria totalmente la protección de cualquier marca en el Registro de la Propiedad Industrial, pues bastará que el peticionario de la marca posterior añadiera otros elementos gráficos o fonéticos a una marca ya registrada, para que, aplicando esa doctrina pudiera decirse que no existe semejanza entre las marcas en cuestión. Estimamos, pues, que al negar la sentencia la aplicación al caso del número primero del articulo ciento veinticuatro del Estatuto sobrePropiedad Industrial , incurre en los errores de interpretación que hemos razonado hasta aquí, que le impiden apreciar que en supuesto de este recurso se dan los dos requisitos que ya hemos dicho señala el artículo ciento veinticuatro, número primero , para que resulte prohibido el registro de la marca, que son la existencia de semejanza fonética o gráfica de dicha marca con otra ya registrada; y apreciación de un peligro de confusión en el público consumidor. El primer requisito se da en el presente caso evidentemente. En cuanto al peligro de confusión bastará indicar que se trata de productos idénticos en su naturaleza. Y tales juicios se refuerzan todavía más si se tienen en cuenta que las marcas de mi representada revisten el carácter de notoriedad, que hace que haya de exigirse un mayor rigor en el juicio a que deben ser sometidos los signos que aspiren a ser inscritos posteriormente. La marca notoria es una marca que goza de esencial protección y ello lleva consigo la necesidad de evitar que cualquier pueda utilizarla, aunque sea en su distintivo esencial, para distinguir productos idénticos, sin más que añadir a ese elemento esencial otros datos que no conseguirán nunca una diferenciación, porque la virtud distintiva deriva precisamente del elemento indebidamente adoptado por el industrial posterior.

RESULTANDO que admitido el recurso c instruidas las partes, se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

VISTO siendo Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Rafael Casares Córdoba.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que la sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia de Cáceres de seis de marzo de mil novecientos ochenta y uno , que rechazó la pretensión de nulidad de la marca número setecientos ocho mil doscientas cincuenta y nueve, formulada por la mercantil Federico Paternina, Sociedad Anónima, frente a la titular de dicha marca, Galán y Berrocal, Sociedad Limitada, es impugnada por aquélla en el presente recurso, formulando, al efecto, dos motivos de casación, bajo el amparo, respectivamente, de los apartados séptimo y primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil por supuesto error de hecho, el primero, y por infracción, en concepto de interpretación errónea del artículo ciento veinticuatro primero del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial, el segundo de ellos, de cuyos dos motivos, aquél inicial, de preferente examen, ha de ser rechazado, de entrada, ya que, denunciándose, en él que la sentencia recurrida incide en manifiesto error de hecho al establecer la comparación entre las marcas enfrentadas, ya que tomó en cuenta, frente a la postulada de nulidad, la número catorce mil seiscientas treinta y una de entre las registradas prioritariamente por la actora, en vez de establecer la operación comparativa entre la denunciada setecientas ocho mil doscientas cincuenta y nueve y la de su oponente número ciento diecisiete mil ciento ochenta y cinco, en la que no figuran los escudos y leyendas de aquella otra, que sirvieron de elemento diferenciador, entre las marcas en colisión, determinante de la desestimación de la postulación anulatoria por el Tribunal, el cual no entró a considerar que esta otra marca ciento diecisiete mil ciento ochenta y cinco, también prioritaria, está constituida únicamente por una etiqueta cruzada por una banda azul, con la misma disposición y color que la denunciada, en coincidencia tanto más sensible cuanto que ambas tienen el común designio de distinguir vinos tintos, la tesis así planteada acusa un error por parte de la Sala de Instancia, que sólo podría admitirse como tal, si la marca que se dice no tomada en consideración por la sentencia combatida, hubiese sido la precisamente estimada en peligro por la demandante, por otra de la posteriormente concedida, más no habiéndose planteado así, por el interesado, la situación táctica de partida en la que contrariamente la marca de la demandante número catorce mil seiscientos treinta y una fue la señalada, con ostensible preferencia a efectos del peligro de confusión invocado, no puede tildarse de error de la sala sentenciadora el juego comparativo - marca catorce mil seiscientas treinta y una frente a la denunciada setecientas ocho mil doscientas cincuenta y nueve-, realizado por ésta, ya que además de que en su primer considerando el Juzgador hace expresa referencia a la marca que se dice olvidada por él, es importante poner de manifiesto la imprecisión de la adora que hizo aquella cita inicial de la marca propia, catorce mil seiscientas treinta y una, destacadamente, aunque añadiese luego otra serie de marcas, también de su pertenencia, asimismo afectadas por el nuevo registro, entre ellas la número ciento diecisiete mil ciento ochenta y cinco, cuya ponderación detallada en el examen comparativo deberá ser hecha aquí, a los efectos de la acusada infracción del número primero del articulo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , esto es como tema latente en el fondo de la infracción de ley que se dice cometida, mas sin que se pueda acceder el pretendido error de hecho de la sentencia impugnada, inexistente desde el momento en que se hizo textual cita en ella de la marca ciento diecisiete mil ciento ochenta y cinco de la demandante, si bien la confrontación de detalle lo fue entre la denunciada y la catorce mil seiscientas treinta y una de la adora, a causa, sin duda, del relieve que el propio demandante hizo de la misma en su escrito inicial, reputándola especialmente afectada y de la generalidad con que, a lo largo del propio escrito, se hizo la acusación de las marcas propias en trance de confusión por efecto de la concesión registral impugnada.

CONSIDERANDO que entrando en el examen del segundo motivo de casación en el que se denunciala infracción del número primero del articulo ciento veinticuatro del Estatuto de la Propiedad Industrial que veda el acceso al Registro, como marcas, de los distintivos que por su semejanza fonética o gráficas con otros va registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado, ha de establecerse, a la vista de este precepto si la marca número setecientos ocho mil doscientas cincuenta y nueve, concedida el veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y seis a Galán y Berrocal, Sociedad Limitada, para amparar vinos tintos en la que, esencialmente, sobre etiqueta cuadrangular apergaminada, de fondo amarillo en el que aparece el castillo de Montánchez (Cáceres) y la leyenda, en letra gótica, "Castillo de Montánchez», con el nombre Galán y Berrocal, Sociedad Limitada, y cruzada desde el ángulo superior izquierdo al inferior derecho por una banda azul, puede inducir a error o confusión con la puntualizada número ciento diecisiete mil ciento ochenta y cinco de la recurrente concedida, sin expresar derivación alguna, el catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y uno, para distinguir una etiqueta que enmarca una banda azul conidéntica disposición a la de aquella otra y la denominación "Banda Azul», con destino, también, como su oponente, a identificar vino tinto, suscitándose así una cuestión acerca de su compatibilidad en el mercado que ha de ser resuelta negativamente, por cuanto aunque reiterados pronunciamientos jurisprudenciales en orden a la confrontación de las marcas en conflicto, señalan la procedencia de que se actúe con una visión de conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrados en ellas, es lo cierto que, como se reconoce en otras resoluciones, entre las que cabe citar la sentencia de nueve de febrero de mil novecientos setenta y ocho , esta doctrina no tiene la generalidad que parece, sobre todo cuando no se trata de marcas en conflicto que, por estar compuestas de elementos estructurales en número y disposición parejas, exigen se realice aquella visión globalizada para formar el juicio de su compatibilidad o incompatibilidad en el mercado, sino de la conflictiva presencia de alguno o algunos de dichos elementos que, utilizados, a la vez, por las marcas enfrentadas para identificar un mismo producto, esté dotado de una especial eficacia individualizadora ya que, entonces, es este particular elemento el que, por su singularidad caracterizante del producto común, el que ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca discutida puede provocar, tal como viene diseñada, es decir con inclusión de aquel elemento como caracterizados ampliamente difundido a costa de la prioritaria, confusión en el tráfico, que es, justamente, lo que sucede con la discutida "banda azul», utilizada por la sociedad demandante para identificar sus vinos en la marca etiqueta número ciento diecisiete mil ciento ochenta y cinco y en numerosos otros registros, con mucha anterioridad a la de la demandada número setecientos ocho mil doscientos cincuenta y nueve, cuyo titular, no obstante reconocer en la contestación a la demanda "que tal distintivo es elemento identificador fundamental de los vinos de Federico Paternina, Sociedad Anónima» lo incluye en la marca de sus propios caldos, con evidente riesgo de confusión en cuanto al origen del producto, puesto que se trata de la identificación de idénticos productos, uno de cuyos criadores, el de la marca prioritaria, ha realizado, acreditativamente, cuantiosas inversiones y esfuerzos en popularizar el elemento en cuestión -banda azulhasta el punto, también acreditado de provocar con su sola cita, por un elemental mecanismo asociativo, la evocación de una determinada procedencia.

CONSIDERANDO que los razonamientos hasta aquí hechos conducen a la estimación del recurso de casación, sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en el mismo.

FALLAMOS

que, estimando el recurso de casación por Infracción de Ley, interpuesto por don Federico Paternina, vinos de Rioja, Sociedad Anónima, ha lugar a la casación y anulación de la sentencia, que con fecha seis de marzo de mil novecientos ochenta y uno, dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Cáceres , sin hacer especial imposición de costas; y líbrese a la citada audiencia certificación de esta sentencia y de la que posterior se dicte, con devolución de los autos y rollo de Sala que ha remitido.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado don Rafael Casares Córdoba, Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma certifico. En Madrid a nueve de mayo de mil novecientos ochenta y tres.