SAP Valencia 782/2001, 18 de Diciembre de 2001
| Ponente | JOSE BONET NAVARRO |
| ECLI | ES:APV:2001:7065 |
| Número de Recurso | 542/2001 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 782/2001 |
| Fecha de Resolución | 18 de Diciembre de 2001 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Valencia, Sección 6ª |
SENTENCIA NÚM. 782
Ilmos. señores
PRESIDENTE: Dña. Purificación Martorell Zulueta
MAGISTRADO: Dña. María Mestre Ramos
MAGISTRADO: Don José Bonet Navarro
En la ciudad de Valencia, a dieciocho de diciembre de dos mil uno.
La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Ilmos. señores anotados al margen ha visto el presente recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto contra la sentencia de fecha 27 de abril de 2001 dictada por el Sr. Juez de 1ª Instancia de Valencia núm. 6, en autos de juicio de menor cuantía seguidos en dicho juzgado con el número 570/1999. Han sido partes en el recurso, como apelante " DIRECCION000 .", representada por la procuradora Doña Elena Gil Bayo y defendido por el letrado D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, y como apelado " DIRECCION001 ." Y Sergio , representados por la Procuradora Doña Carolina Teschendorff Cerezo y defendido por el letrado Don Juan Luis Marques Romero, y ponente el Ilmo. Sr. Don José Bonet Navarro
El fallo de la sentencia apelada literalmente dice: "DESESTIMANDO la demanda interpuesta por la Procuradora Doña ELENA GIL BAYO, en nombre y representación de DIRECCION000 ., debo absolver y absuelvo a los demandados DIRECCION001 . y Don Sergio de los pedimentos de demanda deducidos en su contra, con expresa imposición de costa a la parte actora.
ESTIMANDO la demanda de reconvención interpuesta por la Procuradora Doña CAROLINA TESCHENDORFF CEREZO en nombre y representación de DIRECCION001 . y Don Sergio , contra DIRECCION000 ., debo declarar y declaro la nulidad de la marca nº NUM000 , denominativa " DIRECCION002 ", clase nº 18, con imposición de costas a la parte actora".
Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación del actor inicial, previa su preparación, se interpuso recurso de apelación contra la misma. y admitido que fue el recurso se remitieron los autos a este Tribunal. Tramitado el recurso, se señaló para el acto de la vista el día 26 de noviembre de 2001, en el que ha tenido lugar y en el cual, tras las alegaciones que estimaron oportunas, el Letrado de la parte apelante solicitó la revocación de la sentencia y el de la apelada la confirmación.
Alega el recurrente como motivos de impugnación, además de los antecedentes y hechos a tener encuenta para la resolución del recurso, en síntesis:
a) un erróneo planteamiento de la cuestión debatida por la resolución recurrida, pues se centra el debate entre las marcas " DIRECCION003 ", y " DIRECCION002 ", sin tener en cuenta otras como " DIRECCION000 ", " DIRECCION004 ", " DIRECCION005 " y " DIRECCION006 ", lo que es erróneo porque la demanda se formula con base a todos sus registros anteriores. Los registros de marca incluyendo la denominación " DIRECCION002 " son anteriores a cualquier uso de la denominación " DIRECCION002 " llevada a cabo por los demandados, la primera solicitada en 1985 cuando la familia " DIRECCION002 " ya no tenía ninguna actuación en el mercado. Asimismo, no se ha declarado la compatibilidad ni coexistencia de las marcas de la actora con la de la demandada, pero en todo caso, la compatibilidad habría sido con la de " DIRECCION007 " utilizadas solo para bolsos de señora, pero nunca con las marcas " DIRECCION003 " y " DIRECCION002 ", utilizadas por los demandados para distinguir cinturones y que nunca antes había sido utilizado por la demandada. En el procedimiento administrativo del registro de marcas " DIRECCION003 " de los demandados se basa en la titularidad tan solo de la marca " DIRECCION002 ", por ser elemento común a todos los registros de marca de DIRECCION006 . No hubo convivencia pues, de modo que la resolución platea la cuestión de forma "errónea y simplista". b) Errónea doctrina sobre el nacimiento del derecho de marca y de su protección conforme a la legislación vigente, según el art. 3 de la Ley de Marcas que modifica el régimen anterior. Para el ejercicio de la nulidad con base en el art. 3.2 LM no basta con probar el uso de la marca, sino la "difusión y reconocimiento entre los sectores interesados", debiendo además efectuar la correspondiente solicitud de registro de su marca, al tiempo que ejercita la acción de nulidad, siendo que tanto el derecho en exclusiva y el ius prohibendi corresponden solamente al titular inscrito de la marca. c) No se declara la existencia de violación de marca con base en el uso anterior llevado a cabo por los demandados, no considera la sentencia que: las empresas de la familia DIRECCION002 de Valencia habían desaparecido cuando Augusto registra sus primeras marcas, incluyendo la denominación DIRECCION002 , siendo que los de la demandada habían dejado de abonar los quinquenios correspondientes (art. 51 LM), de modo que ningún efecto puede otorgarse a esas marcas. En todo caso, la demandada no es continuadora de las anteriores, lo que no se acredita en modo alguno, sino solamente la relación de parentesco de unas marcas como " DIRECCION008 " y " DIRECCION007 ", comenzando a fabricar ahora cinturones con la marca " DIRECCION003 " y " DIRECCION002 ", lo que no habían hecho nunca. No puede, por tanto, considerarse que hubo coexistencia en el mercado. Y como titular registral, Augusto está asistido de la protección de la Ley de Marcas, siendo que hay confusión entre unos cinturones que se comercializan con la denominación DIRECCION002 . DIRECCION003 se elige para crear confusión, pues se trata de Sergio , y se adelanta la C para que coincida con el término DIRECCION002 , y cuando se publicita no se identifica la empresa, procediendo la declaración de nulidad de las marcas DIRECCION003 de los demandados, solicitadas con posterioridad al requerimiento formulado por la actora, sin que se pueda limitar la controversia a la titularidad sobre la marca NUM000 " DIRECCION002 " (clase 18) solicitada en el año 1998, porque la acción de nulidad se ejercita con base en todos los registros que son anteriores. d) Es improcedente la estimación de la acción de nulidad del art. 3.2 de la Ley de Marcas ejercitada en la demanda reconvencional, pues sin inscripción no existe derecho sobre la marca, siendo la única protección la del art. 3.2 de la Ley de Marcas que pretende proteger el "goodwill" adquirido por el uso notorio preexistente, pero no es el caso que nos ocupa. Sin que se den los requisitos de este precepto, por no uso de marcas anterior al registro de la actora; el uso de la reconviniente es uso de marca de otro; no prueba la notoriedad; las que tienen notoriedad son las de la actora. e) Procedencia de la desestimación de la acción por ejercicio con mala fe y en contra de actos propios. Los demandados han demostrado desinterés por las marcas anteriores, de modo que con esta acción de nulidad es contraria a la buena fe y supone una actuación contraria a los actos propios. (art. 7 CC y jurisprudencia citada). f) La desestimación de la acción de violación de la marca no puede ser desestimada basándose en la declaración de nulidad de la marca nº NUM000 " DIRECCION002 " (clase 18), aunque se considerase la nulidad, esto no impide que se violen los derechos de marca que corresponden a la actora como titular de las marcas " DIRECCION006 ", " DIRECCION004 " y " DIRECCION002 " (clase 25), marcas que son plenamente válidas y eficaces, y se reconoce su absoluta validez y notoriedad. Siendo que la utilización de las marcas " DIRECCION003 " y de la marca " DIRECCION002 " para distinguir cinturones crea confusión con las marcas de la actora. Y nunca antes se había planteado la convivencia de los signos de la actora con la demandada, solamente fueron declarada compatibles Augusto y Sergio , precisamente por el signo distintivo que imprimía el nombre Sergio , cosa que no se da en DIRECCION003 . g) Los demandados comenten competencia desleal pues: los demandados comienzan actividad en el mercado en 1989, cuando las antiguas empresas familiares ya no tienen presencia; - se desvinculan voluntariamente de la actividad anterior al denominarse DIRECCION001 , no utiliza las marcas DIRECCION008 , sino que crea la de DIRECCION003 ; eliminan la palabra DIRECCION009 que era la que daba distinción; se apartan de la fabricación de bolsos de señora y comienzan a vender y fabricar cinturones; todo con mala fe; era lo más rentable hacer eso, porque DIRECCION000 ., es empresa líder en el mercado y con marcas totalmente posicionadas. Todo ello es constitutivo de competencia desleal del arts. 6, 12 de la Ley de Competencia Desleal. h) La actora no haactuado con mala fe. La actora formula su demanda con base en la titularidad de todas sus marcas anteriores. Solicitó esa inscripción porque es la denominación común y para evitar que otros pudieran utilizarlo sólo, lo que no es más que proteger su marca.
Por la demandada se formula escrito de oposición alegando, en síntesis lo siguiente: a) Cinco resultan ser las marcas del recurrente con el distintivo DIRECCION002 , y de las mismas, solamente la de " DIRECCION002 " es reciente, la registrada el 5-1-99, días antes de la remisión del requerimiento, dos meses antes e su oposición al registro de la marca de la recurrida, y nueve meses antes de la formulación de la demanda. De las primeras, accedieron al registro de la propiedad cuando estaba registrada la marca " DIRECCION008 ", se denegó el acceso al registro, la actora sabiendo que existía en el registro y en el mercado formuló alegaciones y recursos frente a la denegación de inscripción, y los argumentos en aquel momento son exactamente los mismos de ahora pero en sentido contrario, como, por otra parte, apreció el juez a quo en el auto de medidas cautelares. Se argumentó por el mismo recurrente, en definitiva, que la marca DIRECCION006 es distintiva respecto a la de DIRECCION008 , pues presenta diferencias sustanciales, fonéticas e...
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