STS, 11 de Marzo de 2009

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 25 de septiembre de 2.006, desestimatoria del recurso promovido por D. Mauricio contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 21 de enero y 18 septiembre de 2.002, confirmatoria ésta última de la anterior al resolver el recurso de alzada que el actor había interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se concedía el registro de la marca nº 2.395.197 "MUEBLES LA FACTORÍA", de tipo mixto, para servicios de la clase 35 del nomenclator, que había sido solicitado por Muebles La Factoría, S.A.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de D. Mauricio ha comparecido en forma en fecha 10 de enero de 2.007, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, formulando un único motivo por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, del artículo 4.1.b) de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, así como de la jurisprudencia. Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando la de instancia y revocando el acto administrativo impugnado, de conformidad con lo solicitado en su día en el escrito de demanda, con lo demás que en Derecho proceda.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de fecha 10 de julio de 2.007.

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el mismo y con costas.

Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Muebles La Factoría, S.A., cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia por la que se desestime dicho recurso, confirmando y declarando ajustada a Derecho la sentencia recurrida, condenando a la recurrente al pago de las costas de la casación, con todos los demás pronunciamientos a que en Derecho hubiere lugar.

Por providencia de fecha 11 de noviembre de 2.008 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 25 de febrero de 2.009, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPÍN TEMPLADO, Magistrado de la Sala.

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

Don Mauricio impugna en casación la Sentencia de 25 de septiembre de 2.006 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso entablado contra la concesión administrativa por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca mixta nº 2.395.197 "Muebles La Factoría", para servicios de la clase 35 (venta al por menor de muebles). La parte recurrente se opone a la concesión de la citada marca en defensa de la suya prioritaria nº 1.907.156 "La Factoría", de tipo denominativo, en clase 39 (para servicios de almacenaje, depósito, distribución y transporte de muebles y sus complementos).

La Sentencia impugnada justifica la desestimación del recurso contencioso administrativo a quo en los siguientes fundamentos:

" TERCERO.- Pues bien, trasladando todos los criterios jurisprudenciales antes referidos al supuesto que se somete al enjuiciamiento del Tribunal, se debe proceder, de una parte, a delimitar con el mayor detalle posible los elementos de identidad, semejanza y proximidad entre los signos enfrentados y, de otra, a establecer sus diferencias. Tras ello deberá procederse a analizar su ámbito material de aplicación, si bien en el caso de que se observe de manera clara y diáfana que el ámbito aplicativo es diferente, no será necesario analizar las dieferencias entre los signos.

En este sentido, como se dice en la STS de la Sala 3ª de 17 febrero 2004, debe tenerse en cuenta que "el artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado. En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill)."

A la luz de estas consideraciones, en lo que se refiere a los aspectos denominativos y gráficos, debe tenerse en cuenta que, tal y como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 6 julio 2004, "la Jurisprudencia utiliza una serie de criterios, propugnando una impresión o visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los elementos integrantes de cada signo confrontado, sin desarticular su unidad fonética o gráfica." No puede, por tanto, analizarse la cuestión remarcando las semejanzas y eludiendo las diferencias.

Como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de 30-6-2004, a diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres.

En esa visión de conjunto que propugna la jurisprudencia se observa que la marca impugna es mixta y presente una composición rectangular, teniendo en su interior, parte superior izquierda las palabras "MUEBLES LA" y en el centro del rectángulo, con un tamaño de letra aproximado al doble de las de las anteriores palabras, la palabra "FACTORÍA", subrayada. La marca opuesta es denominativa y presenta las palabras "LA FACTORÍA". Las diferencias gráficas y visuales son evidentes. Desde un punto de vista fonético también se puede observar diferencias: existen en la primera tres palabras, dos en la segunda; en esta campo se ha de observar la existencia en ambos signos de dos palabras idénticas "LA FACTORÍA", pero ya se ha dicho que la comparación entre signos debe hacerse de una manera global, sin descomponer sus partes o palabras, negando todo valor a una de ellas, ya que si bien puede ser en concreto de tipo genérico, la unión o integración de esa palabra genérica en la dicción completa del signo hace que todo él gane fuerza identicadora y diferenciadora, como sucede en el presente caso.

En suma, la visión de conjunto y global de todos los elementos, gramaticales, fonéticos permiten advertir la existencia de diferencias suficientes que eviten la confusión entre ambas marcas. En efecto, el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, tal y como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 3 noviembre 2004, "que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva) se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, signo o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin mas que una sencilla visión, apreciación, lectura o audición de conjunto, que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente ni de una forma desmesuradamente minuciosa los elementos conformados, ni que desciendan a disquisiciones léxico-gramaticales, puesto que en la convivencia lo fundamental es que los signos con que se representan en el mercado no induzcan, por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error del consumidor." Por tanto, es esa consideración del conjunto de de los signo enfrentados la que permite advertir la existencia de diferencias que impiden su confusión.

De otra parte, en cuanto a los campos aplicativos de ambas marcas, la Sala no advierte una identidad plena, ya que ciertamente pertenecen al mismo sector, pero los servicios son diferentes al menos en parte, teniendo razón la parte codemandad cuando dice que no se puede confundir "distribución" (servicio reconocido para la marca prioritaria), con "venta" (servicio reconocido como único de la marca impugnada). Esa diferencia también debe servir para que el Tribunal considere que la semejanza fonética antes referida sea matizada y aquilatada a la hora de impedir el acceso al registro de la marca impugnada. Es decir, la semejanza fonética se atenúa por la diferencia de los servicios, de acuerdo con la jurisprudencia antes citada.

En definitiva, tal y como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 24 noviembre 2003, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de circunstancias antes aludidas: que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado, bastando con que, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, que el lo que sucede en esta caso, a la vista de lo que antes se ha razonado. Lo mismo se viene a decir en la sentencia del Tribunal Supremo de 20-2-2006 : "En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta, pues, que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos."

Sobre este punto de la marca renombrada y el riesgo de asociación, la sentencia del Tribunal Supremo de 20-2-2006, con cita de la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 (asunto C-251/95, Sabel) sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104 del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p.1), entiende que con sus principios se alinea la Ley 32/1988 según su Exposición de Motivos. Conforme a ello el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. En esa línea jurisprudencial se destaca de manera constante que el riesgo de asociación constituye un caso específico de riesgo de confusión. Más concretamente, el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec.p.I-5507), apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec.p.I- 3819), apartado 17).

Sigue diciendo esta sentencia del Tribunal Supremo: " Si, pues, la prohibición nacional, en la misma línea que la comunitaria, sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y de los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior, y el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión sino que sirve para precisar el alcance de éste, la consecuencia alcanzada en torno al riesgo de confusión entre las marcas se extiende asimismo al riesgo de asociación. Mucho más cuando en éste caso la sentencia explícitamente lo excluye, sin que en esta exclusión exista infracción jurídica alguna. Pues ni aquel riesgo ni la notoriedad de la marca oponente quedan en entredicho si, como ha señalado esta Sala en las sentencias, entre otras, de 2 de octubre de 2002, 18 de diciembre de 2003 y 6 de julio de 28 de septiembre de 2004 , hay suficientes elementos de distinción entre los signos, de forma que incluso el hecho de que la marca prioritaria sea notoria no impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos de ambas, entendido el consumidor como consumidor medio, esto es, -sentencia TJCE de 22 de junio de 1999 -, como persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles y al que también va dirigida la protección."

Pues bien en este caso, no se ha probado del carácter renombrado ni notorio de una marca, que no se puede deducir de la existencia de folletos publicitarios, más o menos numerosos.

Otro dato que se ha de tener en cuenta, y así lo hace la resolución impugnada es que la entidad codemanda es titular desde hace tiempo del nombre comercial número 65.848 "MUEBLES LA FACTORÍA S.A." (denominativo) registrado y en vigor para "fabricación y venta de muebles en general". Basta ver esta denominación con la denominación de marca impugnada para advertir su práctica identidad y que por razón del tiempo ha convivido con la marca prioritaria sin problemas o sin que, al menos, se hayan probado, por lo que el riesgo de confusión y asociación decae. A ello se debe unir el derecho que tiene el titular de un nombre comercial a la utilización de dicho nombre, como se puede deducir de la doctrina recogida en la sentencia del Tribunal Supremo de 4 octubre 2002, conforme a la cual: " Establece el art. 124.3º del Estatuto de la Propiedad Industrial que no podrán ser admitidos al registro como marcas, los apellidos o razones sociales que no sean de los propios solicitantes y que los apellidos perderán tal carácter a los efectos del examen previo y quedarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo 1º del art. 124. Sobre la interpretación que ha de hacerse del núm. 3º del art. 124 del Estatuto , esta Sala ha dicho en sentencia de 25 de mayo de 2001 , recogiendo lo dicho en las sentencias de 4 de enero de 1974 y 7 de mayo de 1976 , y recientemente en sentencia de 28 de marzo de 2001, en el recurso de casación núm. 7342/93 , recogiendo lo dicho en las de 20 de diciembre de 1988, 27 de diciembre de 1989 y 21 de junio de 2000, en relación con el problema relativo al uso de los apellidos para la inscripción de una marca, que, salvo en los casos de identidad absoluta, prohibida por el art. 150 , en todos los demás en los que los contendientes pretendan inscribir en el Registro como marca sus propios apellidos,..., es admisible la convivencia de marcas que presenten una homonimia parcial dentro de un conjunto donde el apellido común aparezca encuadrado junto con otras expresiones que permitan su individualización, partiendo de la base de que todo el mundo tiene derecho a usar sus apellidos, siempre que no causen perjuicio a otra persona, doctrina que debe ser aplicada al caso de autos." Por todo lo expuesto, la demanda no puede ser estimada." (fundamentos de derecho tercero y cuarto)

El recurso se formula mediante un único motivo, acogido al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), del artículo 4.1.b) de la Directiva 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, por la incorrecta aplicación de los citados preceptos, así como por la infracción de la jurisprudencia aplicativa de los mismos.

Sobre el motivo primero, relativo a la confundibilidad de los signos enfrentados.

Entiende la parte actora que se han producido las infracciones legales que se han descrito al admitirse la marca solicitada, dada la estrecha semejanza entre los signos enfrentados y la coincidencia aplicativa. También señala que la existencia de un registro perteneciente a la entidad solicitante y que es anterior a la marca prioritaria (el nombre comercial nº 65.848 "Muebles La Factoría, S.A.", denominativo) no evita el riesgo de confusión entre la marca concedida y la prioritaria intermedia, en perjuicio de los intereses de los consumidores. En ese sentido, el recurrente destaca que si una marca reproduce una anterior incorporando una pequeña diferencia, no sólo no consigue una individualización respecto a aquélla, sino que produce la imagen de un común origen empresarial. Así, el signo "Muebles La Factoría" aparecería como una mera variante de la marca "La Factoría", cuyas cualidades le serían atribuidas a los servicios de la nueva marca.

En una constante jurisprudencia hemos reiterado que el recurso de casación se configura por el legislador como un recurso extraordinario destinado a verificar la correcta aplicación e interpretación del derecho, sin que puedan en el mismo revisarse las apreciaciones de tipo fáctico, como los hechos probados y otras valoraciones como las relativas, en el derecho de marcas, a la existencia o no de riesgo de confusión, ámbito aplicativo y otras. En dicha jurisprudencia hemos declarado, sin embargo, que dicha intangibilidad de las apreciaciones sobre hechos decae cuando no están debidamente motivadas, son irrazonables o arbitrarias o, finalmente, incurren en error patente.

Pues bien, sucede en el caso de autos que el examen de las actuaciones pone de relieve que la Sala de instancia ha incurrido en un error notorio en la valoración del riesgo de confusión entre los signos enfrentados. En efecto, a pesar de invocar el criterio básico de comparación entre marcas sentado por la jurisprudencia de esta Sala (la valoración del efecto global y unitario de cada marca en litigio para apreciar el efecto que las mismas originan en el usuario medio), el examen específico de los elementos que componen los registros que se comparan en el presente caso ha llevado al Tribunal sentenciador a una valoración manifiestamente errónea de los riesgos de confusión y asociación entre ellos. En efecto, las evidentes diferencias visuales entre los registros (rectángulo de la marca impugnada, tamaño de las letras, el añadido del término "Muebles", distinto número de palabras) no evitan que el impacto visual unitario de las marcas "La Factoría" y "Muebles La Factoría" sea muy próximo, habida cuenta del carácter genérico y descriptivo para ambos registros del término "Muebles". Lo mismo ocurre desde un punto de vista fonético, en el que la distintividad reside fundamentalmente en la locución "La Factoría", común a ambos registros, sin que el término genérico y descriptivo "Muebles" de la marca solicitada la incremente o varíe de manera apreciable para los servicios afectados.

En segundo lugar, las diferencias entre los servicios afectados no ofrecen tampoco diferencias aplicativas, por su coincidencia substancial en cuanto al ámbito en el que operan ambas marcas. Así, mientras la marca concedida se reclamaba para la venta al por menor de muebles, la prioritaria está concedida para servicios de distribución. No es necesario entrar en la disquisición de si la venta es o no un tipo de distribución (que sí lo sería), ya que en la práctica ambos servicios se solicitan con frecuencia para una y otra actividad, aunque en términos generales la distribución suele hacer referencia a la venta entre fabricantes, mayoristas y minoristas, mientras que la venta al por menor lo hace, evidentemente, a la venta al usuario final. Pero ambas actividades no son mutuamente excluyentes en el sector del mueble, como en muchos otros casos en los que distribución y venta al por menor se desarrollan en naves o grandes superficies, por lo que pueden considerarse ámbitos aplicativos que se solapan en gran medida.

Finalmente, puede señalarse que el examen del material probatorio aportado por la parte demandante acredita lo dicho anteriormente. Los locales de la marca prioritaria que añaden el término genérico y descriptivo "Muebles" a lo que constituye propiamente la marca "La Factoría" evidencian el acusado riesgo de confusión y asociación que ocurriría con un reconocimiento de la marca solicitada "Muebles La Factoría". También se demuestra con dicho material probatorio la coincidencia aplicativa de ambas marcas, pues sin perjuicio de que la marca se solicitase para "distribución", es evidente que se pretendía incluir en dicha descripción la venta al por menor, según acreditan los catálogos aportados.

A lo anterior no obsta el que la empresa solicitante de la marca tuviera la titularidad de un nombre comercial anterior a la prioritaria y ello por varias razones. Por un lado porque, como argumenta el recurrente, su marca se encuentra ya admitida y tiene derecho a la protección registral. Por otro, porque cuando coexisten ya varios registros relativamente próximos ello no supone necesariamente que deban admitirse otros nuevos análogos, sino que debe valorarse si las nuevas solicitudes suscitan o agravan problemas de confundibilidad entre todos ellos. En el caso de autos, la incorporación de una nueva marca que presenta graves problemas de confundibilidad con otra prioritaria crea un riesgo de confusión y asociación notoriamente más acusado que el que pudiera haber ocasionado hasta el momento la coexistencia de la marca prioritaria con el anterior nombre comercial.

En definitiva, teniendo prioridad registral la marca "La Factoría", no apreciar riesgo de confusión o asociación con el reconocimiento de la marca solicitada "Muebles La Factoría", supone un patente error de apreciación que conduce a la casación de la Sentencia recurrida y, por las mismas razones, a la estimación del recurso contencioso administrativo previo, anulando las resoluciones administrativas de 21 de enero y de 18 de septiembre de 2.002 y quedando denegada definitivamente la marca solicitada.

Digamos, por último, que lo anterior no se contradice con lo afirmado en nuestra Sentencia de 19 de marzo de 2.008 (RC 3.943/2.005 ) en la que rechazamos un recurso contra la marca ahora anulada nº 2.395.197 "Muebles la Factoría". En aquel caso la oponente era "Factory Mobel", cuyas diferencias con la nueva marca eran muy superiores a las existentes entre las enfrentadas en el presente recurso.

Conclusión y costas.

De las consideraciones expuestas en el anterior fundamento de deriva la estimación del recurso de casación, así como la del recurso contencioso administrativo a quo, quedando denegada de forma definitiva la marca solicitada nº 2.395.197 "Muebles La Factoría".

No procede la imposición de costas según lo establecido en los artículo 95.2 y 139.1. y 2 de la Ley de la Jurisdicción.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,