STS, 17 de Febrero de 2004
| Ponente | D. FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:2004:1009 |
| Número de Recurso | 1630/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 17 de Febrero de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Febrero de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 1630/2000 interpuesto por la entidad ENRIQUE BERNAT F., S.A., representada por el Procurador D. Antonio García Martínez, asistido de Letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 18 de noviembre de 1999, recaída en el recurso contencioso- administrativo nº 2105/1006, sobre registro de la marca "CHUP CHUP", con gráfico, clase 42; habiendo comparecido como partes recurridas la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, y D. Marcelino Solanas Galindo, representado por el Procurador D. Jorge Deleito García, asistido de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo nº 2105/1996, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) dictó sentencia de fecha 18 de noviembre de 1999, cuya fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo número 2105/96, interpuesto por la Procuradora Dª. Teresa Rodríguez Pechín, en nombre y representación de D. Enrique Bernat F., S.A., contra las resoluciones reflejadas en el Fundamento de Derecho Primero, las cuales, por encontrarlas ajustadas a Derecho, confirmamos; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas".
Notificada dicha sentencia a las partes, por D. Enrique Bernat F., S.A., presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 1 de enero de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 10 de marzo de 2000 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso dos motivos, al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el primero, por infracción por la sentencia de instancia de lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la doctrina jurisprudencia dictada en su interpretación y aplicación, y el segundo, por infracción del artículo 13 c) de la Ley de Marcas. Terminando por suplicar sentencia por la que, estimando el presente recurso, se case y anule la sentencia en él impugnada y se ordene, en su lugar, la definitiva denegación de la marca nº 1.928.261 "CHUP CHUP", con gráfico, clase 42.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 11 de octubre de 2001, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y al Procurador Sr. DELEITO GARCÍA), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso; lo que realizaron mediante escritos de fecha 30 de noviembre de 2001 y 8 de enero de 2002, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 11 de diciembre de 2003, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 10 de febrero de 2004, en que tuvo lugar.
Es objeto de la presente casación la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) de fecha 18 de noviembre de 1999, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo promovido por D. Enrique BERNAT F., S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 6 de septiembre de 1996, que confirmando en vía de recurso ordinario otra de 27 de enero de 1996, concedió el registro de la marca nº 1.928.261 "CHUP CHUP", con gráfico de tres cabezas de mujer sombreadas y tres trazos irregulares sobre ellas, para proteger servicios de la clase 42 "servicios propios de un bar, restaurante y cafetería, establecimientos a procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo. Camping".
En dicha sentencia se llegó a la conclusión de que no existen elementos que puedan dar lugar a confusión entre la marca concedida y las oponentes, nombre comercial nº 48.285 "SOCIEDAD ANONIMA CHUPA CHUPS", marcas nº 394.824 y 394.825 "CHUPS", para productos de las clases 1, 29, 30, 31, 32 y 33 todas ellas propiedad de ENRIQUE BERNAT F., S.A. Y ello porque presentan diferencias fonéticas, gráficas y de diferentes clases del Nomenclátor. A esto añade que "el gráfico de la silueta de 3 cabezas de mujer de la marca impugnada llega a la conclusión de que no hay ninguna confusión posible".
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e, incluso, interpretan la legislación anterior que ha sufrido modificación en la actualmente aplicable al caso.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
En el primer motivo de casación formulado por la entidad recurrente se alega infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, en base a los siguientes argumentos: a) la similitud fonética de ambas; b) la similitud de productos que ambas protegen; c) la estimación de riesgo de asociación entre dos marcas no requiere la existencia de identidad o semejanza de los productos que aquéllas amparan.
Tales razonamientos se encuentran ya parcialmente rebatidos con lo dicho anteriormente. En efecto, se ha reiterado suficientemente la necesidad, según la nueva Ley de Marcas, de que se produzcan conjuntamente, de un lado, las similitudes en signos, y, de otro, en productos o servicios o actividades, por lo que al no darse la semejanza entre los segundos, resulta indiferente que los primeros guarden tal relación o incluso la de identidad, y en el caso presente tenemos unas diferencias fonéticas "CHUP CHUP, CHUPA CHUPS y CHUPS", que difieren en las letras "A y S" de cada término, diferencias gráficas derivadas del dibujo que precede a la aspirante en la silueta de tres cabezas de mujer sombreadas, mientras que las oponentes son puramente denominativas y fundamentalmente la diferente naturaleza y número del Nomenclátor Internacional de los servicios y productos que ambas protegen a los que luego nos referiremos, con lo cual, no ofrece duda que no existe la prohibición del artículo 12.1 a) que alega el recurrente, dado además, que el riesgo de asociación entre marcas está siempre ligado al riesgo de confusión, pues no existiendo éste, no es posible apreciar riesgo de asociación, y en el caso presente, tal riesgo queda excluido como cuestión de hecho probado en la sentencia recurrida, lo cual no es susceptible de ser admitido en vía casacional, y procede pues, la desestimación del primer motivo examinado. Lo mismo puede decirse respecto del nombre comercial oponente nº 48.285 Sociedad Anónima CHUPA CHUPS, en el que se acentúan más las diferencias denominativas.
En el segundo motivo se alega infracción del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, en base al carácter notorio de la marca y nombre comercial del oponente. La atenuación del principio de especialidad de la marca que se da en relación con la marca renombrada (art. 13.c de la Ley de Marcas), no cabe extenderla a la marca notoria, pues mientras aquélla se justifica porque es conocida en todos los ámbitos por el público en general, ésta sólo lo es en cada sector comercial por los consumidores del mismo, de tal forma que el riesgo de asociación no se intercomunica entre los diversos campos. Es más, este riesgo no debe contemplarse aisladamente, sino en relación con el riesgo de confusión, pues, como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de noviembre de 1997, "el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste". En consecuencia, determinado que no existe, al ser diferentes los productos, no cabe tenerlo en cuenta.
Aunque en la sentencia de instancia se concluye que "en definitiva, ni fonética ni visualmente, hay motivos para entender que pueda haber riesgos de confusión entre las distintas marcas", se hubiera llegado a idéntica conclusión, aún apreciando las semejanzas que la recurrente alega, por la diferencia esencial existente entre los productos que amparan, pues no cabe oponer que esos productos sean similares para proteger el ramo de "comidas y bebidas", pues la marca aspirante protege "servicios" y no "productos", están señalados en diferentes números del Nomenclátor y pertenecen a diferentes sectores no confundibles, pues tienen su propia autonomía y nadie puede confundir unos servicios de "cafetería, bar o restaurante", con los productos "pan, harinas o pastas", que se sirven en ellos, como tampoco en los ámbitos o métodos que utilizan los mismos, por lo cual, no ofrece duda que son servicios y productos diferentes, procediendo en consecuencia, la desestimación del segundo motivo de casación articulado.
Al no estimarse ninguno de los motivos de casación invocados, procede, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional de 1956, declarar no haber lugar al recurso con imposición de las costas al recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 1630/2000, interpuesto por la entidad D. ENRIQUE BERNAT F., S.A. contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 18 de noviembre de 1999 y recaída en el recurso nº 2105/1996; con condena a la parte actora en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Secretario de la Sección Tercera-Sala Tercera del Tribunal Supremo.- Rubricado.-
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