STS 139/2005, 3 de Marzo de 2005
| Ponente | IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA |
| ECLI | ES:TS:2005:1314 |
| Número de Recurso | 3901/1998 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 139/2005 |
| Fecha de Resolución | 3 de Marzo de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de Marzo de dos mil cinco.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto por la mercantil "CREACIONES CO. DESIGN S.L.", representada por el Procurador de los Tribunales Don Alejandro de Utrilla Palombi y por la también mercantil "UNDISCAL, S.L.", representada por el Procurador de los Tribunales Don Alejandro de Utrilla Palombi, contra la sentencia dictada en grado de apelación con fecha 7 de septiembre de 1998 por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia dimanante del juicio de menor cuantía seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 21 de los Valencia. Es parte recurrida en el presente recurso la mercantil "CHANEL, S.A.", representada por el Procurador de los Tribunales Don Ramón Rodríguez Nogueira.
El Juzgado de Primera Instancia Número 21 de los de Valencia, conoció el juicio de menor cuantía nº 840/96, seguido a instancia de "Chanel, S.A." contra "Undiscal, S.L." y "Creaciones Co. Design, S.L.".
Por la representación procesal de "Chanel, S.A." se formuló demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado: "...se dicte sentencia en virtud de la cual: 1º.- Se declare que la sociedad UNDISCAL, S.L. ha lesionado los derechos de CHANEL, S.A. como titular registral de las marcar números 517.325 y 201.151, mediante la comercialización de zapatos distinguidos con signos similares a la marca gráfica referida, y mediante la comercialización o exposición como reclamo de pañuelos distinguidos con las dos indicadas marcas.- 2.- Se condene a UNDISCAL, S.L., a : a) Cesar en la comercialización y exposición en sus escaparates de zapatos y pañuelos distinguidos con signos idénticos y similares a las marcas antes citadas propiedad de Chanel, S.A., con prohibición de realizarlo en el futuro.- b) Retirar del tráfico económico los zapatos y pañuelos distinguidos con signos idénticos y similares a las referidas marcas gráfica consistente en dos "C" entrecruzadas y denominativa "CHANEL", haciendo entrega al Juzgado de aquellos que tenga en sus dependencias para su destrucción a costa de la demandada.- 3.- Se declare que la sociedad CREACIONES CO. DESIGN, S.L. ha lesionado los derechos de CHANEL, S.A. como titular registral de la marca número 517.325, mediante la fabricación y comercialización de zapatos distinguidos con signos similares a la indicada marca gráfica.- 4.- Se condene a CREACIONES CO. DESIGN, S.L. a: a) Cesar en la fabricación y comercialización de zapatos distinguidos con signos similares a la marca gráfica de CHANEL, S.A., con prohibición de realizarlo en el futuro.- b) Retirar del tráfico económico los zapatos distinguidos con signos similares a la referida marca gráfica consistente en dos "C" entrecruzadas, haciendo entrega al Juzgado de aquellos que tenga en sus dependencias para su destrucción a costa de la demandada y debiendo recabar de los comerciantes a los que los haya suministrado, los productos infractores, haciendo igualmente entrega al Juzgado de los mismos para su destrucción a costa de la demandada.- 5.- Se condene además a ambas demandadas a: a) Publicar a su costa la sentencia mediante anuncios en los medios que el Juzgado determine.- b) Al pago de las costas del presente procedimiento.".
Admitida a trámite la demanda, por la representación procesal de la parte demandada "Undiscal, S.L.", se contestó la misma, en la que terminaba suplicando al Juzgado, tras los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación: "...dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda, condenando en costas a la parte demandante.". Igualmente, por la representación procesal de la codemandada "Creaciones Co. Design, S.L.", se contestó la demanda, en la que terminaba suplicando al Juzgado: "...dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda, condenando en costas a la parte demandante.".
Con fecha 24 de julio de 1997, el Juzgado dictó sentencia cuyo fallo dice: "Que desestimando parcialmente la demanda formulada por la representación de Chanel, S.A., debo absolver y absuelvo a la entidad Undiscal, S.L., de los pedimentos contenidos en la demanda; y que estimando la formulada contra Creaciones Co. Design, S.L., debo declarar y declaro que ha lesionado los derechos de la actora, en cuanto titular de la marca 517.325, por la fabricación y comercialización de zapatos distinguidos por dos "G" entrelazadas; y en su consecuencia que la debo condenar y la condeno a que cese en la fabricación y comercialización de zapatos distinguidos por dos "G" entrelazadas, con prohibición de su futura fabricación y a que, a su costa, retire del mercado los referidos zapatos, procediendo a su destrucción, recogiéndolos de los comerciantes a los que los hubiese suministrado; todo ello debidamente justificado; así como a que a su costa se publique la sentencia, en un medio de la mayor difusión de la ciudad de Elche y provincia de Alicante; todo ello con expresa condena en costas al demandado, condenado, a excepción de las causadas por el absuelto, a cuyo pago se condena al actor.".
Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia en fecha 7 de septiembre de 1998, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Primero.- Que debemos estimar y estimamos el recurso planteado por la representación procesal de la mercantil Chanel, S.A. y, en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia de instancia en lo referente a la mercantil codemandada Undiscal, S.L., declarando que esta mercantil ha lesionado los derechos de Chanel, S.A. como titular registral de las marcas número 517.325 y 201.151, mediante la exposición o venta de productos con distintivos idénticos o similares a los protegidos por esas marcas, y condes a Undiscal, S.L. a no comercializar ni exponer en el presente o en el futuro, en sus escaparates, pañuelos y zapatos con signos idénticos o similares a los protegidos por las marcas 517.325 y 201.151 propiedad de Chanel, S.A. que pudieran inducir a confusión con ellos; igualmente condenamos a Undiscal S.L. a retirar y entregar en el Juzgado aquellos pañuelos y zapatos que tenga en sus dependencias, con signos idénticos o similares a los protegidos por las marcas citadas, para ser destruidos a su cargo.- Asimismo condenamos a Undiscal, S.L. a pagar la mitad de las costas de la primera instancia y la mitad del coste de la publicación de esta sentencia en un medio de la mayor difusión en la ciudad de Elche y en la provincia de Alicante.- Segundo.- Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Creaciones Co. Design, S.L., confirmando la sentencia recurrida en lo referente a esta entidad mercantil. Creaciones co. Design, S.L. pagará la mitad de las costas originadas en la primera instancia y la totalidad de las causadas por su recurso desestimado, así como la mitad del coste de la publicación de esta sentencia, como antes se especifica.".
Por el Procurador Sr. Utrilla Palombi, en nombre y representación de "Creaciones Co. Design, S.L.", y de "Undiscal, S.L.", se presentaron escritos de formalización de los recursos de casación ante este Tribunal Supremo, con apoyo procesal en un único motivo:
Único: "Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate que se recoge en el artículo 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.- Resultan infringidas a juicio de esta representación procesal las siguientes normas del ordenamiento jurídico: Artículo 37 de la Ley de Marcas, Ley 32/88 de 10 de noviembre, Artículo 1214 del Código Civil, en relación con el artículo 3 de la Ley de Marcas"
Por Auto de esta Sala de fecha 4 de diciembre de 2000, se admite a trámite el recurso y evacuado el traslado conferido, por la representación procesal del recurrido, se presentó escrito de impugnación al mismo.
No habiéndose solicitado, por todas las partes personadas, la celebración de vista pública, por la Sala se acordó señalar, para la votación y fallo del presente recurso, el día diecisiete de febrero del año en curso, en el que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA
Dado que en el presente caso las dos partes recurrentes han interpuesto sendos recursos de casación con idéntico contenido y en los mismos términos, se estudiarán conjuntamente. Ambos tienen un solo motivo y están fundamentados en el artículo 1692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que, según opinión de dichas partes, en la sentencia recurrida se ha infringido el artículo 37 de la Ley de Marcas, Ley 32/1988, de 10 de noviembre -entonces vigente-, así como el artículo 1214 del Código Civil -entonces no derogado- en relación con el artículo 3 de la antedicha Ley de Marcas, comprendiendo tal infracción a la jurisprudencia que los interpreta.
Este motivo debe ser desestimado.
En efecto, en este proceso hay que partir de una base clara y concisa, como es que la parte, antes demandante y ahora recurrida, ejercitó una pretensión cuyo objeto era una acción de cesación de los artículos 32 y 35 de la entonces vigente Ley de Marcas -hoy derogada por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas-, y que por lo tanto es preciso traer a colación lo dispuesto en el artículo 37 de dicha antigua Ley, que hace inaceptable, el exigir el requisito de un previo requerimiento; que es este un requisito indispensable para poder esgrimir la acción de reclamación de daños o perjuicios o acción resarcitoria, acción ésta distinta a la acción de cesación, que ahora se va a estudiar.
Es más, la acción de cesación -cuyo origen se encuentran en la "unterlassunganspruch" germánica-, exige unos concretos requisitos como son:
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Una violación del derecho de marca. En el presente caso esa violación existe y así se desprende del factum de la sentencia, obtenido después de una actividad hermenéutica lógica y racional, lo que le hace inatacable casacionalmente; manifiesta dicho factum lo siguiente:
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- La firma "Chanel, S.A.", de nacionalidad francesa, es titular, entre otras, de las marcas internacionales 517.325 y 201.151, debidamente inscritas a su favor en el Registro internacional, y que sirven para distinguir, también entre otros productos, los comprendidos en la clase 25, o sea vestidos y todos los artículos de vestir, comprendiendo las botas, los zapatos y las zapatillas. La primera de ellas fue registrada el 15 de octubre de 1987, y consiste las dos letras C colocadas en una oposición a la otra. Ambas marcan han sido objeto de registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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- La entidad "Creaciones Co. Desing, S.L." ha fabricado unos zapatos en cuyo empeine aparece un dibujo constituido pro dos letras G del mismo tipo y en idéntica posición a las antes señaladas. La otra mercantil "Undiscal, S.L." ha comercializado aquél modelo de zapatos. Las cuales no tienen registrada la marca con tal anagrama.
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- Las diferencias gráficas son tan nimias que inducen a efectiva confusión.
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Legitimación pasiva de dichas entidades, puesto que han observado un comportamiento vetado legalmente y que violan el derecho a la marca.
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Un riesgo de repetición, y este requisito también se da en la presente cuestión, desde el instante mismo; que dicho riesgo de repetición del acto de copia es efectivo y serio ya que los infractores -en este caso las sociedades antes demandadas y ahora recurrentes en casación- siguen desarrollando actividades comerciales, que indican tal riesgo de repetición.
Por último, y por otra parte, para el ejercicio exitoso de la acción de cesación no es preciso que la marca afectada goce la cualidad de notoriedad para el ejercicio de la acción de cesación. Sin embargo dicho supuesto se da, ya que es un hecho indiscutible que la marca comercial Chanel, y por ende el monograma en ella utilizada, es conocida por cualquier persona que desarrolle su actividad en el mundo de la moda o alta costura. Por ello, para concluir, hay que decir que la marca Chanel goza de absoluta notoriedad.
En materia de costas procesales y en esta clase de recursos se seguirá la teoría del vencimiento a tenor de lo dispuesto en el artículo 1715-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por lo que en el presente caso las mismas se impondrán a la parte recurrente.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Que debemos acordar lo siguiente:
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- No haber lugar a los recursos de casación interpuestos por las firmas "Creaciones Codesing, S.L." y "Undiscal, S.L." frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, de fecha 7 de septiembre de 1998. 2º.- Imponer las costas procesales de este recurso a dichas partes recurrentes.
Expídase la correspondiente certificación a la referida Audiencia Provincial, con remisión de los autos y rollo de Sala en su día enviados.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- R. García Varela.- J. Corbal Fernández.- I. Sierra Gil de la Cuesta.- Firmado.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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