La libre competencia y el prestigio de la marca. La problemática de los “outlet”
| Autor | Diego Gutiérrez Alonso |
| Cargo | Magistrado del Juzgado Primera Instancia Nº 3 de Lleida |
| Páginas | 25-32 |
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Hoy en día conceptos como la libre competencia y la libre circulación de mercancías son familiares incluso para personas ajenas al mundo económico y jurídico. De hecho muchas personas podrían llegar a dar una descripción o finalidad de esos términos más o menos precisa o técnica.
Por otro lado, cuando pensamos en una marca enseguida nos vienen a la cabeza productos y/o servicios aparejados a signos distintivos notorios o de renombre y si se nos pregunta para qué sirve designar a estos productos con ese conjunto de signos o palabras todos podremos dar una respuesta más a menos acertada y relacionada con su identificación en beneficio de los consumidores, la publicidad, el origen empresarial o la calidad.
Ahora bien, quizá muchas veces no nos paramos a pensar en la relación o conflicto que puede surgir entre la libre circulación de mercancías y los derechos que tiene el titular de la marca para impedir por ejemplo que terceros importen esos productos que llevan su signo. En efecto, si mezclamos los dos conceptos o ideas seguramente nos surgirán cuestiones como si es posible ejercer la actividad comercial con cualquier tipo de producto al margen de la marca que lo identifique y, a la inversa, si el titular de la marca puede impedir en todo caso, de forma ilimitada la comercialización de los productos o servicios designados con su marca. Vaya por delante que con carácter general el contenido del derecho sobre estos signos distintivos va a permitir que su dueño impida la comercialización de esos productos pero también han de establecerse algunas matizaciones o límites para evitar efectos perniciosos en la competencia y los mercados. Estas limitaciones se traducen en el llamado agotamiento de la marca y que va a permitir que terceros, no titulares de la marca, comercialicen los productos marcados sin que ello implique a su vez que el titular pierda todos los derechos sobre su marca sino que habrá que tener en cuenta las condiciones en las que se comercializa esa marca y la posible afección a su prestigio, por lo que en definitiva habrá que estar a cada caso concreto.
Merece la pena por tanto hacer un examen de los casos más recientes en los que han entrado en colisión el agotamiento del derecho de marca y la libre competencia con el prestigio de la marca, en particular el caso de los “outlet”, cada vez más frecuentes no sólo como comercios reales sino también como tiendas virtuales a través de internet.
Como señala DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER,1 no cabe duda de que el gran beneficiado de la implantación del sistema de libre competencia es el ciudadano, el cual va a recibir productos y servicios de mejor calidad a menor precio además de un trato más esmerado por las empresas.
No en vano, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) en el artículo 26 según la redacción que entrará en vigor el 1 de Enero de 2010 y derivada del Tratado de Lisboa, establece en sus dos primeros apartados como una de las finalidades de la Unión la creación de un mercado interior que garantice
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la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.2
Una de las manifestaciones de la libre competencia es la libre circulación de mercancías3 y como indica ENRIQUE LINDE PANIAGUA4 esta libertad de circulación de mercancías tiene dos vertientes, la interior plasmada en la supresión de barreras aduaneras entre estados miembros y la exterior que supone la existencia de una aduana común.
El artículo 3, a) del TCE establece por lo tanto, como parámetros básicos para conseguir la libre circulación de mercancías, tres condiciones: 1) la supresión de los derechos de aduana entre estados miembros; 2) la supresión de restricciones cuantitativas de entrada y salida de mercancías entre los estados miembros; 3) la eliminación de cualquier otra medida de elementos equivalente. Ahora bien, como adelantaba al principio, esta aparente plena libertad de circulación puede entrar en colisión con los derechos de los titulares de marcas para impedir que los productos marcados sean comercializados sin su consentimiento.5 Así, el artículo 36 del TCE limita esta libertad en aras a la protección de los derechos de propiedad industrial, entre los que se encuentran las marcas.
No solo la doctrina ha resaltado las funciones de la marca sino que la jurisprudencia también ha dedicado líneas a ello precisamente porque conociendo sus funciones se puede conocer su contenido y alcance y así, establecer los parámetros de protección de este signo distintivo y las facultades que van a tener sus titulares y los terceros en relación con el uso que hagan de los productos marcados.
La STS de 17 de Mayo de 2005 (RJ 4004) estableció por ejemplo en relación con los valores y funciones de la marca que “su esencia es la función diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una empresa y sus cualidades; la constituyen los signos de representación gráfica susceptibles de cumplir aquella función; su aspecto fundamental es evitar el riesgo de confusión, ya que es esencial en la marca su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial (sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Junio de 2003 [RJ 2003\4246])”.
Mucho antes el TJCE en la sentencia de 17 de Octubre de 1990 (caso HAG-II) ya destacó los beneficios de la marca resaltando como funciones:
- La indicación de la procedencia empresarial del producto o servicio para distinguirlos de otros.
- Indicación de la calidad del producto o servicio.
- Función de condensación de la reputación.
- Función publicitaria.
Como indica ADELA LARIO,6 la marca es un ser vivo que sirve para diferenciar los productos y servicios presentes y futuros, transmitiendo unos valores a sus destinatarios. Por ello las marcas coexisten en el mercado y atribuyen a su titular un derecho de uso exclusivo y excluyente que se plasma en los resultados económicos de la empresa y de ahí el valor empresarial que tienen estos signos. Es evidente que si una marca transmite calidad, confianza o incluso valores éticos, atrae a una serie de clientes, en función a su vez del precio del producto o servicio, lo cual puede llegar a convertir a la marca en un elemento patrimonial incluso más importante que los tangibles de la propia empresa.
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De lo expuesto hasta ahora se deduce que un empresario puede tener un gran interés en registrar una marca para identificar con ella a sus productos pero esto supone unos costes que sólo asumirá si se le garantiza que nadie más va a poder utilizar su marca para designar productos similares. Así, el principio de libre competencia no puede servir de amparo para conductas que pretendan comercializar productos designados con cualquier marca ya que de otro modo no estaría incentivado el registro de marcas.
Como indican JULIO CERVIÑO FERNÁNDEZ y ADELA LARIO RIVA, “la marca es la piedra angular para crear y mantener una ventaja competitiva sostenible”7 pero desde luego ello depende no solo de la facultad positiva de su titular de comercializar productos con esa marca sino también de la facultad negativa de prohibir que terceros utilicen sin autorización ese signo. En concreto el contenido de la marca en su perspectiva negativa comprende el llamado “ius prohibendi” y que se concreta en la posibilidad de ejercer las siguientes acciones:
- La acción de cesación. Prevista para los supuestos en los que se esté produciendo una violación de la marca y subsista esa actuación o el riesgo de que se vaya a repetir. Así lo exige la STS de 3 de Marzo de 2005 (RJ 1770).
- Las acciones de remoción, destrucción y difusión. Junto a la acción para pedir el cese de una actividad que vulnera el derecho de marca puede ejercitarse acción para retirar los productos o servicios que son el efecto de dicha actividad vulneradora. Igualmente se puede pedir la destrucción o cesión para fines humanitarios de esos productos además de la publicación de la sentencia para restituir la buena imagen de la entidad afectada por la conducta sancionada.8
- La acción de indemnización. Evidentemente para obtener una indemnización será preciso que haya un daño y una relación de causalidad. Podrán reclamarse las ganancias dejadas de obtener y los daños emergentes como son los gastos de investigación de la infracción, requerimientos al infractor, información al público, el desprestigio de la marca derivado de su realización defectuosa o presentación inadecuada.
En todo caso el titular de la marca, sin necesidad de prueba, tendrá derecho a percibir en concepto de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios lícitamente marcados de conformidad con el artículo 43.5 LM.
- Otras acciones son por ejemplo la declarativa, que se dirige a obtener la declaración de la infracción y que puede llevar a asociada otras acciones o peticiones complementarias.
Si entendemos los derechos del titular de la marca como algo ilimitado se podría producir una compartimentación de...
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