STS 927/2004, 30 de Septiembre de 2004

Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Barcelona, las compañías mercantiles "VIRUTEX, S.A." y "TAUVI, S.A." promovieron demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra la entidad mercantil "TALLERES CASALS, S.A." sobre violación de derechos de patentes en la que, tras alegar los hechos y fundamentos que tuvieron por conveniente, terminaron suplicando se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos: "Se condene a la sociedad demandada: 1º) A cesar en todo acto de violación total o parcial de los derechos de exclusiva derivados del modelo de utilidad nº 257.241 propiedad de la parte actora, absteniéndose concretamente de fabricar, ofrecer o introducir en el mercado fresadoras dotadas de la escuadra guía posicionable prevista en dicho modelo de utilidad.- 2º) A aceptar la atribución en propiedad a la demandante de todas las fresadoras dotadas de dicha escuadra guía posicionable que obren en poder de la demandada y que violen total o parcialmente dichos derechos, al igual que los medios destinados específicamente a fabricarlas.- 3º) A abonar a esta parte actora la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, debiéndose comprender en esta indemnización tanto el valor de las pérdidas sufridas por esta parte, como el valor de la ganancia dejada de obtener como consecuencia de la violación del derecho de exclusiva, todo ello de acuerdo con los criterios legalmente establecidos y dejando diferida la cuantificación concreta de esta indemnización a la fase de ejecución de sentencia.- 4º) Al pago de las costas procesales.".

Admitida a trámite la demanda y comparecida la demandada, su defensa y representación legal la contestó, oponiéndose a la misma, y formuló reconvención, en base a los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por conveniente, y terminó suplicando se dictase sentencia por la que "se absuelva a TALLERES CASALS, S.A. de la demanda, y se estime la reconvención en todos sus pedimentos: 1) Decretar la nulidad del modelo de utilidad nº 257.241 propiedad de la codemandada TAUVI, S.A., por su falta de novedad manifiesta, falta de actividad inventiva, falta de inventor identificado e infracción del artículo 180'1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, denegando su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la consecuente nulidad de su inscripción.- 2) Decretar, en consecuencia, la nulidad del Contrato de Licencia suscrito por VIRUTEX, S.A. y TALLERES CASALS, S.A., condenando a la primera a reintegrar a mi mandante todos los cánones que le han sigo pagados, y ha cobrado de forma indebida, desde 1987, por una total cantidad de 14.154.000 ptas., más los intereses legales desde la contestación a la demanda y reconvención.- 3) A abonar a esta parte demandada y actora reconvencional la correspondiente indemnización de daños y perjuicios que VIRUTEX, S.A. le ha causado al privarle injusta e ilegítimamente el comercio de sus fresadoras JS100, JS101 y JS102 dentro del mercado español. Esta indemnización deberá comprender tanto el valor de las pérdidas sufridas por esta parte como el valor de las ganancias dejadas de obtener como consecuencia de tal privación monopolística e ilegal del mercado nacional, dejando diferida la cuantificación concreta de esta indemnización a la fase de ejecución de sentencia.- 4) Condenar a los actores al pago de las costas procesales, tanto de la demanda como de la reconvención.- 5) Desestimar todos y cada uno de los pedimentos suscritos por las actoras, por no haber existido violación total o parcial de sus derechos de exclusiva, con expresa mención de la libertad de mi mandante a disponer de sus existencias y la improcedencia absoluta de la temeraria solicitud de indemnización de daños y perjuicios de la actora, carente de toda prueba y justificación."

Conferido traslado a la actora de la demanda reconvencional formulada, ésta la evacuó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó de aplicación al caso, y terminó suplicando se dictase sentencia por la que "se desestime dicha reconvención, con el correspondiente pronunciamiento sobre costas, al dictar el oportuno fallo del presente proceso."

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 4 de marzo de 1996, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO: Que estimando en todas sus partes la demanda interpuesta por el Procurador, Daniel Font Berkhemer en nombre y representación de VIRUTEX, S.A. y TAUVI, S.A. contra TALLERES CASALS, S.A., debo condenar y condeno a la demandada: 1) A cesar en todo acto de violación de los derechos de exclusiva derivados del modelo de utilidad nº 257.241 propiedad de la actora, absteniéndose de fabricar, ofrecer o introducir en el mercado fresadoras dotadas de la escuadra-guía posicionable prevista en dicho modelo de utilidad, en concreto de los modelos de fresadora JS101 y JS102 al amparo del modelo de utilidad 86.010823; 2) A aceptar la atribución en propiedad a la actora de todas las fresadoras dotadas de dicha escuadra-guía posicionable que obren en poder de la demandada al igual que los medios destinados específicamente a fabricarlas; 2) A indemnizar a la actora con los daños y perjuicios causados a determinar en ejecución de sentencia, de conformidad con el art. 66 de la Ley de Patentes, con expresa imposición de las costas de esta instancia a la demandada.- Y que desestimando la demanda reconvencional interpuesta por TALLERES CASALS, S.A. contra VIRUTEX, S.A. y TAUVI, S.A. debo absolver y absuelvo a estas últimas de las pretensiones contra ella ejercitadas, con expresa imposición de las costas a TALLERES CASALS, S.A."

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia en fecha 30 de abril de 1998, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por TALLERES CASALS, S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 22 de Barcelona, en cuyas actuaciones dimana este rollo y REVOCAR aquella sentencia EXCLUSIVAMENTE en lo siguiente: 1. Añadir al pronunciamiento 2) de la condena que las fresadoras que se entregarán a la actora serán sólo aquellas fabricadas con posterioridad a la finalización del contrato. 2. Precisar en el pronunciamiento 3) que la indemnización a determinar en ejecución de sentencia, según las normas del art. 66 de la Ley de Patentes, será sólo la de los daños y perjuicios causados a partir del 25-7-1994, mientras la indemnización por los años 1993 y 1994 se fijará según el importe de los cánones pactados en el contrato.- CONFIRMAR la sentencia al resto de pronunciamientos. NO IMPONER las costas del recurso."

Por el Procurador de los Tribunales, D. Ramiro Reynolds de Miguel, en nombre y representación de la entidad mercantil "TALLERES CASALS, S.A.", se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: Primero.- Al amparo del art. 1692,3º LEC., por incurrir la sentencia recurrida en quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, y en este caso, por considerar infringido el principio de congruencia por no resolver la sentencia sobre la reconvención (art. 359 LEC.). Segundo.- Al amparo del art. 1692,4º LEC., por incurrir la sentencia recurrida en infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables a las cuestiones objeto del debate, y en este caso, por infracción de las reglas de valoración de la prueba (arts. 1243 C.c. y 632 LEC.). Tercero.- Al amparo del art. 1692,4º LEC. por falta de "legitimatio ad causam" de Virutex S.A., infracción del art. 533.2 de la LEC., al no haberse acreditado "el carácter" con el "que se reclama", en relación con lo dispuesto en el art. 503,2 LEC.

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, la representación de la parte recurrida, presentó escrito con oposición al mismo.

No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 20 de septiembre y hora de las 10,30, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. RAFAEL RUIZ DE LA CUESTA CASCAJARES

1. La Sentencia de la Audiencia Provincial, de la que aquí se recurre, deduce unos HECHOS-PROBADOS, para sustentar jurídicamente su decisión sobre la Apelación que se le proponía, en orden a resolver la presente reclamación, planteada en dos direcciones opuestas por las partes litigantes, y de éllos es preciso partir para solucionar el actual recurso, y que son los siguientes: a) Las alegaciones de demanda, son "en síntesis", que: «1) TALLERES CASALS, S.A. fabricaba fresadoras utilizando la tecnología objeto del modelo de utilidad de la demandante (M.U. nº 257.241 de "TAUVI, S.A.") de fresadoras con escuadra-guía posicionable, solicitado el 30 de marzo de 1981 y concedido el 6 de noviembre del mismo año; 2) en una primera fase, el 12 de junio de 1987, después de reconocer, respecto al mismo, la violación del derecho de exclusiva por la demandada, las partes habían firmado un contrato por el que se autorizaba a la referida demandada, a cambio del pago de un canon determinado, la fabricación de fresadoras según el tal modelo de utilidad, si bien sólo para la exportación; 3) mediante un fax de 22 de julio de 1992, la demandada comunicó que dejaba de fabricar aquella fresadora, y, por tanto, de pagar el canon; 4) la demandada había seguido fabricando, sin autorización, fresadoras correspondientes al modelo de utilidad de la actora".- "La demandada, 'TALLERES CASALS, S.A.', al oponerse a la demanda, básicamente: 1. Negaba la novedad y la actividad inventiva del modelo de utilidad de la contraria, según ella anticipado por patentes de la entidad suiza "Lamello", presentadas el año 1980 en la feria de Colonia y en la feria de Valencia; 2. Invocaba su propio modelo de utilidad nº 86.010083 (2), solicitado el 4 de noviembre de 1986 y concedido el 20 de octubre de 1988, de acuerdo con el que habrían fabricado las fresadoras modelos JS-101 y JS-102 y había dejado de fabricar las del modelo JS-100 en la fecha que lo comunicó a la otra parte, en julio de 1992; 3. Alegaba que los modelos JS-101 y JS-102 de la demandada introducían mejoras técnicas evidentes respecto del modelo de utilidad de la actora; 4. Invocaba la continuación del contrato".- "Formulaba reconvención en que solicitaba: 1) La nulidad del modelo de utilidad de la actora -por falta de novedad, de actividad, de inventor identificado y por infracción del art. 180-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial-; y 2) como consecuencia de la nulidad del modelo de utilidad de la actora, la nulidad del contrato de licencia suscrito entre 'VIRUTEX, S.A.' y 'TALLERES CASALS, S.A.' » (F.J. 1º).

2. Alegado en la apelación, por la parte demandada-reconviniente, el error del Juzgado en la valoración de la prueba pericial practicada, la Audiencia hace, al respecto, las siguientes afirmaciones: I. "Examinada la prueba pericial de los autos, se extraen los siguientes datos: el modelo de utilidad español 257.241, es una evolución alternativa de la patente suiza 622.981, y permite hacer cortes con ranuras a 45 grados sin necesidad de giro de la parte frontal, sino mediante la simple inversión de la escuadra frontal (folios 501 y 507 de los autos); la patente suiza de referencia tiene una escuadra frontal graduable en altura y permite alternativamente acoplarle un dispositivo giratorio para realizar cortes con ángulos entre 0 y 90 grados, con dos puntos de apoyo, pero no dispone de la escuadra guía posicionable mediante simple inversión, que se especifica en el modelo de utilidad 257.241 (folio 510)"; II. "Una apreciación similar a la del perito, se recoge también en el informe técnico de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que afirma que la patente suiza, con fecha de presentación 24 de noviembre de 1977, tiene por objeto un dispositivo portátil para fresar ranuras y reivindica 5 realizaciones diferentes del dispositivo, ninguna de éllas idéntica a la particular realización reivindicada en el modelo de utilidad 257.241, ya que la patente suiza no considera la posibilidad de invertir la escuadra guía para realizar ranuras sobre aristas de 45 grados (folios 718 y ss.)"; y III. "A partir de estos datos, mientras el perito manifiesta que no existen diferencias fundamentales (folio 515), la Oficina Española de Patentes y Marcas considera esenciales las diferencias entre la patente suiza y el modelo de utilidad de la actora, y entiende que el modelo de utilidad aporta la ventaja práctica en su utilización derivada de su sencilla estructura (folio 723)" (F.J. 2º).

3. "En el caso presente, se considera que el modelo de utilidad cuya nulidad se pretende en la reconvención reúne los requisitos de novedad y de actividad inventiva que le eran exigibles según el régimen del Estatuto en la medida que introduce una ventaja práctica apreciable en la utilización del aparato, según se desprende de las pruebas del juicio, singularmente las de documentos, informe técnico y pericial" (F.J. 3º).

4. Sobre el contrato de licencia firmado entre las partes, "VIRUTEX, S.A." y "TALLERES CASALS, S.A.", en 12 de junio de 1987, dice que "entre los pactos de este contrato, deben remarcarse los siguientes: 1) "TALLERES CASALS, S.A.", reconoce expresamente los derechos de exclusiva del modelo de utilidad nº 257.241 en cuanto a la fabricación, importación, venta o uso en España de fresadoras ensambladoras dotadas del concreto dispositivo de escuadra-guía posicionable previsto en aquel modelo registrado; 2) "TALLERES CASALS, S.A." se obliga a abstenerse de producir o poner en el mercado español, directamente o indirectamente aquel tipo de fresadoras; 3) Se autoriza a "TALLERES CASALS, S.A.", con vistas sólo a la exportación, a fabricar aquel tipo de fresadoras, sin limitación de cantidad, contra el pago de un canon a "VIRUTEX, S.A."; 4) El canon consiste en la cantidad global anual de 2.100.000 ptas. -revisable a instancia de 'VIRUTEX' para acomodarlo al I.P.C.-, que se hará efectiva mediante pagos trimestrales de 525.000 ptas., a abonar en los 30 días siguientes al vencimiento de cada trimestre natural; 5) Se pacta como duración del contrato la del tiempo de vigencia del modelo de utilidad 257.241, si bién "TALLERES CASALS, S.A." podrá renunciar a la fabricación y exportación al final del año correspondiente (doc. 13 de la demanda, folios 47 y ss. de los autos)" (F.J. 6º).

5. "Se ha admitido por ambas partes que "TALLERES CASALS, S.A." remitió un fax a "VIRUTEX, S.A.", en fecha 22 de julio de 1992, que decía literalmente: "Por la presente pasamos a informarle que a partir del día de la fecha hemos dejado de producir la máquina de referencia JS-100 por lo que no vamos a atender ninguna factura más correspondiente a la cesión de derecho de su referencia, modelo de utilidad nº 257.241.- Efectivamente se está desarrollando un nuevo modelo de fresadora; cuando salga al mercado, se discutirá con Vds. la eventualidad o no de seguir con la cesión de derechos si procede" (doc. 14 de la demanda, folio 51)". (F.J. 7º).

6. Planteado por la demandada el supuesto de que el contrato de licencia se hubiera rehabilitado por el pago de facturas posteriores al telefax referido, o en base al documento 24 de la demanda, de 14 de julio de 1994, se dice al respecto, en la Sentencia de la Audiencia, por un lado (F.J. 8º), que "las facturas a las que se refiere 'TALLERES CASALS, S.A.' son las correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 1992", y por el otro (F.J. 9º) que "el doc. 24 (es una) carta del Abogado de la actora a la demandada, de fecha 14 de julio de 1994, pocos meses anteriores a la demanda de este juicio", y por el otro, y ya en relación a unas posibles "negociaciones iniciadas a partir de la comunicación de 'VIRUTEX, S.A.', por vía notarial, sobre el incumplimiento del contrato por impago del canon", en tal requerimiento, "después de exponer diversas consideraciones", "se les advierte (a "TALLERES CASALS, S.A.") formalmente del incumplimiento de la obligación de pago del canon previsto en el contrato de 1987, por lo que salvo subsanación inmediata de este incumplimiento, deberán paralizar toda fabricación de las fresadoras afectadas", y aún se sigue diciendo que, en ella, " 'VIRUTEX, S.A.' utiliza reiteradamente expresiones indicativas de la vigencia del contrato, tales como (que) "el pacto 2º del contrato parece que sigue siendo respetado", la de "seguir disfrutando de la autorización concedida", y que existe la "cuestión del importe del canon ya vencido" (y) que la "revisión del importe de este canon anual (será) de acuerdo con el párr. 2º del pacto 4º del contrato", "revisión que "VIRUTEX" solicita se haga efectivo", etc., y de todo ello la Sentencia deduce que "el plazo de 10 días previsto en el contrato se prolongó en este caso (pacto 6º del contrato) por las negociaciones de las partes que resultan de los docs. 17 y sigs. de la demanda, (por lo que) dichas negociaciones constan finalizadas en fecha 14 de julio de 1994 (doc. 24, folio 67), sin que en los 10 días posteriores se pagara ni se consignara el importe de la deuda; por lo tanto (concluye) debe estimarse incumplido el contrato y, en consecuencia, sin efecto la autorización concedida sobre el modelo de utilidad", incumplimiento que "se sitúa cronológicamente en la fecha de 25 de julio de 1994, con todas las consecuencias que se deriven de ello" (cálculo temporal de la indemnización de daños y perjuicios y de la atribución a la actora de la propiedad de las fresadoras en poder de la demandada).

2. A) La demanda que dio origen al presente proceso se tramitó como juicio de Menor Cuantía nº 881/94, ante el Juzgado de 1ª Instancia de Barcelona nº 22, y en élla se solicitaba, tras el ejercicio de la acción sobre "violación de derechos de patente" (luego rectificado, como referente al "modelo de utilidad"), en base a los arts. 50, 62, 63, 64 y 66 de la Ley de Patentes de 1986, que se condenara a la otra parte: 1) A cesar en todo acto de violación total o parcial de los derechos de exclusiva derivados del M.U. nº 257.241, propiedad de la parte actora, absteniéndose concretamente de fabricar, ofrecer o introducir en el mercado fresadoras dotadas de la escuadra- guía posicionable prevista en dicho M.U.; 2) A aceptar la atribución en propiedad a la demandante de todas las fresadoras dotadas de dicha escuadra-guía posicionable que obren en poder de la demandada y que violen total o parcialmente dichos derechos, al igual que los medios destinados específicamente a fabricarlas; 3) A abonar a esta parte actora la correspondiente indemnización de daños y perjuicios..., dejando diferida la cuantificación concreta de esta indemnización a la fase de ejecución de Sentencia. Por el Juzgado se dicta Sentencia con fecha 4 de marzo de 1996, por la que se estima en todas sus partes la demanda, refiriendo los actos de violación a los modelos de fresadora JS-101 y JS-102, que se habían realizado al amparo del M.U. 86.01083, y con desestimación de la reconvención, e imposición de todas las Costas a la parte demandada- reconviniente.

   2. El Recurso de APELACION contra dicha Resolución, interpuesto por dicha demandante- reconviniente, fue resuelto por la Sección 15ª de la Iltma. Audiencia Provincial de Barcelona, en su Sentencia de 30 de abril de 1998, y a través de él se plantean 4 motivos: "incongruencia omisiva", "incongruencia extra-petita", "error en la valoración de la prueba pericial" y "omisión del necesario pronunciamiento del contrato de licencia inter-partes", todos cuyos motivos son desestimados por la Audiencia, si bien, con acogimiento parcial del último se corrige la Sentencia del Juzgado en el único sentido de modificar el fallo apelado en cuanto a su pronunciamiento 2º, determinando que las fresadoras a entregar serán sólo las fabricadas a la finalización del contrato, y en lo que respecta a su pronunciamiento 3º, que la indemnización de los daños y perjuicios causados lo será sólo a partir del 25 de julio de 1994, y que respecto de los relativos a los años 1993 a 1994, se fijarán éstos por el importe de los cánones pactados en el contrato; y sin declaración sobre las Costas del Recurso.

3. El Recurso de CASACION ante esta Sala es interpuesto por la parte demandada-apelante, y se basa en 3 motivos: el 1º (amparado en el nº 3º del art. 1692 LEC.) por infracción del art. 359 LEC., por incongruencia omisiva afectante a la reconvención por no resolver si la acción ejercitada en demanda era por resolución del contrato de licencia o por violación de derechos de la Propiedad Industrial, pero no refiriéndose tampoco la Sentencia a la plena validez y eficacia del M.U. 86.01083 (2), en que la demandada amparaba la explotación de la herramienta JS-102 no impugnada de contrario, ni sobre los actos propios afectantes a una posible rehabilitación del contrato de licencia; y se planteaba también la incongruencia "extra-petita", pues resuelta por el Juzgado la invalidez del M.U. en que se amparaba la recurrente, sin ser pedida en demanda, la Audiencia no resolvía sobre este punto; el 2º (basado en el nº 4º art. 1692 LEC.) por infracción de las reglas de la valoración de la prueba, en relación con la pericial (arts. 1243 C.c. y 632 LEC.), pues de la prueba pericial practicada, decía, se deducía una solución distinta a la expuesta en la Sentencia, ya que el Perito designado aseguraba que, contrapuestos los Modelos de Utilidad en que se amparaban las partes, en relación al español de la actora y al suizo, no se encontraban diferencias sustanciales entre ellos; y 3º (por el mismo cauce procesal del motivo anterior), planteaba "ex novo" la infracción del art. 533-2, en relación con el 503-2 LEC., por falta de legitimación activa de la actora, al no acreditar el carácter con que demandaba. Pedía se dictara una Sentencia de acuerdo con tales motivos, con casación y anulación de la recurrida.

El primer motivo del actual Recurso lo plantea la parte demandada-apelante, coincidiendo en ello con dos de los propuestos (y resueltos por el Juzgador o Tribunal "a quo") en la Apelación, con la base casacional del nº 3º del art. 1692 LEC. (quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia), y se concreta en la denunciada infracción del art. 359 LEC., que impone que las Sentencias deben ser "congruentes" con las peticiones (principales o decisivas) de las partes, en cuanto afecten a la decisión de la litis, y se divide en una presunta "incongruencia omisiva", al decir que no se han resuelto todas las propuestas planteadas respecto al fondo del asunto, y en "incongruencia extra-petita", por hacerlo, se sigue diciendo, fuera o al margen de lo pedido. La primera de las "incongruencias" se plantea por un triple camino, el primero relativo a la inconcreción sobre la acción resuelta en la Sentencia, y se dice en él que no consta si se decidía ésta por la resolución del contrato de licencia de explotación/fabricación suscrito entre las partes (12 de junio de 1987) o si la misma es de violación de los derechos de la Propiedad Industrial (derivados del Modelo de utilidad inscrito de la parte actora): este submotivo, en el aspecto limitado ahora acotado, debe ser desestimado, pues aparece claro en la Sentencia del Tribunal "a quo" que la acción que la misma resuelve es la segunda de éllas, dado que es la que se ejercita en la demanda, y se traslada en definitiva al Fallo pronunciado (Sentencias del Juzgado y de la Audiencia, en cuanto se complementan por la confirmación de aquélla por ésta), o sea, la acción de vulneración de derechos, la que la parte actora la ampara en los arts. 50, 62, 63, 64 y 66 de la Ley de Patentes de 1986, y que las Sentencias la concretan en las fabricaciones o herramientas JS-101 y JS-102 del Modelo de Utilidad nº 86.01083 (2), registrado por la demandada; por otro lado, la incidencia de la Sentencia en lo que afecta al contrato de licencia referido, fue propiciada por uno de los motivos del Recurso de Apelación, que pidió la rehabilitación del mismo, y que aquélla, por lo tanto, tuvo que resolver, y lo acogió parcialmente, en cuanto se señalaba el instante temporal en que el mismo se incumplió. El segundo aspecto de este submotivo se refiere a que la Sentencia, según la parte recurrente, resuelve el punto de la plena validez y eficacia del modelo de utilidad 86.01083 (2), en que la parte demandada-recurrente ampara la explotación de la herramienta JS-102, pero tal afirmación no se corresponde con la realidad, dado que en la reconvención no se hace dicha petición, sino sólo las de nulidad del M.U. nº 257.241 de la actora y del contrato de licencia tan repetido, pues el pedimento 3º quedaba como derivado de esas nulidades, y las mismas se niegan, por lo que no cabe acordar nada respecto al indicado tercero. Y el tercer punto de este submotivo, suscita la incongruencia del fallo en base a la vulneración de la doctrina de los "actos propios" ("venire contra proprium factum, non potest"), en el aspecto de que la actora basaba su pretensión en el contrato de licencia, partiendo de su resolución en julio de 1992, pero no se pronunciaba el Tribunal sobre su rehabilitación por la continuación del pago del canon establecido después de esa fecha; y ello tampoco es cierto, pues los Fundamentos jurídicos 6º, 7º y 8º de la Sentencia resuelven este tema, y dan lugar en parte a ese motivo de la apelación.

El segundo submotivo, introducido en el motivo 1º, que aparece separado del anterior en la apelación, trata de la "incongruencia extra-petita", pues se dice que la Sentencia de segunda instancia decide sobre la invalidez del M.U. 86.01083, en lo referente a las herramientas JS-101 y JS-102, pero al prohibir su fabricación, en realidad se está anulando tal modelo, sin que nadie lo haya pedido. Este punto ya ha sido tratado en el submotivo anterior y su aspecto 1º, sobre la acción ejercitada, que es la de "vulneración del derecho de patente", y como la misma, después de ser ampliamente discutida por las partes, es acogida en la Sentencia, ello lleva como consecuencia la prohibición de fabricación mientras esté vigente el M.U. de la actora, y porque así se deriva del incumplimiento del contrato de licencia, en el que la demandada reconoce expresamente el derecho exclusivo de la actora a explotarlo/fabricarlo en España, por lo que ahora la misma no puede ir contra tal reconocimiento.

El 2º motivo, traído por el cauce del nº 4º del art. 1692 LEC. (incurrir la Sentencia en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables a las cuestiones objeto del debate), denuncia la infracción, ya denunciada también en la apelación y resuelta ampliamente en la Sentencia pronunciada en dicho Recurso, de las reglas sobre valoración de la prueba (arts 1.243 C.c. y 632 LEC.), concretamente de la pericial, por "error de derecho", pues, dice, que el Perito actuante informó que, tras comparar el M.U. 257.241 de la actora, y la patente Suiza 622.981 (de la Casa "Lamello), de la que dice deriva su M.U. 86.01083, sólo aprecia escasas diferencias, derivando aquél del segundo, por lo que la recurrente entiende que no se debió apreciar actividad inventiva o novedad en el Modelo de la actora, y la apreciación judicial contraria carece de rigor lógico y es caprichosa, basándose, no en tal prueba, sino en un informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas, como así se dice en élla expresamente, y ésta llega a una solución, en su informe (de obligatoria aportación en este tipo de reclamaciones, cuando las patentes o marcas han accedido al Registro de la Propiedad Industrial: art. 128 de la Ley de Patentes, 11/1986), distinta de aquél. La Sentencia de la Audiencia, que acoge la solución dada en éste informe de la Oficina, y no la del perito judicial, haciendo un uso ponderado de sus facultades al respecto, y sin cometer error alguno, por entender más ajustado a la realidad jurídica aquél informe, dice al efecto en su F.J. 3º: "en el caso presente, se considera que el modelo de utilidad cuya nulidad se pretende en la reconvención reúne los requisitos de novedad y de actividad inventiva que le eran exigibles según el régimen del Estatuto en la medida (en) que introduce una ventaja práctica apreciable en la utilización del aparato, según se desprende de las pruebas del juicio, singularmente las de documentos, informes técnico y pericial", por lo que no puede sustituirse el criterio interesado del recurrente por el más objetivo del Juzgador "a quo"; debiendo también resaltarse que la discrepancia de criterio final en el informe de tal Oficina respecto al del perito, es suficientemente razonada en aquél, y no procede su rechazo por un supuesto error de derecho en la valoración conjunta de las pruebas, que no está justificado; y dado, en definitiva, que esa "ventaja" así apreciada, es la que constituye la novedad protegida. Por último, debe decirse también aquí, respecto a las insinuaciones que se hacen por el recurrente, de que, si bién renunció a la fabricación de la herramienta JS-100, pero no a las JS-101 y 102, y concretamente a ésta, declaradas en las Sentencias como violadoras de los derechos derivados para la actora del M.U. nº 257.241, que lo cierto es que, según el informe, que se sigue, de la Oficina Española, no se han aportado las cualidades de esas herramientas para informar sobre su posible separación inventiva de aquélla, pues en dicho informe (folio 721) se remarca que «respecto a las de referencia JS-101 y JS-102 sólo figuran las referencias técnicas de potencia, velocidad en vacío, profundidad de mordura de fresado, peso y dotación estándar; también puede leerse al pie de una de las fotos de detalle situada en el margen izquierdo de dicho catálogo: "la parte frontal es regulable en ángulo con escala graduada y tiene dos palancas de fijación para la regulación de la altura y del ángulo de la escuadra"».

Por último, la parte recurrente, introduce, a través del 3º, un nuevo motivo, inarticulado y no tratado en la instancia, del que se pide que sea examinado de oficio, y el que la parte lo trae por el mismo cauce casacional que el anterior (art. 1692,4º LEC.), al que denomina de "falta de legitimatio ad causam" de 'VIRULEX, S.A.' ", con infracción del art. 533-2, en relación con el 503-2, ambos de la LEC. citada, por decir no tener acreditado la actora el "carácter" con que demanda, por tratarse el "pequeño invento" en que consiste el M.U. nº 257.241, de una propiedad de "TAUVI, S.A.", desconociéndose su relación con "VIRULEX, S.A.", que es la que reclama. En realidad en la demanda se acciona por esas dos Sociedades, diciéndose que aquélla forma parte de un grupo de empresas lideradas o aglomeradas por o en esta última, sin reseñar en la fundamentación jurídica del escrito nada sobre la legitimación de la última para demandar, y, a su vez, en la contestación a la demanda, se advierte que se desconoce esa posible vinculación, pero no se articula la excepción procesal que ahora se alega. De todas formas, debe de ser rechazada la misma, y, con ello, este tercer motivo, dado que, en el contrato de licencia, tan reseñado, por el que pactaban ambas partes, "TALLERES CASALS, S.A." comienza en el mismo por reconocer el derecho exclusivo de "VIRULEX, S.A." a fabricar y comercializar el modelo de que se trata, "acto propio" que le impide desconocer ahora el carácter con el que actúa la sociedad actora referida.- Precisamente la doctrina de la "vinculación" que se produce con dichos "actos", tiene un marcado carácter procesal, pues se trata de impedir a una parte atacar en el proceso lo que la misma ha reconocido fuera de él, lo que es genuino del Derecho anglosajón, con la doctrina del "by stoped".

Deben ser impuestas las COSTAS del presente Recurso, al ser desestimado el mismo totalmente, a la parte recurrente (art. 1713,3 LEC).

VISTOS los preceptos citados y de general y pertinente aplicación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español