STS, 7 de Marzo de 2006

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Cuarta (Sección de Apoyo 3ª) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad MEAD JOHNSON AND COMPANY, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 24 de noviembre de 1999, que desestimaron los recursos ordinarios interpuestos contra otras de 5 de marzo de 1999, que denegaron la inscripción de las marcas nº 2.131.705/6 y 2.131.705/7 "VIACTIV", para designar productos de la clase ª del Nomenclátor internacional.

Razona el Tribunal de instancia para fundamentar su fallo que:

"Carece también de trascendencia alguna el hecho de que el registro de la marca opuesta no haya sido objeto de renovación en el Principado de Mónaco tras su expiración el 3 de junio de 1996, pues dicha marca internacional goza de la protección otorgada por el Registro Español de Marcas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 76 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y en tanto no cese tal protección deberá desplegar todos sus efectos.

[...] Dispone el articulo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , aplicable al caso que nos atañe, lo siguiente: "No podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".

Tiene por objeto dicha regulación impedir la competencia ilícita, de modo que el titular de una marca se aproveche de un crédito ajeno en perjuicio de un tercero registral, y evitar la confusión en el mercado, rechazándose toda imitación o parecido que pueda llevar al confusionismo al público comprador, evitando que pueda adquirir por error los productos. Para lo cual resulta necesario hacer un examen comparativo de los conjuntos enfrentados, atendiendo a todos los elementos o signos distintivos de cada marca.

Precisamente, por tal motivo, no toda semejanza entre marcas es suficiente para que sean incompatibles sino que se requiere que suponga un riesgo de confusión entre los productos de ambos, tal y como nos recuerda la STS, 3ª, de 21 de marzo de 2002 .

Ciertamente, el elemento fonético resulta ser el más relevante en ese juicio comparativo, ocupando los factores gráfico y conceptual o semántico en muchas ocasiones un lugar secundario por no constituir por si solos elementos definitivos para apreciar o no la semejanza entre las marcas, tanto por el hecho de que el elemento gráfico es irrelevante cuando se trata de publicidad oral o radiofónica, como por la variedad de significados que cabe atribuir a las diversas expresiones empleadas en cada caso.

El Tribunal Supremo, y ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la Ley (criterio estructural); mas también ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente. Por otro lado, y en relación a la importancia de la naturaleza de las cosas o servicios que se tratan de distinguir o amparar con los distintivos que componen las marcas, las decisiones jurisprudenciales no han sido absolutamente uniformes, pues en ocasiones, y dado que las marcas y los demás signos que constituyen la propiedad industrial sirven para distinguir de los similares los resultados del trabajo, se ha dado importancia decisiva a la diferenciación de los productos o servicios a distinguir o amparar y en otras ocasiones tal elemento taxonómico o lógico se ha considerado como simple factor complementario del criterio estructural. y es que en realidad y como se ha afirmado también reiteradamente en múltiples sentencias, ningún criterio tiene un carácter absoluto, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto ( STS, 3ª, de 21 de marzo de 2002 ).

Por todo ello el Tribunal Supremo ha sintetizado su doctrina al respecto con la afirmación de que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto ( STS, 3a, de 28 de marzo de 2001, 20 de febrero, 28 de marzo, 13 de abril y 29 de mayo de 2002 ).

En todo caso el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida. De modo que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los Tribunales apreciar a los efectos de aplicar el artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, hoy artículo 12.1°.a), de la Ley de Marcas (STS, 3a, de 13 de abril de 2002 ).

Por otro lado, deberá valorarse la eventual coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de confusión en el mercado se da únicamente cuando los productos, servicios o actividades que distinguen los signos enfrentados son de idéntica o análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

Pues bien, examinada la anterior doctrina debe dilucidarse si res' compatibles la marca denominativa cuyo registro se pretende "VIACTIV", para los productos alimenticios de las clases 5, 29 y 30, y la marca mixta opuesta de oficio "VIVACTIV" para los productos alimenticios de las clases 29 y 30 del Nomenclátor Internacional.

Resultando indiscutible la identidad parcial y la relación existente en lo demás entre los productos amparados. por ambas marcas, objeto de comercialización incluso por canales coincidentes, resulta ostensible la ausencia de signos diferenciadores entre las marcas referidas que impida se produzca confusión entre los consumidores debido a la gran similitud fonética entre ambas, cuya trascendencia priva de relevancia a los aspectos gráficos diferenciadores concurrentes. Por ello, procede la desestimación del presente recurso contencioso administrativo, estimándose conforme a derecho la resolución impugnada"

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Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad MEAD JOHNSON AND COMPANY se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 13 de mayo de 2003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la recurrente (MEAD JOHNSON AND COMPANY) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 3 de julio de 2003, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción del art. 55.2 de la Ley de Marcas 17/2001 en conexión con la Disposición Transitoria Segunda de ese mismo Texto Legal , que determina la ineficacia jurídica "ex tunc" de las marcas declaradas caducadas, lo que determina que el registro internacional 509.742 carecía ya de eficacia cuando fueron dictadas las resoluciones que se impugnan, y así debió reconocerse en la sentencia de instancia.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por falta de aplicación de la jurisprudencia aplicable de contenido relevante para resolver las cuestiones objeto de debate, concretamente, las sentencias de este Tribunal de fechas 27 de enero de 1998, 15 de enero de 2003 y la de 17 de octubre de 2001 , que establecen la relevancia jurídica de los hechos sobrevenidos en relación con la fecha en la que se dictaron las resoluciones que denegaron una marca, cuando otros hechos sobrevenidos afectan a la validez o al consentimiento de las marcas obstaculizadoras.

3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable, de contenido relevante para resolver las cuestiones objeto de debate, y concretamente de la doctrina contenida en las sentencias del TJCE, que, interpretando la Directiva de Armonización de Marcas de 21 de diciembre de 1998, establecen cuales han de ser los criterios de comparación de las marcas, sentencias entre las que citamos las de 22 de junio de 1999 y 11 de noviembre de 1997 , en relación con el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas , que de haber sido tenidas en cuenta habrían modificado el sentido de la decisión.

4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de forma, al haberse infringido lo dispuesto en el art. 218 de la LEC , por haberse omitido en la sentencia toda manifestación respecto de la invocación realizada por la recurrente sobre la denegación del os productos de la marca obstaculizadora en la clase 5º del Nomenclátor y la lógica consecuencia de que si la misma fue denegada en esa clase, mal podía impedir a la marca de la recurrente su acceso en la clase 5ª, en la que no gozaba de protección, lo que tiene como consecuencia que no se haya incidido en todos los elementos fácticos y jurídicos del pleito, lo que obliga a casar la sentencia de instancia de declarar la incompatibilidad de los signos, al menos en lo referente a la clase 5º del Nomenclátor.

5) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por quebrantamiento de forma, al haberse infringido las normas para dictar sentencia, y concretamente lo dispuesto en el apartado 2 del art. 218 de la LEC , cuando exige que la motivación de la sentencia deba incidir en todos los elementos fácticos y jurídicos del pleito, pues se silencia por completo toda referencia al argumento basado en el valor jurídico que ha de atribuirse a la falta de oposición del titular de la marca anterior.

6) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, concretamente en el art. 12.1.a) de la Ley de marcas de 1988 , y la jurisprudencia aplicable a la necesidad de valorar cada uno de los elementos relevantes de las marcas en el análisis comparativo.

Terminando por suplicar dicte sentencia estimando los motivos formulados del recurso y casando la sentencia recurrida, para resolver de conformidad con la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la inscripción de los registros de Marca Nos. 1.131.705/6/7 VIACTIV.

Por providencia de la Sala, de fecha 29 de abril de 2005, acuerda admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 9 de junio de 2005 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 24 de junio de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

Por providencia de fecha 7 de febrero de 2006, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 28 de dicho mes, en que tuvo lugar.

No estando el Excmo. Sr. Magistrado Ponente designado conforme con el voto de la mayoría, corresponde la redacción de la sentencia a otro Magistrado, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , habiéndoselo encomendado el Sr. Presidente de la Sección al Magistrado Excmo. Sr. D. Óscar González González.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 3 de marzo de 2003 , que había desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto, por la hoy recurrente en casación, contra sendas Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, todas de fecha 24 de noviembre de 1999, que habían confirmado, en vía de recurso ordinario, las de la propia Oficina de fecha 5 de marzo anterior que habían denegado el registro de las marcas solicitadas.

La hoy recurrente en casación, solicitó en 12 de diciembre de 1997 el registro de las marcas números 2.131.705, 2.131.706 y 2.131.707, denominativas "VIACTIV", respectivamente para productos de las Clases 5ª ("alimentos de uso médico", después corregido por "alimentos dietéticos de uso médico"), 29ª ("bebidas lacteadas; alimentos a base de leche") y 30ª ("cacao, azúcar, preparaciones a base de cereales, pan, pastelería y confitería, galletas de todo tipo") del Nomenclátor Internacional. De oficio la Oficina opuso la marca internacional 509.742 "VIVACTIV", mixta, (consistente en una punta de flecha, cuya parte superior está formado por la denominación VIVACTIV, donde los trazos inicial y final de las letras V con que empieza y acaba la palabra, se han adaptado para que sigan la línea trazada por la punta de la flecha y donde en la parte inferior se observa la figura estilizada de un gimnasta, para las Clases 3ª, 5ª y 29ª y otras del propio Nomenclátor.

Contestado el suspenso y subsanado el defecto formal apreciado por la Oficina, ésta en las Resoluciones de 5 de marzo de 1999 denegó las marcas solicitadas "por semejanza con marca citada de oficio internacional nº 509.742 "VIVACTIV", para productos relacionados con los solicitados ocasionando confusión en el mercado".

La aspirante dedujo recursos ordinarios contra la misma aduciendo la compatibilidad de las marcas solicitadas con la internacional opuesta, por existir diferencias de conjunto entre los signos, por diferencias en los productos, porque el titular de la marca pretendidamente obstaculizante no formuló en su día oposición y porque la Compañía titular de la marca internacional ha desaparecido del Registro de Comercio Monegasco. La Oficina, en las Resoluciones de 24 de noviembre de 1999, desestimó los recursos interpuestos con un argumento común consistente en que a la vista de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , de la ponderación conjunta de ambos factores de confundibilidad se llega a la conclusión de la incompatibilidad de los registros solicitados, toda vez que las marcas aspirantes amparan productos relacionados con la prioritaria, incluso que se comercializan por los mismos canales comerciales de "alimentación", lo que unido a que sus denominaciones son muy parecidas fonéticamente, determina la imposibilidad de convivencia pacífica en el mercado al poder originar confusión en el público.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la solicitante lo sustentó en tres argumentos: a) caducidad de la marca opuesta declarada mediante sentencia firme de 2 de julio de 2002, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Madrid ; b) ausencia de prioridad de la marca internacional opuesta, puesto que a la fecha de su vencimiento en el Registro del Principado de Mónaco, el 3 de julio de 1996, no había sido renovada, siendo la fecha de solicitud de inscripción de la marca VIACTIV el 12 de diciembre de 1997; y c) por compatibilidad de las marcas enfrentadas, al presentar signos distintivos suficientes en el mercado sin riesgo de confusión entre los consumidores.

La Sala de Instancia lo desestimó, rechazando, en esencia, los argumentos esgrimidos por las siguientes razones. El de caducidad sobrevenida, por ser irrelevante tanto por los límites de la caducidad sobrevenida de la marca como por el carácter revisor de esta Jurisdicción. El segundo de los argumentos porque la marca internacional goza de la protección otorgada por el Registro Español de Marcas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 76 de la Ley de Marcas y que en tanto no cese tal protección deberá desplegar todos sus efectos. Y en cuanto el de compatibilidad de las marcas porque siendo indiscutible la identidad parcial y la relación existente en lo demás entre los productos amparados por ambas marcas, objeto de comercialización por canales coincidentes, resulta ostensible la ausencia de signos diferenciadores entre las marcas referidas que impida que se produzca confusión entre los consumidores debido a la gran similitud fonética entre ambas, cuya trascendencia priva de relevancia a los aspectos gráficos diferenciadores

Se aduce en el primer motivo de casación que se ha vulnerado el art. 55.2 de la Ley de Marcas 17/2001, en conexión con la Disposición Transitoria Segunda de ese mismo texto legal , que introduce la ineficacia jurídica "ex tunc" de las marcas declaradas caducadas, lo que determina que el registro internacional 509.742 VIVACTIV (Graf.) carecía ya de eficacia cuando fueron dictadas las resoluciones que se impugnan. A su juicio, al establecer la disposición transitoria segunda de la nueva Ley que "las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regirán por la presente ley...", se introduce el efecto retroactivo de la nueva normativa, y por tanto la aplicación al caso de su art. 55.2 conforme al cual "las marcas caducadas dejarán de producir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia".

Sin duda hay que reconocer que se ha producido un cambio normativo en el régimen de la caducidad respecto al que imperaba en la Ley de 1988, en el cual "el registro de la marca caducado en virtud de sentencia dejará de producir efectos desde el momento en que la sentencia gane firmeza" (art. 55.2). Sin embargo, ello no quiere decir que este nuevo régimen deba aplicarse a las situaciones surgidas bajo la vigencia de la anterior normativa. Para ello hubiera sido preciso una declaración expresa de retroactividad, conforme a lo establecido en el artículo 2.3 del Código Civil , y esta declaración no puede inducirse de su Disposición Transitoria Segunda, que se limita a extender sus disposiciones a las marcas ya registradas, lógicamente a partir de su entrada en vigor. En consecuencia, las situaciones surgidas con anterioridad se regularán con arreglo a la normativa que estaba en vigor en el momento en que se produjeron, en virtud del principio "tempus regit actum". De acuerdo con esto, el régimen previsto en la Ley de Marcas de 1988 era el aplicable a las solicitudes que se hicieron el 12 de diciembre de 1997, por lo que las resoluciones que se dictaron no podían tener en cuenta la caducidad de una marca que con arreglo a la legislación aplicable en ese momento no se había producido. Debe por ello rechazarse este motivo de casación.

En su segundo motivo de casación, alega el recurrente que se ha infringido la jurisprudencia de esta Sala que establece la relevancia jurídica de los hechos sobrevenidos en relación con la fecha en que se dictaron las resoluciones que denegaron una marca, cuando otros hechos sobrevenidos afectan a la validez o al consentimiento de las marcas obstaculizadoras.

La sentencia de instancia rechazó similares argumentos basándose en la sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2000 en la que se dice: "que ninguna trascendencia tiene la caducidad sobrevenida de la marca oponente, posterior a la denegación administrativa de la inscripción, debiéndose seguir al respecto la doctrina establecida en las sentencias de 11 de marzo y 3 de junio de 1997, 28 de abril y 13 de mayo de 1998 , que en el trance de enfrentarse con la eficacia atribuible a la circunstancia de caducidad de la marca obstaculizante por falta de uso razonaron que «sobre supuestos análogos al ahora planteado y dejando de lado matices que no hacen al caso, cabe descubrir en la jurisprudencia de esta Sala dos criterios ciertamente contradictorios. Conforme a uno de ellos, coincidente con la tesis de la parte apelante, tal circunstancia de caducidad, aún sobrevenida en un momento procesalmente tan tardío como es la segunda instancia del proceso, debe ser valorada al objeto de que con la misma quede franqueado el camino de acceso al registro de la marca aspirante, al haber desaparecido el obstáculo único que en su momento se opuso a la inscripción (entre otras, se recoge dicho criterio en la sentencia de fecha 22 de julio de 1991 . Conforme al segundo, ese proceder implica otorgar a la marca aspirante una prioridad antijurídica y potencialmente dañosa del derecho de terceros: a) antijurídica, porque ningún efecto favorable debe seguirse para la solicitud de inscripción si ésta, en el momento en que se pide, es contraria al ordenamiento jurídico; y b) potencialmente dañosa de quienes, por haber respetado los derechos de propiedad industrial publicados por el registro, acomodando plenamente su conducta a lo querido por el ordenamiento jurídico, se hubieran abstenido de solicitar a su favor el signo distintivo mientras perviviera la eficacia jurídica del registro de otro incompatible (criterio que cabe construir a la vista de la sentencia de fecha 23 de diciembre de 1992 y de otras muchas, por todas la de 11 de abril de 1990 , que se han ocupado de los efectos atribuibles a una solicitud hecha con anterioridad a la finalización del plazo de rehabilitación de una marca caducada). Es este segundo criterio - continuaba el razonamiento- el que el Tribunal entiende más acomodado al ordenamiento jurídico: a) ante todo, por las mismas razones en que se basa, convincentes y suficientes por sí solas; b) porque la exigencia que conlleva de que el solicitante de la marca deduzca una nueva solicitud una vez desaparecido el hecho obstativo, no es causa para él de ningún perjuicio antijurídico, tal y como se desprende de aquellas razones, ni es contraria al principio de economía procesal, pensado realmente para tutelar supuestos en los que el contenido de la solución no variará por su demora para un momento posterior, sino presupuesto necesario para evitar la lesión injustificada de eventuales derechos de terceros, colocando a todos los interesados en la misma e igual posición de partida querida por el ordenamiento tras la desaparición del referido hecho obstativo; c) porque la eficacia retroactiva que en alguna medida conlleva la adopción del criterio contrario, se otorgaría con contravención de lo que disponía el artículo 45.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo , y hoy el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , pues ni los supuestos de hecho necesarios existían y a en la fecha a que se retrotraería la eficacia de la inscripción, ni cabría afirmar que con ello no se lesionan derechos o intereses legítimos de otras personas; y d) por su mayor congruencia con la norma contenida en el artículo 55.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , a cuyo tenor: "El registro de marca caducado en virtud de sentencia dejará de producir efectos desde el momento en que la sentencia gane firmeza"».

Añadió el Tribunal de instancia que:

"En este mismo sentido afirma la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2000 que la naturaleza esencialmente revisora de esta jurisdicción no permitía al Tribunal «a quo» ir más allá, en su función revisora, de comprobar la corrección legal de las resoluciones administrativas impugnadas, con arreglo a la situación fáctica existente en el momento en que las mismas se produjeron. Máxime teniendo en cuenta que la denegación de inscripción nunca tiene un efecto preclusivo, irreversible, sino que siempre deja abierta la posibilidad de una nueva decisión, ante una circunstancia sobrevenida que altera la situación fáctica .en que aquélla se produjo; sin que ello signifique que la anterior resolución denegatoria no estuviera ajustada a derecho, negando con ello que la caducidad sobrevenida de la marca opuesta pueda justificar la anulación de las resoluciones administrativas de denegación de inscripción.

Consecuentemente, tanto por los límites de los efectos de la caducidad de la marca examinados como por el carácter revisor de esta Jurisdicción, resulta irrelevante en el caso que nos ocupa la caducidad de la marca opuesta de oficio".

Deben mantenerse los argumentos de la sentencia recurrida que se aceptan. El motivo, por tanto, corre también una suerte desestimatoria porque al decantarse la sentencia de 10 de abril de 2000 entre dos corrientes jurisprudenciales contrapuestas, por una de ellas contraria a la tesis del motivo, debe mantenerse ese criterio prevalente, que se impone al de las sentencias citadas por el recurrente, que son anteriores a la misma, y respecto de las posteriores, no pueden ser tenidas en cuenta al referirse a supuestos de consentimiento sobrevenido, cuyo tratamiento es diferente al de caducidad.

Aduce la recurrente en su motivo tercero, que se han infringido las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en las que se establece que para valorar el alcance de la protección de las marcas anteriores hay que tener en cuenta la fuerza distintiva de ellas que están vinculadas a su originalidad, su cuota de mercado y la importancia de las inversiones hechas para la promoción, sin que se haya demostrado que la marca opuesta tenga un valor intrínseco grande y una presencia en el mercado relevante.

En realidad se está examinando en el motivo una valoración de los elementos distintivos de las marcas, materia de la que ya reiteradamente ha dicho esta Sala, es una cuestión que pertenece al ámbito de apreciación del Tribunal de instancia que sólo puede ser corregido en casación en casos de error manifiesto o arbitrariedad. Pues bien, sin que pueda decirse que la sentencia vaya en contra de la doctrina del Tribunal Europeo, ha comparado ambas marcas y obtiene la conclusión de su identidad parcial, la ostensible ausencia de signos diferenciadores y la gran similitud fonética, cuya trascendencia priva de relevancia a los aspectos gráficos. Esta valoración no resulta irracional ni arbitraria y responde a criterios lógicos que esta Sala acepta, y encuentra conforme a los de distintividad apreciados por el Tribunal Europeo, ya que es indiscutible la originalidad de la marca opuesta de cuyo sentido fonético quiere apropiarse por aproximación la marca solicitada en similares campos aplicativos.

Alega la recurrente en su siguiente motivo de casación, que la sentencia ha quebrantado las formas al no pronunciarse sobre la concesión de la marca nº 2.131.705 para la clase 5ª -"alimentos dietéticos de uso médico"-, respecto de la cual la marca opuesta había sido denegada.

No puede estimarse este motivo desde el momento en que en el fundamento jurídico 4º de la sentencia recurrida se examinan globalmente los campos aplicativos de las marcas, señalándose "la relación existente entre los productos amparados por ambas marcas, objeto de comercialización por canales coincidentes", en cuya expresión se esta resolviendo implícitamente el tema cuestionado, pues no existe la menor duda que los productos de la clase 29ª -"bebidas lacteadas, alimentos a base de leche"-, respecto de los cuales no se discute que están en el ámbito de protección de la marca opuesta, se comercializan en establecimientos en donde también se despachan los de la clase 5ª, por lo que el argumento en forma generalizada está resolviendo la cuestión suscitada; de aquí que no quepa apreciar incongruencia, pues como se ha señalado reiteradamente, no es necesario contestar detalladamente a todos los argumentos de las partes, cuando implícitamente se deduzca de lo razonado en la sentencia cual ha sido el hilo conductor que ha llevado al Tribunal a su fallo.

Por la misma razón debe rechazarse el motivo por el que el recurrente alega incongruencia de la sentencia al omitir razonar sobre el valor jurídico que ha de atribuirse a la falta de oposición del titular de la marca anterior. Al expresarse en la sentencia que la marca opositora lo fue de oficio, examina en el fundamento jurídico tercero los efectos que la protección registral desarrolla, y los extiende a la marca internacional inscrita de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 a 76 de la Ley 32/88 , añadiendo que "en tanto no cese tal protección deberá desplegar todos sus efectos". Con ello se está resolviendo implícitamente que esa protección la tendrá háyase o no opuesto el titular de la marca inscrita; y ello es así porque la protección registral dada por dicha ley, que como se dijo era la aplicable en la fecha de las resoluciones, no sólo se extiende a los titulares de las marcas sino también a los consumidores y usuarios con el fin de que no se confundan sobre el origen de los productos que adquieren.

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia - sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

En el presente caso no se ha producido error o arbitrariedad, pues la sentencia recurrida ha dado prevalencia al elemento denominativo, en el que la semejanza llega casi a la identidad, con lo que la confusión es indudable, al ser el sonido el elemento que se percibe por los consumidores como más distintivo.

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional , procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,