STS, 7 de Junio de 2005

En el proceso contencioso-administrativo número 166/1998, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 13 de marzo de 2002, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que desestimamos el Recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Gonzalo contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de octubre de 1997 reseñada en el Fundamento de Derecho Primero de esta Sentencia, por ser conforme a Derecho, todo ello sin costas. ».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de D. Gonzalo recurso de casación, que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 4 de junio de 2002 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 12 de julio de 2002, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitir todo ello, tenerme por personado y parte en la representación que ostento, disponiendo se entiendan conmigo las sucesivas actuaciones; tener por evacuado en tiempo y forma el trámite de formalización del Recurso de Casación conferido mediante providencia de fecha 4 de Junio del 2.002, notificada a esta parte el día 10 del mismo mes y año, tener por interpuesto en tiempo y forma el Recurso de Casación preparado contra la Sentencia dictada en fecha 13 de Marzo de 2.002 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; admitir a trámite el recurso y, en definitiva, dictar sentencia por la que se dé lugar al mismo, casando la resolución recurrida y, en consecuencia, se acuerde la inscripción de la Marca nº 2.000.221 "PEPE MORENO", por ser todo ello de justicia que respetuosamente pido.».

La Sala, por providencia de fecha 10 de diciembre de 2003, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 19 de enero de 2004 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 26 de enero de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 16 de noviembre de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 22 de febrero de 2005, dictándose providencia con fecha 16 de febrero de 2005, por la que se suspende el señalamiento por reunirse el Pleno y señalándose nuevamente para el día 31 de mayo de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de marzo de 2002, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DON Gonzalo , contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de octubre de 1997, que acordó la denegación de la marca número 2.000.221 "PEPE MORENO" (gráfica), para productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional de marcas, al estimar el recurso ordinario formulado por la Sociedad PEPE (UK) LIMITED contra la precedente resolución de 20 de febrero de 1997.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La sentencia de la Sala de instancia fundamenta la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 2.000.221 "PEPE MORENO" (gráfica), que distingue productos de la clase 25, zapatos y zapatillas, con las marcas enfrentadas número 1.193.156 "PEPE BETTY", número 1.719.159 "PEPE 2 XL", número 1.704.782 "PEPE F 12" y número 1.290.744 "PEPE JEANS", de la clase 25, vestidos, calzados y sombrerería, en la apreciación de que existe riesgo de confusión derivado del grado de semejanza fonética, que no se debilita por el gráfico que distingue a la marca aspirante, y por gozar las marcas oponentes de notoriedad en los sectores textil y de los artículos deportivos, que genera, además, riesgo de asociación sobre el origen empresarial común de las marcas en conflicto, sin que pueda invocarse en este supuesto el derecho a la utilización del nombre propio para formar el signo distintivo de la marca solicitada, según se refiere, sustancialmente, en el fundamento jurídico cuarto, en los siguientes términos:

Entrando pues ,en el examen del problema que aquí se enjuicia, la Sala, valorando libre, conjunta y racionalmente la prueba que arriba hemos expuesto, está en el caso de afirmar que entre la marca cuyo registro se pretende, y la marcas prioritarias opuestas existe el riesgo de confusión, y ello, porque entendemos que hay entre ellas una semejanza fonética que hace posible la confusión de un consumidor medio, pues, aún siendo la solicitada mixta, el elemento gráfico, consistente en una letra " m " rayada, no ofrece a nuestro juicio, una fuerza identificativa al conjunto que permita distinguirlo así considerado sino que es una mera adición a la expresión "Pepe Moreno", que en sí misma es susceptible de ser confundida con cualquiera de las marcas de la oponente, que no se olvide, gozan en el mercado textil, y de artículos deportivos, entre ellos zapatos y zapatillas de deporte, de notoriedad y arraigo, de manera que es posible que el comprador de un producto de la marca recurrente confunda este con uno procedente de la oponente, precisamente porque varias de las marcas opuestas amparan como la peticionario zapatos y zapatillas deportivas, y, en todo caso, no cabe desde luego descartar, aún dejando de lado el riesgo de confusión, el de asociación, esto es, que el consumidor tipo de zapatos y zapatillas deportivas, a la vista de la marca cuya inscripción se deniega, en la que el elemento más destacado es la palabra "Pepe", pues el apellido Moreno y el gráfico que le acompaña desempeñan una función de acompañamiento de la principal, y siendo de sobra conocidos en el mercado los productos deportivos vendidos bajo las distintas marcas que incorporan el nombre "Pepe" entienda que existe algún tipo de relación entre la marca solicitada y las opuestas, es decir que las asocie, creyendo que de alguna manera el producto vendido bajo la marca "Pepe Moreno" tiene que ver con los opuestos o está amparado por la empresa que los produce, lo que en definitiva supondría un aprovechamiento indebido del prestigio que tienen en este sector del mercado los signos distintivos de la codemandada, aprovechamiento que para que se de, no es preciso que sea buscado deliberadamente por quien de él se beneficia, sino que basta con que concurran objetivamente las condiciones para que tenga lugar la asociación referida y por consecuencia, el aprovechamiento de la reputación de los productos y signos ajenos de que hablamos.

En cuanto al derecho a la utilización del nombre propio y de los apellidos para una marca determinada por el recurrente, hemos de dejar sentado que es cierto que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo proclive a la inscripción de la marca cuando la de la peticionaria se integra por el nombre y apellidos del solicitante y exista una hominimia parcial dentro de un conjunto que permita por sí mismo su diferenciación de la prioritaria, pero esta doctrina no es aplicable a este caso, pues se trata de casos en los que figura en la marca peticionaria el nombre y apellidos completos, y en este conjunto se produce una coincidencia parcial en un apellido pero el otro apellido y el nombre permiten mantener a la diferenciación, siendo así que, en el presente caso, el peticionario no emplea su nombre y apellidos completos, Gonzalo ., sino la expresión "Pepe Moreno", lo que es distinto, pues las marcas opuestas, además de contar con una larga tradición y prestigio en el mercado para productos iguales bajo la expresión "Pepe", precisamente por el empleo de este nombre, significante de José y muy común en España han adquirido el derecho a usarlo con prioridad a otras marcas con igual nombre que carezca de otros elementos suficientemente distintivos, que no concurren en el presente caso como ya hemos dicho, siempre y cuando se trate de productos de la misma clase, pues aunque nadie puede apropiarse de una expresión genérica de un nombre común, es lo cierto que tratándose de marcas que utilizan y tienen inscrito ese nombre común o denominación genérica, su uso como marca por otros si se trata de productos iguales, está condicionado a que existan elementos suficientes para poder distinguirlos, y lo cierto es que ni el apellido "Moreno" ni la letra "m" que precede a la expresión sirven para que objetivamente la marca que pretende inscribirse pueda diferenciarse de las que se le oponen, criterio el expuesto que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo viene manteniendo en una larga serie de Sentencias en las que la codemandada ha opuesto sus marcas, por lo que procede la íntegra desestimación del Recurso.

.

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación se articula en un único motivo, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate.

En la formulación del motivo de casación, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia que los interpreta, se censura que la sentencia de la Sala de instancia incurre en error al no apreciar la compatibilidad entre la marca aspirante número 2.000.221 "PEPE MORENO" (gráfica) y las marcas oponentes número 1.193.156 "PEPE BETTY", número 1.719.159 "PEPE 2 XL", número 1.704.782 "PEPE F 12" y número 1.290.744 "PEPE JEANS", que se deriva de que, aún siendo semejantes los signos distintivos, el gráfico que caracteriza a la marca aspirante permite distinguirlas, e impide cualquier riesgo de error en su identificación, si se parte de un examen de conjunto, sin desagregar los distintos elementos de las marcas enfrentadas, según se deduce de los criterios jurisprudenciales emanados de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Sobre el motivo de casación.

Procede estimar que la sentencia recurrida incurre en la infracción legal y de la jurisprudencia denunciada como único motivo de casación, al apreciarse que la Sala de instancia ha realizado una aplicación del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior, que se revela contraria a los precedentes jurisprudenciales uniformes de esta Sala, al no realizar el juicio de confundibilidad de las marcas en conflicto de manera global y unitaria, tomando en consideración el grado de atención del consumidor medio que adquiere esta categoría de productos vinculados al sector del calzado deportivo, y las condiciones en que éstos se comercializan.

En efecto, según jurisprudencia reiterada de esta Sala, que se refiere en las sentencias de 21 de junio de 2004 (RC 985/2001) y de 19 de noviembre de 2004 (RC 6407/2001), la comparación entre los signos en litigio ha de hacerse de manera global y unitaria, sin descomposiciones artificiosas de sus términos fonéticos o gráficos, buscando el efecto global que cada marca ocasiona en el consumidor medio, pues es esa impresión global la que le podrá inducir al error o confusión entre marcas que trata de impedir la regulación legal sobre la materia, en defensa tanto de los propios consumidores como de los legítimos derechos de los titulares de las marcas y de su inversión en las mismas. Sin duda, dentro de esa impresión global se puede destacar, en su caso, la especial relevancia del elemento denominativo o fonético, así como el especial peso o relevancia de algún elemento de los que integren el conjunto denominativo, gráfico o mixto de los signos enfrentados. Ahora bien, esto último no puede llevarse al extremo de eliminar de la comparación todos los restantes elementos y efectuar la comparación sólo con el que se considere predominante, pues con ello se priva indefectiblemente a la comparación del efecto o impresión unitaria y global de las marcas (Sentencias de 9 de octubre de 2.003 RC 3.887/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 RC 2.618/1.999-).

En este error jurídico ha incurrido la Sala de instancia, al apreciar una semejanza rayana en la identidad por la común utilización del término "Pepe", que soporta la declaración de incompatibilidad de las marcas confrontadas, al que considera preponderante y significativo, con olvido de que se trata de un nombre propio común, no susceptible de apropiación en exclusiva por nadie; por lo que de por sí si va unido a otro término en las marcas como la solicitada, al que se añade un grafismo, requiere que estos elementos sean tenidos en cuenta en el conjunto, para ver si reúnen la expresividad suficiente que le permita contener el eficaz poder identificador, de forma que sean los que dotan de sustantividad propia a la marca solicitada.

Y nos parece evidente que así ocurre y así hemos venido estableciéndolo en otros supuestos, de forma que hemos entendido que no es aplicable la prohibición del artículo 12.1.a), cuando a aquel término, que en nuestro idioma constituye un nombre propio común, se le añade otro característico, cual puede ser el propio apellido del solicitante, que actúe con fuerza diferenciativa suficiente, de modo que no se induzca a error en el mercado ni se genere dilución o debilitamiento del prestigio de las marcas prioritarias.

Por ello, en cuanto la sentencia de instancia, descompone el conjunto de la solicitada y luego procede a comparar tan sólo uno de ellos con la prioritaria, altera de forma decisiva el juicio a realizar sobre la confundibilidad de las marcas enfrentadas, con lo que excede la posibilidad de otorgar una mayor preponderancia al elemento más característico en una de las marcas enfrentadas, sin que acierte a valorar las circunstancias determinantes de la posible semejanza o similitud.

Conforme es doctrina de esta Sala advertida en la sentencia de 22 de abril de 2004 (RC 3797/2000), sin perjuicio del casuismo que preside esta materia al tratar, por lo general, sobre supuestos no exactamente equivalentes por la variabilidad de signos, productos y ámbitos de comercialización (Sentencia de 12 de abril de 2.002 [RC 553/1996]), este órgano jurisdiccional supremo, en la interpretación del Derecho de Marcas, ha dictado sentencias en relación con las denominaciones que incluyen el signo PEPE, en las que hemos señalado, cuando el planteamiento procesal del asunto nos ha permitido entrar en el juicio de similitud y confundibilidad entre los signos enfrentados, que no considera esta Sala que haya semejanza bastante para inducir a confusión, incluso entre productos idénticos, cuando el término "Pepe", apelativo personal común en España, está acompañado de otro vocablo que le otorga suficiente capacidad diferenciadora respecto del citado término en solitario. (...) Todo ello sin perjuicio de que puedan darse también supuestos en los que se constaten conductas de competencia desleal en cuanto al uso de marcas, incluso estando legítimamente registradas, por la forma de presentar las marcas en cuestión o de destacar sus diversos elementos de forma que pueda inducirse a la confusión del consumidor (Sentencias de 23 y 29 de septiembre de 2.003, de la Sala Primera de este Tribunal [RC 4169/1997 y RC 3908/1997]).

Esta conclusión jurídica no desborda los límites de enjuiciamiento que caracterizan al recurso de casación por su naturaleza extraordinaria, ya que la interdicción de alterar la valoración de los elementos de hecho que están en la base de aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, realizada por la Sala de Instancia para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no impide que esta Sala del Tribunal Supremo pueda revisar las apreciaciones del Tribunal sentenciador cuando incurran en arbitrariedad o en error manifiesto, apartándose de los criterios jurídicos sobre el alcance y significado del juicio del riesgo de confundibilidad elaborados por esta Sala, en su función de intérprete supremo del ordenamiento jurídico de marcas.

Consecuentemente, en aplicación de esta doctrina, procede declarar haber lugar al recurso de casación y casar la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de marzo de 2002 por vulnerar el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas; y, asumiendo esta Sala del Tribunal Supremo funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, cabe conocer del enjuiciamiento de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnada de 17 de octubre de 1997, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 d) de la Ley matriz de esta jurisdicción contencioso-administrativa.

Sobre los motivos de nulidad de la resolución impugnada.

La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de octubre de 1997 deniega la inscripción registral de la marca número 2.000.221 "PEPE MORENO" (gráfica), que ampara productos de la clase 25, observando que concurre el presupuesto aplicativo de la prohibición de registro previsto en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por existir entre los distintivos enfrentados de la marca aspirante "PEPE MORENO" (gráfica) y las marcas oponentes "PEPE BETTY", "PEPE 2 XL", "PEPE F 12" y "PEPE JEANS" una evidente similitud denominativa rayando en la identidad, ya que todas ellas coinciden en el elemento realmente característico que es el vocablo "PEPE", sin que el segundo término que acompaña a la nueva solicitud "MORENO" sea capaz de desvirtuar esta semejanza, ya que posee un carácter secundario, y agrava aún más el riesgo de confusión al tener la entidad PEPE UK LIMITED registradas infinidad de marcas compuestas, siendo la denominación "PEPE" el elemento sustancial y característico de las mismas, máxime cuando la marca aspirante "PEPE MORENO" (gráfica), no se corresponde con el nombre y apellido del solicitante.

Procede declarar la nulidad de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de octubre de 1997, porque el órgano registral ha realizado, conforme a lo expuesto en el precedente fundamento jurídico, una aplicación irrazonable del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Debe significarse que la interpretación aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, ha de efectuarse desde el análisis hermeneútico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Debe recordarse a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 RC 553/1996), determinando los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas y los límites impuestos a esta Sala para alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia por la naturaleza extraordinaria de recurso de casación:

"

1. Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

2. que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

3. que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas".

La caracterización de la marca "PEPE MORENO" (gráfica), para distinguir zapatos y zapatillas, comprendida en la clase 25 del Nomenclátor internacional de Marcas, en un examen de conjunto sintáctico, permite diferenciar la marca aspirante de las otras marcas registradas oponentes "PEPE BETTY", "PEPE 2 XL", "PEPE F 12" y "PEPE JEANS", en que aparece el vocablo PEPE vinculado a otros términos o letras o compuestos identificadores, por lo que debe decretarse que la resolución administrativa ha vulnerado el criterio jurídico acuñado en materia registral de prevalencia del elemento denominativo, que en este supuesto, desde una evaluación de conjunto de las marcas resulta el predominante, al deber considerar que las marcas confrontadas se distinguen por el público consumidor medio y especializado, con capacidad de discernir los productos que se le ofrecen en el sector del calzado.

Procede, consecuentemente, estimar el recurso contencioso-administrativo y declarar la nulidad de la resolución impugnada, sin efectuar expresa imposición de las costas causadas.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por Don Gonzalo contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de marzo de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 166/1998, que casamos y anulamos.

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de octubre de 1997, que se anula por no ser conforme a Derecho, reconociendo el derecho de Don Gonzalo al registro de la marca número 2.000.221 "PEPE MORENO" (gráfica), para amparar productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.