STS, 13 de Junio de 2005

En el proceso contencioso-administrativo número 1808/1999, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 14 de octubre de 2002, y cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: DESESTIMAMOS el recurso interpuesto por la Procuradora Doña Soledad San Mateo García en nombre y representación de ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR "NUEVO FUTURO", contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de junio de 1999, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la anterior resolución de la misma Oficina de 5 de noviembre de 1998, que acordó la concesión del rótulo de establecimiento 258.881-1 "BAR RASTRILLO"; y sin condena en costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR "NUEVO FUTURO" recurso de casación, que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 19 de noviembre de 2002 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 31 de diciembre de 2002, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que admitiendo este escrito con sus copias, se sirva tenerme por comparecido y parte en representación de la ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR "NUEVO FUTURO", y por interpuesto en tiempo y forma Recurso de Casación, en su día preparado, contra la sentencia nº 1092, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Octava, de fecha 14 de Octubre de 2002, lo admita, y previos los trámites legales y oportunos, dicte esa Excma. Sala sentencia casando y anulando la sentencia recurrida y pronuncie otra más ajustada a derecho que declare la debida denegación del Rótulo de Establecimiento nº 258.881 "BAR RASTRILLO", y todo ello para su cumplimiento por la Oficina Española de Patentes y Marcas.».

La Sala, por providencia de fecha 23 de abril de 2004, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 2 de julio de 2004 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 8 de julio de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 9 de marzo de 2005, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 8 de junio de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de octubre de 2002, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR "NUEVO FUTURO" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de junio de 1999, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 5 de noviembre de 1998, que concedió el rótulo de establecimiento número 258.881 con el distintivo "BAR RASTRILLO".

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid impugnada declara la conformidad a derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de noviembre de 1998 y de 17 de junio de 1999, en aplicación de los artículos 86 y 12.1 b) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que impiden el registro como rótulo de establecimiento de signo que no se distinga suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal, al estimar en una visión de conjunto de los signos enfrentados, que la genericidad de los vocablos "rastro" y su diminutivo "rastrillo", que evocan el significado de mercado callejero de objetos, sólo impediría la inscripción de un rótulo de establecimiento de idéntica o semejante denominación, cuando los campos aplicativos fueran plenamente coincidentes, lo que no ocurre en el presente supuesto en que los distintivos de las marcas y los rótulos de establecimiento prioritarios amparan servicios de una entidad dedicada a la venta-subasta de objetos, que resulta dispar respecto a las actividades de bar, restaurante y cafetería, que ampara el rótulo de establecimiento concedido, según se refiere, sustancialmente, en el fundamento jurídico tercero, en los siguientes términos:

Examinados los concretos datos obrantes, es del parecer de la Sala que la resolución impugnada es conforme a derecho.

Ya de por sí el vocablo "rastro", como su diminutivo "rastrillo", con el significado de mercado callejero de objetos cuando no van acompañados de otros términos que le otorguen eficacia individualizadora, son vocablos que tienen un carácter genérico.

Por tanto el recurrente, en todo caso sólo podría impedir la inscripción del termino rastrillo cuando los campos aplicativos de los productos que se ofrecen coincidieran plenamente.

En este caso no es así, puesto que los distintivos de la demandante amparan los "servicios de una entidad dedicada a la venta-subasta de objetos". En cambio, el rótulo cuya inscripción se impugna, distingue "actividades propias de establecimiento dedicadas a bar, restaurante y cafetería".

Los ámbitos aplicativos, por tanto, son dispares, no siendo relevante, que la demandante, como mero complemento a su actividad de venta-subasta, ofrezca en el interior de sus locales servicios de hostelería.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación, que se articula en un único motivo, formulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico por vulneración del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aplicable por remisión del artículo 85 de la referida ley marcaria, y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, censura que la Sala de instancia no aprecia adecuadamente el riesgo de confundibilidad que ofrece el rótulo de establecimiento concedido, por coincidir su denominación con las marcas y rótulos de establecimientos prioritarios de su titularidad registral.

Se aduce además, en defensa de esta queja casacional, que la sentencia de instancia ha incurrido en error jurídico al calificar al término "rastrillo" de genérico, cuando no concurren los requisitos que establece la Ley de Marcas, que sería aplicable, en su caso, a los términos "mercado" o "mercadillo", y se advierte que esta conclusión debería haber motivado que la Oficina Española de Patentes y Marcas no hubiera concedido las marcas y los rótulos de establecimiento prioritarios.

Se critica que la Sala de instancia fundamenta la ratio decidendi de la sentencia en la consideración de que los campos aplicativos de las marcas y los rótulos de establecimientos enfrentados son dispares. cuando coinciden plenamente, al generar en los consumidores riesgo de confusión al poder pensar que la Asociación recurrente ha ampliado sus actividades, que produce aprovechamiento indebido de la fama y notoriedad logradas por las marcas y los rótulos de establecimientos prioritarios.

Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

Procede rechazar la prosperabilidad del motivo de casación fundado en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico marcario y de la jurisprudencia aplicable, al deber apreciar que la Sala de instancia realiza una aplicación razonable a las circunstancias del caso concurrentes del juicio de riesgo de confundibilidad formulado al amparo del artículo 86 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que prohibe que pueda registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca o de un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal, en relación con el artículo 12.1 a) y c) de la referida ley marcaria, al declarar la inexistencia de riesgo de confusión tras valorar globalmente los elementos distintivos del rótulo de establecimiento concedido y las distintias actividades que distinguen.

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, aplicable matizadamente a los rótulos comerciales, exige, como se refiere en la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2003 (RC 6282/1998), para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de las identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e, incluso, interpretan la legislación anterior que ha sufrido modificación en la actualmente aplicable al caso.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.

La aplicación del artículo 12.1 a) y c) de la Ley de Marcas a los rótulos de establecimiento se modula porque conforme refiere la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en las sentencias de 14 de julio de 1990, 11 de octubre de 1994 y 12 de febrero de 2003 (las dos primeras referidas al artículo 212 del Estatuto de Propiedad Industrial, y la última dictada en el recurso de casación número 9788/1997, en aplicación de los artículos 85 y 86 de la Ley de Marcas) no se está previendo como presupuesto para la denegación de un rótulo de establecimiento una simple semejanza, como ocurre en el caso de las marcas, sino que la semejanza ha de ser calificada y de un grado superior a la que pudiera exigirse para denegar una marca, pues cabe aplicar un criterio más permisivo en cuanto a aquéllos y que "la compatibilidad (de un rótulo) con el distintivo de una marca ha de contemplarse con criterios más flexibles en cuanto a la existencia de una distinción suficiente, dada la específica naturaleza de los rótulos que distinguen exclusivamente locales comerciales en un ámbito exclusivamente municipal y no protegen productos ni servicios" o dicho con tras palabras, el rótulo da a conocer al público una actividad, en tanto que la marca expresa la cualidad de un determinado producto o servicio, según se advierte en la sentencia de 16 de diciembre de 2003 (RC 742/1999).

Coincidentemente con la conclusión jurídica de la Sala de instancia procede declarar que el rótulo de establecimiento aspirante número 258.881 "BAR RASTRILLO", que distingue un establecimiento de hostelería radicado en la ciudad de Valencia, es compatible con las marcas registradas número 611.373 "EL RASTRILLO", número 1.662.958 "EL RASTRILLO" (gráfico), para productos de las clases 35, servicios de una Entidad dedicada a la venta-subasta de objetos, y con los rótulos de establecimiento números 100.246 y 206.870 de igual denominación, al ser diferentes los ámbitos aplicativos que distinguen las marcas y rótulos de establecimiento confrontados que se identifican a distintas actividades comerciales -venta/subasta de productos con carácter benéfico y servicios de bar, restaurante y cafetería-, que no inducen a confusión en el mercado.

No es óbice, por tanto, para la inscripción del rótulo de establecimiento "BAR RASTRILLO" la utilización del término común "rastrillo", porque en este supuesto, siguiendo la jurisprudencia de esta Sala expresada en las sentencias de 29 de diciembre de 2003 (RC 3587/1999) y de 27 de septiembre de 2004 (RC 3178/2001) la adición a dicho término, del vocablo que caracteriza la actividad, tiene, en abstracto, fuerza diferenciadora suficiente para poder integrarse en el signo distintivo del rótulo de establecimiento, de conformidad con los artículos 1 y 11.1 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

En relación con la alegación de genericidad del término "rastrillo" debe significarse que, a diferencia de lo que acontece con el término "bar", utilizado para formar el denominativo del rótulo de establecimiento concedido, que constituye signo descriptivo que designa de forma directa la actividad, que la jurisprudencia identifica como un supuesto de "genericidad impropia", al referirse a términos comunes que no son susceptibles de apropiación en exclusiva por nadie, en cuanto pertenecen al dominio público; este vocablo presenta rasgos diferenciadores no unívocos, al evocar acumulativamente, entre otros significados, la ubicación de mercados callejeros, así como instrumentos tradicionales empleados en las labores agrícolas, lo que impide, en este supuesto, la aplicación de la prohibición absoluta establecida en el artículo 11.1 c) de la Ley de Marcas, ya que el examen global del conjunto denominativo del rótulo permite apreciar que conserva su carácter distintivo y logra que sea válido el reconocimiento de su idoneidad registral, al garantizarse el principio informador de transparencia, que incide en el interés general del buen funcionamiento del mercado.

Debe, en todo caso, consignarse que la interpretación jurídica que realiza la parte recurrente sobre el significado y la función del principio de especialidad, no es congruente con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, porque no constituye un criterio indirecto en el examen comparativo de los signos enfrentados, según se refiere en la sentencia de esta Sala de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001).

Y debe referirse, que en este supuesto, el grado de similitud denominativa apreciable en una visión de conjunto de los signos confrontados se compensa por la disparidad existente entre los servicios ofrecidos al amparo del rótulo de establecimiento registrado y las marcas prioritarias y los rótulos de establecimientos prioritarios obstaculizadores, criterio que constituye un test elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (sentencia de 22 de junio de 1999), para examinar el riesgo de confusión que pueda generar la convivencia entre marcas.

Procede, consecuentemente, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR "NUEVO FUTURO" contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de octubre de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1808/1999.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR "NUEVO FUTURO" contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de octubre de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1808/1999.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.