STS, 22 de Diciembre de 2004

En el proceso contencioso-administrativo número 68/1999, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 29 de enero de 2002, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo núm. 68/1999, interpuesto por el Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut (luego sustituido por la Procuradora D.ª Almudena González García), en nombre y representación de PHILIPS MORRIS PRODUCTS INC., contra la resolución de la OEPM, de 18 de septiembre de 1998, que desestimó el recurso ordinario planteado contra la resolución anterior, de la misma Oficina, de fecha 20 de enero de 1998, que había concedido la marca 2.050.912 (gráfica), para productos de la clase 9, sin hacer expresa imposición de las costas causadas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Compañía PHILIPS MORRIS PRODUCTS INC. recurso de casación, que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 21 de febrero de 2002 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 9 de abril de 2002, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que teniendo por presentado en tiempo y forma escrito de interposición de recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúa éste en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia estimando los motivos formulados del recurso y casando la sentencia recurrida, para resolver de conformidad con la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió la inscripción del registro Nº 2.050.912 (gráfica).».

La Sala, por providencia de fecha 10 de diciembre de 2003, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 11 de febrero de 2004 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil ESTUDIOS DE FORMACIÓN Y APOYO EMPRESARIAL, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron, con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 18 de febrero de 2004, expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

2. - El Procurador D. Juan Luis Navas García, en representación de a Entidad Mercantil ESTUDIOS DE FORMACIÓN Y APOYO EMPRESARIAL, S.A., en escrito presentado el día 24 de febrero de 2004 expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que habiendo por presentado este escrito con sus copias, tenga por formulado en tiempo y forma ESCRITO DE OPOSICIÓN al Recurso de Casación interpuesto de contrario, incorporándose a dicha oposición las causas de inadmisibilidad del Recurso que en el mismo se describen, y en mérito a las consideraciones que se contienen en la presente oposición, dicte Sentencia en su día por la que se inadmita el Recurso presentado y, subsidiariamente, se desestime el Recurso de Casación interpuesto, confirmando la Sentencia recurrida con expresa imposición de las costas causadas a la parte recurrente.».

Por providencia de fecha 5 de octubre de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 14 de diciembre de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de enero de 2002, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de septiembre de 1998, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución precedente de 20 de enero de 1998, que acordó la concesión de la marca 2.050.912 (GRÁFICA) para productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

La sentencia de la Sala de instancia fundamenta la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 2.050.912 (GRÁFICA) para productos de la clase 9 con las marcas GRÁFICAS oponentes número 1.007.489 y número 1.956,202, para amparar productos de la clase 9, al estimar de forma sucinta que existen suficientes disparidades gráficas para evitar cualquier riesgo de confusión, en aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en la motivación que se advierte en los fundamentos jurídicos segundo y tercero, en los siguientes términos:

La Ley 32/88, de Marcas, en su art. 12.1.a) prohibe el registro de marcas que "por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".

A tenor de una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo son criterios esenciales de aplicación al supuesto de autos:

a) Para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones es que la semejanza fonética y gráfica se manifieste por la simple pronunciación, acentuación o imagen de los vocablos en pugna, tras un análisis meramente sintético, es decir, sin más que una sencilla visión, lectura o audición de conjunto que no se detenga en descomponer o aquilatar científicamente y hasta sus últimas consecuencias los elementos confrontados ni que descienda a discusiones léxico- gramaticales, puesto que para la convivencia de las marcas lo fundamental es que los signos que se presentan en el mercado no induzcan en algún aspecto a error o confusión al consumidor.

b) Si bien son numerosos los criterios a los que se pueden acudir para confrontar varias marcas, ocupa lugar preferente el que propugna una atención de conjunto, es decir, partiendo del análisis de la totalidad de los elementos integrantes de las denominaciones confrontadas sin desintegrar su unidad fonética o gráfica, e incluso, mixta o compleja, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (SS. Tribunal Supremo de 3 de julio de 1965, 8 y 16 de julio de 1988...). c) Al lado de tales factores, el Tribunal Supremo, en reiterada jurisprudencia, configura otros criterios complementarios, no utilizables directamente, para ponderar el grado de semejanza entre las marcas. Entre tales criterios figura el elemento conceptual o semántico, que no constituye motivo legal determinante, pero que acentúa o disminuye el parecido inicial; también existe un segundo factor complementario, es el relativo a la naturaleza real de los objetos o servicios que sirven para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado (SS. Tribunal Supremo de 8 de julio y 26 de diciembre de 1988). Todos lo expuesto debe computarse en el análisis comparativo, sin olvidar la referencia al principio constitucional de libertad de empresa, en el marco de la economía de mercado, como principio orientador de la protección que, a la inventiva e innovación industrial, dispensa el Registro, tanto para eliminar obstáculos que se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como para establecer un claro limite a tal iniciativa a fin de garantizar la protección del consumidor, evitándole riesgos de error o confusión entre los productos amparados con las marcas y evitándose que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca se pueda acceder al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria (SS. Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1986, 23 de julio y 26 de diciembre de 1988, entre otras).

e) Estos criterios, finalmente, se recuerdan hoy en los arts. 11 y 12 de la vigente Ley de Marcas, así como son los contemplados por el art. 52 de la Directiva Comunitaria de 21 de noviembre de 1988 (D.O.C.E.E. L-40 de 11 de febrero de 1989) tendentes a evitar la posible inducción al error o confusión. Debido a ello, la Sala 3ª del Tribunal Supremo, en su sentencia de 11 de febrero de 1994, dijo que «al hacer la comparación entre los distintivos de las marcas enfrentadas, ya sean solamente gráficas o mixtas o simplemente denominativas, se ha de tener en cuenta la apreciación de sus caracteres más relevantes, deteniéndose en aquellos que por su mayor fuerza expresiva causen un mayor impacto atrayente de una mayor atención inmediata y de una mayor recordación en los destinatarios que lo reciben a través de sus sentidos corporales; los cuales no han de hacer un esfuerzo mental, más propio de estudiosos en la materia, sino el que más bien hace una persona con un nivel cultural general y normal.»

Comparando las marcas enfrentadas en este proceso, se puede apreciar, que como dijo la OEPM, tiene disparidades suficientes para evitar cualquier confusión, como es que la forma no coincide al tener la hendidura el gráfico de la impugnada en la parte superior, mientras que en los de las otras marcas, en la parte inferior.

Junto a lo anterior, no se debe ocultar que, además, el gráfico de la nueva marca, ya es conocido en el mercado al tenerla la misma empresa solicitante para otras tres marcas.

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El recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil PHILIP MORRIS PRODUCTS INC, se articula en cinco motivos:

El primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, se fundamenta en la alegación de que la Sala de instancia incurre en incongruencia omisiva en vulneración del artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, porque no efectúa referencia alguna al argumento expuesto en el escrito de demanda formulado en la instancia, acerca del carácter notorio del diseño gráfico que configura las marcas oponentes, que se utiliza como distintivo de presentación de los paquetes de cigarrillos de la marca "Marlboro".

El segundo motivo de casación, que se sustenta al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, censura que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva, al no efectuar ningún pronunciamiento acerca de la percepción por el público de la marca aspirante de marca derivada de las marcas de titularidad de la Entidad Mercantil recurrente que a tenor del artículo 9 de la Ley de Marcas impediría el acceso al registro.

El tercer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de la jurisprudencia, denuncia que la Sala de instancia ha ignorado la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictada en interpretación de la Directiva de armonización de 21 de diciembre de 1998, que establece los criterios de comparación entre marcas.

En el cuarto motivo de casación, que se articula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de la jurisprudencia aplicable, se expone como núcleo argumental de la queja casacional que la sentencia ha infringido el artículo 13 c) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia y doctrina que lo desarrolla, al no tomar en consideración las consecuencias jurídicas que se derivan de la notoriedad y el alto renombre de las marcas obstaculizadoras.

En la exposición del quinto motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de la jurisprudencia, se aduce que la sentencia de la Sala de instancia ha desconocido la doctrina jurisprudencial relativa al valor que cabe otorgar a los elementos relevantes de las marcas en el análisis comparativo, al no apreciar, en este supuesto, la circunstancia de que los signos enfrentados son virtualmente idénticos y amparan productos idénticos.

Procede rechazar la pretensión de inadmisibilidad del recurso de casación, que se sustenta por la defensa letrada de la Entidad Mercantil ESTUDIOS DE FORMACIÓN Y APOYO EMPRESARIAL, S.A. en que por esta Sala del Tribunal Supremo en Auto de 14 de febrero de 2000 (RC 8393/1998) y por Sentencia de 29 de diciembre de 2003 (RC 4353/1999), se han desestimado dos recursos de casación sustancialmente iguales invocando la aplicación del artículo 93.2 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

La valoración que realiza esta Sala sobre la identidad entre el objeto de los recursos de casación confrontados y la fundamentación jurídica que justifica la formulación de las pretensiones casacionales, permite deducir que no existe coincidencia estricta entre los motivos de casación articulados en los recursos de casación (el recurso de casación 4353/1999 se funda en dos motivos de casación: por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y por infracción del artículo 13 c) de la Ley de Marcas; y el recurso 8393/1998 se resuelve decretando su inadmisión por carecer de fundamento), lo que impide apreciar la concurrencia de la causa de inadmisibilidad tipificada en el referido precepto procesal que procede acodar cuando "se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales", al no concurrir los presupuestos exigidos por la Ley procesal para su aplicación.

El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución comporta, según reitera el Tribunal Constitucional en la sentencia 30/2004, de 4 de marzo, como contenido esencial primario el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial una resolución razonada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, imponiendo al juez, para garantizar la concretización expansiva de este derecho fundamental, una interpretación razonable y no arbitraria de los presupuestos y cláusulas procesales que no suponga una aplicación rigorista, excesivamente formal, o desproporcionada en relación con los fines que preserva el proceso, de modo que la declaración de inadmisión sólo puede fundarse en la concurrencia de un óbice fundado en un precepto expreso de la ley que a su vez sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental, adoptada en la observancia de estos fundamentos hermenéuticos constitucionales.

El derecho a un proceso equitativo, que garantiza el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España por Instrumento de 29 de septiembre de 1979, que constituye para los órganos judiciales una fuente interpretativa prevalente del derecho a la tutela judicial efectiva de conformidad con el artículo 10.2 de la Constitución, exige que los órganos judiciales contencioso-administrativos al examinar las causas de inadmisión, respeten el principio de proporcionalidad entre las limitaciones impuestas al derecho de acceso a un tribunal para que examine el fondo del recurso y las consecuencias de su aplicación. (Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de noviembre de 2004. Caso Saez Maeso contra España).

Procede estimar el primer y segundo motivos de casación articulados por la defensa letrada de PHILIP MORRIS PRODUCTS INC al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, al advertirse que la Sala de instancia incurre en incongruencia omisiva vulnerando los artículos 33.1 y 67 de la Ley jurisdiccional, al no decidir todas las cuestiones objeto de debate planteadas por la entidad actora en instancia.

La sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid impugnada, prescinde de toda consideración jurídica acerca de dos alegaciones de carácter jurídico-material que se revelan sustanciales, expresadas con autonomía respecto de otros argumentos expuestos para fundamentar la pretensión de nulidad de las resoluciones impugnadas, que se refieren a los efectos jurídicos que se derivan de la notoriedad de los signos obstaculizadores que se asocian al nombre Marlboro, que se funda al amparo del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que, según se alega, le dota de una protección registral reforzada, y sobre la aplicación en este supuesto de la prohibición registral concerniente a las marcas derivadas, que establece el artículo 9 de la citada Ley marcaria, que refiere la imposibilidad de acceso al registro de aquel signo que incluya como elemento principal otro que ya fue objeto de registro.

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 37/2001, de 12 de febrero, la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (R.C. 7083/1997) el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.

La congruencia de las sentencias no requiere una exhaustiva argumentación que discurra paralela con las alegaciones de las partes, bastando con un razonamiento suficiente que dé cumplida respuesta a las pretensiones de los sujetos de la relación procesal. Y que, tal y como afirma la doctrina constitucional, tratándose, no de las pretensiones, sino de las alegaciones aducidas por las partes para fundamentarlas, no es necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global y genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales.

Consecuentemente, en aplicación de esta doctrina, procede declarar haber lugar al recurso de casación y casar la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de enero de 2002 por vulnerar el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable por razones de temporalidad, y, asumiendo esta Sala del Tribunal Supremo funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, cabe conocer del enjuiciamiento de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas de 20 de enero de 1998 y de 18 de septiembre de 1998, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 c) y d) de la Ley matriz de esta jurisdicción contencioso-administrativa.

La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de septiembre de 1998, que confirma la concesión de la inscripción registral de la marca GRÁFICA número 2.050.912, clase 9, observa que no concurre el presupuesto aplicativo de la prohibición de registro previsto en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por existir entre los distintivos enfrentados de la marca aspirante y las marcas oponentes números 1.007.489 y 1.956.202 suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado a pesar de la relación existente entre sus respectivas áreas comerciales, atendiendo además, al hecho de que la Entidad Mercantil solicitante posee las marcas 1.909.974, 1.909.875 y 1.909.876, en las clases 41 y 42 con idéntico gráfico al ahora reivindicado.

Procede declarar la conformidad a derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de enero de 1998 y de 18 de septiembre de 1998, al apreciarse que no han incurrido en vulneración del ordenamiento marcario, ya que han realizado una aplicación razonable, congruente con las circunstancias concurrentes en este supuesto, del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que expresa que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La comparación de los elementos gráficos que caracterizan la marca aspirante GRÁFICA número 2.050.912 y las marcas obstaculizadoras números 1.007.489 y 1.959.202 revela la utilización de un elemento distintivo gráfico diferenciado que evita riesgo de confusión en el mercado y riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial común de los productos ofrecidos por las marcas confrontadas.

El grado de distintividad gráfica apreciable en una visión de conjunto de las marcas confrontadas compensa el grado de coincidencia de los productos ofrecidos por dichas marcas, que constituye un test elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 22 de junio de 1999), para examinar el riesgo de confusión que puede provocar la convivencia entre marcas, de modo que cabe apreciar que las resoluciones administrativas impugnadas no desconocen esta directiva jurisprudencial, que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en la sentencia de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001).

Debe significarse que como es doctrina de esta Sala expresada en las sentencias de 29 de junio de 2004 (RC 653/2001) y de 5 de julio de 2004 (RC 1368/2001), la interpretación aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Y debe recordarse a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996), determinando los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas y los límites impuestos a esta Sala para alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia por la naturaleza extraordinaria de recurso de casación:

"

1. Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

2. que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

3. que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

4. en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos".

Procede rechazar el motivo de impugnación que se sustenta en la alegación de que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha vulnerado el artículo 9.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que se registrarán con el nombre de «marcas derivadas» las que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios.

Según se refiere en la fundamentación jurídica de esta Sala del Tribunal Supremo en la sentencia de 29 de diciembre de 2003 (RC 4353/1999), no estamos en presencia de un supuesto de marca derivada del artículo 9.1 citado. Estamos ante la confrontación de marcas opuestas de distintos titulares; por ello la alegación de ese precepto era algo totalmente ajeno al fondo del litigio. No se discute una derivación de marca, sino, como acertadamente dice la parte recurrida, la similitud o no de una marca con otra propiedad de una tercera persona; esto es, no se discute un supuesto del artículo 9.1, sino del artículo 12.1 de la Ley de Marcas.

El riesgo de asociación a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme es doctrina de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, sino que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia.

Procede rechazar que las resoluciones impugnadas hayan infringido la prohibición establecida en el artículo 13 en su apartado c) de la Ley de Marcas, tendente a evitar el registro de marcas que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrales, ya que debe señalarse que, conforme es doctrina de esta Sala, el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede disociarse el juicio sobre el aprovechamiento de la reputación de las marcas obstaculizadoras del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que habiéndose declarado que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, ni que la confrontación de dichas marcas induzca a provocar riesgo de evocación, aquel precepto deviene inaplicable.

En la inteligencia del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, gozan de un alto prestigio o buena fama, condiciones que no han quedado probadas en sede del recurso contencioso- administrativo.

Una marca es notoria, según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998), cuando el general conocimiento que de ella existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, mientras que en el caso de la marca renombrada ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma.

En definitiva, esa apreciación ha de hacerse desde la posición de un consumidor medio, entendiendo por tal, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, "persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles".

Procede, consecuentemente, atendiendo a estos parámetros jurisprudenciales, desestimar el recurso contencioso-administrativo y declarar la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas, sin efectuar expresa imposición de las costas causadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de enero de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 68/1999, que casamos y anulamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de enero de 1998 y de 18 de septiembre de 1998 por ser conformes a Derecho.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.