STS, 8 de Abril de 2009
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2009:1814 |
| Número de Recurso | 5040/2007 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 8 de Abril de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a ocho de abril de dos mil nueve
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 5040/2007, interpuesto por la entidad "SANOFI-SYNTHELABO", representada por el Procurador de los Tribunales Don Felipe Juanas Blanco, contra la sentencia dictada el 29 de junio de 2007 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 765/2004, sobre marcas. Se ha personado como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
Mediante resolución de 27 de febrero de 2004 la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió el registro instado por "Equfarma Laboratorio Internacional, S.L.". de la marca denominativa nº 2.530.762 «Carveq» para distinguir productos dentro de la clase 5 del Nomenclátor (medicamentos). Dicha resolución fue recurrida en alzada por la entidad "Sanofi-Synthelabo" y el recurso fue desestimado por resolución de 6 de mayo de 2004.
Contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de mayo y 27 de febrero de 2004 la representación procesal de "Sanofi-Synthelabo" interpuso el recurso contencioso administrativo número 765/2004 ante la Sección Octava de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que se personó como parte demandada el Abogado del Estado y en el que, con fecha 29 de junio de 2007, recayó sentencia desestimatoria.
Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de "Sanofi-Synthelabo" recurso de casación que el Tribunal de instancia tuvo por preparado mediante providencia de 21 de septiembre de 2007.
El Procurador de los Tribunales Don Felipe Juanas Blanco, en nombre de "Sanofi-Synthelabo" interpuso recurso de casación mediante escrito de fecha 12 de noviembre en el que concluyó suplicando a la Sala que: "se anule y revoque la sentencia recurrida, acordando en consecuencia la estimación del recurso contencioso-administrativo y declarando, por tanto, que no son ajustados a derecho los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de febrero y 6 de mayo de 2004 y por consiguiente, anulándolos y revocándolos, se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas la denegación de la expresada Marca "Carveq" nº 2.530.762 -clase 5-."
Por providencia de 10 de enero de 2008 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal admitió el recurso de casación y por providencia de 30 de enero de 2008 la Sección Tercera acordó entregar copia del escrito de interposición al Abogado del Estado para que formalizara su escrito de oposición, lo que efectuó mediante escrito de 28 de febrero de 2008, en el que concluyó interesando la desestimación del recurso con costas.
Mediante providencia de 12 de marzo de 2009 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 31 de marzo de 2009, designándose Magistrado Ponente al Magistrado Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA,
Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 29 de junio de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Octava, desestimatoria del recurso número 765/2004, interpuesto por "Sanofi-Synthelabo" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas. En ellas se concedió a "Equfarma Laboratorio Internacional SL" la inscripción de la marca nacional número 2.530.762 "Carveq", denominativa, para productos de la clase 5 del Nomenclátor internacional (medicamentos) pese a la oposición del titular de la marca número 2.000.857 "Karvea" también denominativa, inscrita asimismo para productos farmacéuticos.
El organismo registral apreció entre los signos enfrentados "suficientes disparidades denominativas como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error en el público". Y la Sala de instancia confirmó los actos impugnados en virtud de los siguientes argumentos:
"[...] Una vez efectuado el análisis comparativo en la forma indicada anteriormente, esta Sala y Sección llega a la conclusión de que los distintivos enfrentados pueden convivir en el mercando sin riesgo de error, confusión o de asociación para el consumidor, acogiendo el criterio jurídico de la Oficina Española de Patentes y Marcas, sobre la no concurrencia de los factores de confundibilidad establecidos en las prohibiciones del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas.
Y ello, en primer lugar, efectuada la comparación desde el punto de vista denominativo y fonético "Carveq-Karvea", concurren suficientes diferencias en una impresión visual y de conjunto que no daría lugar que se produjera un confusionismo en los consumidores. La denominación no es idéntica ni semejante, aunque pudiera parecer que fonéticamente se pronuncian de la misma forma. Pero es que, además, las denominaciones comparadas se refieren a productos médico-farmacéuticos, en relación con los cuales la jurisprudencia ha puesto de manifiesto que existe un menor índice de confusión entre ellos dado los conocimientos técnicos de quienes los recetan y expiden. La S.T.S. de 23 de diciembre de 1999 (R.J. 1996/9960 ), sobre "el riesgo de confusión entre denominaciones parecidas destinadas a productos farmacéuticos ha establecido que en este ámbito comercial los riesgos de error o confusión se atenúan al ser productos que normalmente se recetan y se expiden por personal facultativo y no están a la libre disposición del público".
Por lo demás, no existe en autos ni siquiera una prueba indiciaria que haga presumir que con la Marca solicitada y concedida, la entidad que pretende su registro haya de obtener un provecho como el que la parte actora invoca al alegar esta posibilidad. En definitiva, resulta procedente concluir en una solución desestimatoria de las alegaciones de la parte recurrente y, con ello, del presente recurso".
"Sanofi-Synthelabo" recurre la citada sentencia articulando un motivo único de casación, al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, en el que denuncia la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas, y de las sentencias del Tribunal Supremo que lo interpretan.
Sostiene que en el presente supuesto concurre la similitud de signos por práctica identidad fonética y de productos, generadora del riesgo de confusión, lo que debió determinar la prohibición de acceso al Registro. A su juicio, desde el punto de vista fonético la diferencia que existe entre las marcas enfrentadas -una "a" de la prioritaria frente a una "q" de la aspirante-, es intranscendente.
Añade que la sentencia del Tribunal Supremo citada por el de instancia no obsta a la aplicación de la prohibición si se tiene en cuenta la jurisprudencia que, tratándose de denominaciones similares, relativiza el hecho de que los productos -idénticos o similares- protegidos sean expedidos por profesionales pues ello no evita el riesgo de error o confusión en la que también pueden incurrir dichos profesionales
En apoyo de su tesis cita las siguientes sentencias del Tribunal Supremo: 1) la de 16 de junio de 2006, que declaró la incompatibilidad de las marcas "Neoskin" y "Neostil"; 2) la de 22 de diciembre de 2003, que declaró la incompatibilidad entre las marcas "Gargantil" y "Garganticks"; 3) la de 25 de noviembre de 2003, que declaró la incompatibilidad de las marcas "Oragard" y "Urogard"; 4) la de 16 de enero de 2003, que declara incompatibles las marcas "Colomint" y "Colemin" por no ser suficientemente distinguibles; 5) la de 15 de enero de 2003, que declara la incompatibilidad entre las marcas "Miotrofix" y "Myotrophin", por apreciar identidad fonética; 6) la de 13 de noviembre de 2002, que declara la incompatibilidad de las marcas "Solagel" y "Soulagil", por apreciar una notoria similitud fonética; 7) la de 30 de septiembre de 2002, que declaró la incompatibilidad entre las marcas "Zerol" y "Ceryol", por su semejanza fonética; 8) la de 18 de octubre de 2000 que declaró la incompatibilidad entre las marca "Stimunin" y "Estilumin", al no apreciar diferencias fonéticas; 9) la de 21 de abril de 1994, que declara la incompatibilidad entre las marcas "Melfalan" y "Alfaland", por apreciar semejanza fonética susceptible de crear riesgo de confusión; 10) la de 8 de julio de 1993, que declara la incompatibilidad entre las marcas "Dargin" y "Dalgen", por ser fonéticamente confundibles; 11) la de 12 de julio de 1984, que declaró la incompatibilidad entre las marcas "Semenan" y "Flemenan", al apreciar que el hecho de que los medicamentos se expendan por prescripción médica y mediante receta no hace desaparecer la semejanza, si es que existe; 12) la de 27 de enero de 1984, que declaró la incompatibilidad entre las marcas "Hemovas" y "Emuwax" por su semejanza o identidad fonética; 13) la de 20 de diciembre de 1983, que declaró la incompatibilidad entre las marcas "Gertrium" y "Hestrium" por su semejanza gráfico-fonética; 14) la de 6 de diciembre de 1983, que declaró la incompatibilidad entre las marcas "Nefertil" y "Effortil".
El motivo no puede prosperar. Los argumentos expuestos no impiden llegar a la conclusión de que su fundamento no es sino la discrepancia con la valoración que la Sala de instancia realiza respecto a la comparación fonética de los distintivos enfrentados y el subsiguiente riesgo de confusión entre ellos. Hemos sostenido de modo reiterado que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones y se ha separado de la doctrina jurisprudencial.
En casación no es posible revisar los hechos probados o las apreciaciones de tipo fáctico efectuadas en la instancia, por tratarse de un recurso destinado exclusivamente a la verificación de la correcta aplicación e interpretación del derecho, lo que, en materia de marcas, conlleva que no podamos sustituir los juicios que sobre confundibilidad o riesgo de asociación, ámbito aplicativo y factores similares se hayan efectuado en la instancia, salvo que se trate de errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto.
En él la Sala de instancia, mediante un juicio que no puede considerarse arbitrario o incurso en error patente, efectuada la comparación desde un punto de vista denominativo y fonético, ha apreciado que entre las marcas "Carveq" y "Karvea" concurren suficientes diferencias en una impresión visual y de conjunto que evitan la confusión entre los consumidores. El juicio fáctico desarrollado en la sentencia recurrida se acomoda a la jurisprudencia de esta Sala sobre la forma de efectuar la comparación cuando los signos enfrentados pretenden distinguir productos farmacéuticos.
Dicha jurisprudencia puede resumirse en los términos en que lo ha hecho nuestra sentencia de 18 de marzo de 2009, dictada en el recurso de casación número 4744/2007, que a su vez recoge las consideraciones de la de 1 de marzo de 2006, dictada en el recurso de casación 5857/2003 del siguiente modo:
"[...] En esta línea evolutiva, este Tribunal viene reconociendo que en ocasiones no resulta procedente la flexibilización del juicio de confundibilidad asociada a la intervención de profesionales en la expendición de dichos precedentes, al tratarse de un sector - el de los productos relativos a la salud en su más amplia acepción- que puede entrañar para el consumidor medio un claro riesgo de confusión relacionado con la salud.
Pero este razonamiento no puede llevar a concluir que la Sentencia impugnada haya infringido la jurisprudencia de esta Sala, cuyas resoluciones citadas en el párrafo precedente demuestran que la Sentencia de instancia se ha ajustado al criterio seguido por aquéllas al examinar el ámbito aplicativo de los productos farmacéuticos. En efecto, en este sector, el mayor o menor rigor del juicio de confundibilidad depende de las circunstancias concurrentes en cada caso en apreciación razonable de la Sala de instancia, que deberá ponderar, entre los diversos criterios aplicables, tanto el relativo a la intervención, en su caso, de profesionales en la expendición de productos, como, muy destacadamente, el relativo a la protección de la salud y la prevención de riesgos de confusión derivados en la disposición o manipulación de este tipo de productos por los consumidores.
[...] Invoca la actora dos Sentencias de este Tribunal (de 15 de noviembre de 1.972 y de 10 de mayo de 1.991 ), en las que se pone de relieve la necesidad de extremar la precaución en materia de marcas farmacéuticas, por el riesgo para la salud que puede ocasionar una confusión entre productos de esa naturaleza.
Conviene tener presente ante esta alegación dos circunstancias. En primer lugar, la muy relativa trascendencia que en materia marcaria tienen los precedentes, dado el extremado casuismo de signos y ámbitos aplicativos que hay que valorar en cada caso (por todas, Sentencia de 10 de mayo de 2.005 -RC 6.424/2.002 ).
En segundo lugar y pese a lo anterior, los criterios generales que pueden extraerse de la jurisprudencia pueden ser útiles y aplicables, sin duda. Pero, por las razones que se acaban de exponer sobre el enorme casuismo de la materia, siempre ha de atenderse a las circunstancias concretas del caso. Así, en el presente asunto se invocan dos criterios interpretativos sobre el ámbito farmacéutico que operan en sentido opuesto y, sin embargo, ambos han sido recogidos por la jurisprudencia y son, sin duda, válidos: por un lado, el empleado por la Sala de instancia sobre una mayor fiabilidad en la capacidad de las marcas para evitar confusiones cuando los productos van dirigidos sobre todo a personal cualificado, menos proclive a confundir denominaciones o signos diversos; por otro lado, el alegado por la entidad actora, en el sentido de que en el campo sanitario es preciso extremar la precaución para evitar riesgos de confusión, por estar en riesgo la salud como interés general y de los usuarios de gran relevancia. Pues bien, será el órgano administrativo competente, la Oficina Española de Patentes y Marcas en primer término, y el órgano judicial revisor en último lugar, quienes habrán de ponderar la importancia que ambos criterios puedan ostentar en cada caso concreto, según el grado de disimilitud, de especialización de los productos y otros factores que puedan concurrir. Quiere decirse con ello que ni basta la mera apelación a uno u otro criterio para decantar el juicio de confundibilidad ni la simple invocación de precedentes en los que se usen tales criterios sirve tampoco como factor decisivo, por la especificidad que presenta su valoración cada caso concreto. Sólo el examen de cada supuesto puede revelar el peso e importancia que uno u otro criterio puedan ostentar.
De lo dicho se deduce que si la Sala se ha inclinado por entender que en este caso prima el criterio de la profesionalidad del personal que trata con los productos, no puede considerarse que dicha valoración sea irrazonable -a pesar de que su invocación no esté desarrollada-, por lo que tratándose de una apreciación fáctica no podemos revisarla en casación, ya que las mismas quedan fuera del ámbito del recurso de casación, exclusivamente destinado a revisar la recta aplicación e interpretación de las normas (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -R.C. 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -). Por lo demás, si bien tiene razón la actora en la escasa argumentación empleada por parte de la Sala de instancia, no puede dejar de advertirse que ésta tiene en cuenta, sin duda, la extremada especialización de los productos sobre los que se proyecta la marca opuesta (productos anticancerígenos); ni que, sobre todo, se trata de un argumento a fortiori que se suma al principal, consistente en la diferencia denominativa entre las marcas, que constituye el núcleo esencial de la ratio decidendi de la Sentencia impugnada".
En el caso de autos la mera transcripción de las sentencias ya reseñadas no es suficiente para estimar el motivo de casación. Aquellas sentencias parten en todo caso de la constatación de una similitud suficiente entre los distintivos enfrentados que, en el caso de autos, simplemente no se da. Procede, por lo tanto, la desestimación del motivo único y, con él del recurso de casación.
Es preceptiva la condena en costas a la parte que ha sostenido el recurso de casación, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
NO HA LUGAR al recurso de casación número 5040/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Felipe Juanas Blanco, en representación de la entidad "Sanofi-Synthelabo", contra la sentencia dictada con fecha 29 de junio de 2007 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 765/2004 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Fernando Ledesma.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Óscar González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
