STS, 26 de Junio de 2003
| Ponente | D. Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2003:4499 |
| Número de Recurso | 9756/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 26 de Junio de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Junio de dos mil tres.
En el recurso de casación nº 9756/1997, interpuesto por la entidad FERRERO SpA, representada por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, asistido de Letrado, contra la sentencia nº 989 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 7 de octubre de 1997, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 694/1995, sobre concesión de registro de la marca internacional nº 593.783 "SÜSSE KINDER FREUDE WUNDERWURFEL"; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo nº 694/1995, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) dictó sentencia nº 989 de fecha 7 de octubre de 1997 desestimando el recurso promovido por FERRERO S.p.A., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 3 de octubre de 1994 - concediendo el registro de la marca internacional nº 593.783 "SÜSSE KINDER FREUDE WUNDERWURFEL"- y de 7 de marzo de 1995 -denegando el recurso de reposición interpuesto contra la anterior-.
Notificada dicha sentencia a las partes, por dicha entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 14 de noviembre de 1997, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 30 de diciembre de 1997 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso dos motivos, al amparo del apartado 4º del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambos por infracción por la sentencia de instancia de lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la doctrina jurisprudencia dictada en su interpretación y aplicación. Terminando por suplicar sentencia por la que, estimando el presente recurso, se case y anule la en él impugnada y se ordene, en su lugar, la definitiva denegación de la marca internacional nº 593.783 "SÜSSE KINDER FREUDE WUNDERWURFEL".
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 4 de enero de 1999, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso; lo que hizo mediante escrito de fecha 16 de febrero de 1999, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 21 de marzo de 2003, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 19 de junio de 2003, en que tuvo lugar.
Dada la íntima relación existente entre los dos motivos de casación articulados, en cuanto ambos se refieren al artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, conviene examinarlos de forma conjunta para evitar repeticiones inútiles. Es objeto de la presente casación la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) de fecha 7 de octubre de 1997, desestimatoria del recurso promovido por FERRERO S.p.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 3 de octubre de 1994, por la que se concedió el registro de la marca internacional nº 593.783, mixta, compuesta por la leyenda "SÜSSE KINDER FREUDE WUNDERWURFEL" dentro de una figura cuadrada, en cuyo interior figura un círculo dentro del cual hay dos figuras de supuestos animales con una estrella en cada esquina, todo ello en diferentes colores, de la titularidad de la empresa alemana DOK HANDELSGESELLSCHAFT MBH-CO. KINDERSÜSSWAREN KG, para proteger productos de las clases 28 y 30, juegos y juguetes y dulces y gomas masticables (no medicinales), y contra la dictada por el mismo Órgano de 7 de marzo de 1995, denegatoria del recurso de reposición interpuesto contra la primera, como consecuencia de la oposición efectuada por FERRERO S.p.A., como titular de diversas marcas gráfico-denominativas "KINDER" con gráfico nº 462.161; 383.364; 376.645; 434.765 y 516.985, clases 28, 29, 30 y 32.
En dicha sentencia se llegó a la conclusión de que el único elemento coincidente de las denominaciones enfrentadas "KINDER" no puede dar lugar a confusión entre ellas aunque los productos de ambas sean coincidentes dado que "el gráfico de la marca impugnada y de las oponentes es totalmente diferente, por lo que no hay ninguna confusión visual posible", y el resto de los elementos denominativos de la marca aspirante SÜSSE, KINDER FREUDE WUNDERWURFEL" actúa como diferenciadores con fuerza suficiente para evitar toda confusión entre ellas.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e, incluso, interpretan la legislación anterior que ha sufrido modificación en la actualmente aplicable al caso.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
Se alega por el recurrente infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, en base a la notoriedad del distintivo "KINDER" de la aspirante, que debería haber motivado que se considerase al idéntico al "KINDER" de la oponente, como elemento caracterizador o más destacado en el conjunto de la marca concedida, en la irrelevancia del elemento gráfico y de los demás elementos denominativos de la marca aspirante y en la estimación de riesgo de asociación entre dos marcas en base a la existencia de identidad de los productos que aquéllas amparan.
Como se ha dicho por esta Sala reiteradamente, según la nueva Ley de Marcas, es preciso que se produzcan conjuntamente, de un lado, las similitudes en signos, y, de otro, en productos o servicios o actividades, por lo que la semejanza entre los segundos, resulta totalmente indiferente cuando los primeros no guarden tal relación y sean diferenciables, pues la atenuación del principio de especialidad de la marca que se da en relación con la marca renombrada (art. 13.c de la Ley de Marcas), no cabe extenderla a la marca notoria, pues mientras aquélla se justifica porque es conocida en todos los ámbitos por el público en general, ésta sólo lo es en cada sector comercial por los consumidores del mismo, de tal forma que el riesgo de asociación no se intercomunica entre los diversos campos. Es más, este riesgo no debe contemplarse aisladamente, sino en relación con el riesgo de confusión, pues, como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de noviembre de 1997, "el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste". En consecuencia, determinado que no existe, identidad denominativa, no cabe tener en cuenta la semejanza de los productos, y procede desestimar los dos motivos de casación articulados.
Al desestimar los dos motivos de casación invocados, procede, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional de 1956, declarar no haber lugar al recurso con imposición de las costas al recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 9756/1997, interpuesto por la entidad FERRERO S.p.A., contra la sentencia nº 989, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 7 de octubre de 1997 y recaída en el recurso nº 694/1995; con condena a la parte actora en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO CID FONTAN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Secretario de la Sección Tercera-Sala Tercera del Tribunal Supremo.- Rubricado.-
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