STS, 8 de Junio de 2007
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 08 Junio 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a ocho de Junio de dos mil siete.
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 2208/2005, interpuesto por la entidad NUEVA TERRAIN, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena Galán González, contra la sentencia nº 806, dictada el 28 de mayo de 2004 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 1.113/2002, que desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 4 de abril de 2002, que confirmó en alzada la dictada por la OEPM con fecha 5 de enero de 2001, que había concedido el registro de la marca nº 2.290.966, denominativa, «TERRAIN U2» para distinguir productos de la clase 19 del Nomenclátor internacional (materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas), por no apreciar riesgo de confusión con el nombre comercial denominativo nº 80.290 «TERRAIN IBERICA, S.A.» inscrito también para productos de la clase 19 (construcción de sistemas de desagüe y cualquier otra manufactura de materias plásticas, así como toda clase de actividades relacionadas con la industria química). Se ha personado en este recurso, como parte recurrida, la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.
En el recurso contencioso-administrativo nº 1.113/2002, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 28 de mayo de 2004, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo promovido por la Procuradora de los Tribunales doña Almudena Galán González, actuando en nombre y representación de NUEVA TERRAIN, S.L., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de ENERO de 2001, confirmada por la de 4 de abril de 2002, en cuya virtud se concedió la inscripción de la marca nº 2.290.966 TERRAIN U2 (denominativa) destinada a proteger productos de la clase 19 del Nomenclátor internacional; resoluciones ambas, que han de ser confirmadas por ser conformes al Ordenamiento Jurídico, y sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos para su imposición».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena Galán González, en representación de NUEVA TERRAIN, S.L., mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2004. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 10 de marzo de 2004, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Emplazadas las partes, la representación procesal de NUEVA TERRAIN, S.L. formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2005 en el que, al amparo del artículo
88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas . Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «Que teniendo por presentado en tiempo y forma escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe éste en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad con la súplica del escrito de demanda, esto es, anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de abril de 2002 por la que se desestimó el recurso interpuesto por mi representada contra la resolución de 5 de enero de 2001 por la que se concedió la marca nº 2.290.966 TERRAIN U2 para "materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas" de la clase 19 del Nomenclátor internacional disponiendo, en consecuencia, la denegación de dicha marca».
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 10 de octubre de 2006, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 22 de noviembre de 2006, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado para que, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, formalizara su oposición, lo que realizó mediante escrito de fecha 8 de enero de 2007, que concluyó suplicando a la Sala que «por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas»
Por diligencia de ordenación de 18 de enero de 2007 se unió el escrito de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
Por providencia de fecha 11 de mayo de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Magistrado Sr. D. Fernando Ledesma Bartret y se señaló para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 29 de mayo de 2007, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de Sección
Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 28 de mayo de 2004 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 1.113/2002 que, desestimando la pretensión de la actora, confirmó la concesión de la marca denominativa nº 2.290.966 «TERRAIN U2» para la clase 19 del Nomenclátor (materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas), por no apreciar riesgo de confusión con el nombre comercial denominativo nº 80.290 «TERRAIN IBERICA, S.A.» inscrito para los siguientes productos: construcción de sistemas de desagüe y cualquier otra manufactura de materias plásticas, así como toda clase de actividades relacionadas con la industria química.
La sentencia recurrida expone que la OEPM concede la inscripción de la marca solicitada al valorar que, además de existir suficiente diferenciación denominativa y proteger distintos productos, no hay riesgo de confusión en el mercado porque ya conviven en el mismo desde hace años el nombre comercial oponente «TERRAIN IBÉRICA, S.A.» y otra marca anterior denominativa, registrada para la clase 19, de la que también era titular la solicitante de «TERRAIN U2», que se denomina «TERRAIN SISTEMAS DE PLÁSTICO», y que ello desvirtúa el riesgo de confusión que es la finalidad ultima de la norma. A continuación, expone lo siguiente:
A ello opone la recurrente similar argumento al que hizo en su día en su recurso ante la Oficina, esto es que no es cierto que la solicitante sea titular de esa marca anterior por lo que la convivencia de las marcas pertenecientes a diferentes titulares se niega nuevamente. A ello añade que los precedentes de concesión de una marca no vinculan para la concesión posterior, según reiterada doctrina jurisprudencial así como que se dan las dos identidades del art. 12 de la Ley de Marcas, tanto en cuanto a los términos que componen la marca y nombre comercial enfrentados porque el termino esencial TERRAIN atrae la atención del signo por su fuerza denominativa, como la semejanza de ámbitos comerciales a los que van dirigidos los signos distintivos, por lo que procedía como correcta la denegación de la inscripción solicitada.
CUARTO. Pues bien, en primer término, el recurrente no ha desvirtuado la afirmación que se contiene inicialmente en la ultima resolución de la oficina en el sentido de que ha de tenerse por titular registral de la marca "TERRAIN SISTEMAS DE PLASTICO" al mismo solicitante de la ahora concedido, por lo que el argumento acerca de la no convivencia en el mercado de esa marca con el nombre comercial opuesto no puede ser acogido.
Por ello, resulta de aplicación también la exclusión del riesgo de confusión en el mercado que se afirma en la resolución basado tanto en la existencia de diferencias denominativas, pese a que exista un termino común, como en la convivencia anterior de los signos con ese termino común, sin que por tanto el nuevo solicitado suponga novedad a los efectos de confusión por el consumidor medio. Es por ello que, las resoluciones que se impugnan han de considerarse ajustadas y conformes a Derecho, al conceder la inscripción de la marca solicitada apreciando que no existe riesgo de confusión en el mercado con el nombre comercial que se enfrenta a aquella; inconfundibilidad que no ha sido desvirtuada a través de los argumentos analizados, por lo que han de ser confirmadas como ajustadas a Derecho, tal como se hará en la parte dispositiva de la presente resolución
.
El MOTIVO ÚNICO de este recurso de casación se formula al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a través del mismo la representación procesal de NUEVA TERRAIN, S.L. denuncia que la sentencia impugnada incurre en infracción del artículo 12.1.b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas . Alega que la sentencia ha declarado la compatibilidad entre las marcas basándose en un hecho externo - como es la existencia de una marca anterior, la nº 896.117 «TERRAIN SISTEMAS DE PLÁSTICO», denominativa, inscrita para la clase 19-, que es absolutamente irrelevante para juzgar el presente supuesto porque a) cuando dicha marca accedió al Registro pertenecía al mismo titular que el nombre comercial «TERRAIN IBÉRICA, S.A.», y sólo por eso la convivencia en el mercado era pacífica, y b) por aplicación de la doctrina jurisprudencial de la no vinculación de los precedentes administrativos. Entiende el recurrente que el término «TERRAIN» es el elemento más distintivo de las marcas enfrentadas, y que por ello existe riesgo de confusión.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia.
La sentencia que se recurre, en el primero de sus fundamentos jurídicos acota el debate en los siguientes términos: a) La OPEM concede el registro de la marca con base en los siguientes MOTIVOS: «No se tiene en cuenta la oposición del nombre Co. 80.290 "TERRAIN IBERICA, S.A." por considerar que tiene suficiente diferenciación denominativa y proteger distintos productos. El solicitante es titular de la marca Nac. 896.117 "TERRAIN SISTEMAS DE PLASTICO" (clase 19)». b) En relación con la correcta titularidad de la marca nº 896.117, denominativa «TERRAIN SISTEMAS DE PLÁSTICO» la resolución que desestima el recurso de alzada precisa que «de las pruebas presentadas por el recurrente y que obran en el expediente no se puede concluir que la titularidad inscrita sea incorrecta». c) Y, en consecuencia, esta misma resolución añade que «Si bien las marcas presentan un elemento común, el término "TERRAIN", lo cierto es que el ahora solicitante es ya titular de la marca nº 896.117 (...) para actividades relacionadas con la que ahora nos ocupa, marca que lleva muchos años conviviendo en el mercado con el nombre comercial ahora recurrente. Es una realidad que no podemos desconocer y que desvirtúa sensiblemente la posible existencia de un riesgo de confusión en el mercado, finalidad última del artículo 12, entre los signos en litigio». Y, como ha quedado transcrito, en el fundamento jurídico cuarto expone que el recurrente no ha desvirtuado esta afirmación, y por ello declara que «el argumento acerca de la no convivencia en el mercado de esa marca con el nombre comercial opuesto no puede ser acogido», para concluir seguidamente que esa exclusión del riesgo de confusión se añade a la «existencia de diferencias denominativas pese a que exista un término común». Es decir, la sentencia que se impugna no justifica la concesión de la marca aspirante por la convivencia en el Registro que alega el recurrente, ni por la existencia de un precedente, sino por la concurrencia de esas diferencias denominativas, aunque exista un término común, todo ello en correcta interpretación de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Marcas .
La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Procuradora Doña Almudena Galán González, en representación de NUEVA TERRAIN, S.L. contra la sentencia nº 806, dictada con fecha 28 de mayo de 2004 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1113/2002 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
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