STS, 8 de Junio de 2006
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2006:3404 |
| Número de Recurso | 8686/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 8 de Junio de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a ocho de Junio de dos mil seis.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 8686/2003 interpuesto por "MONTES DE PIEDAD Y CAJAS DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA" (UNICAJA), representada por la Procurador Dª. María José Corral Losada, contra la sentencia dictada con fecha 24 de junio de 2003 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 861/2001 , sobre denegación de la marca "Unicasa"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
La entidad "Montes de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 861/2001 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de abril de 2000, confirmado con fecha 23 de marzo de 2001, por el que se denegó la marca internacional número 700.005, "Unicasa", en la clase 36.
En su escrito de demanda, de 16 de noviembre de 2001, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "que, estimando el presente recurso, declare no ajustadas a derecho las resoluciones administrativas impugnadas de 4 de abril de 2000 y 23 de marzo de 2001 y, en su lugar, se dicte otra por la que se proceda a la denegación de la marca internacional núm. 700.005, recogiendo expresamente como causa de nulidad la prioridad de las marcas 'Unicaja' de mi poderdante". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 9 de enero de 2002, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".
D. Simón contestó a la demanda con fecha 1 de marzo de 2002 y suplicó sentencia "por la que, sin penetrar en el fondo de la cuestión planteada, declare la inadmisibilidad del recurso o, alternativa y subsidiariamente, penetrando en el fondo de la cuestión, desestime íntegramente el recurso, con imposición en cualquiera de los dos casos de las costas a las recurrentes Cajas de Ahorro, fusionadas bajo la denominación Unicaja".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 24 de junio de 2003 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso- administrativo promovido por el Procurador de los Tribunales D. José Corral Losada, en nombre y representación de la entidad Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, contra la resolución dictada en fecha 4 de abril de 2000 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria y Energía, en virtud de la que se denegó la marca internacional nº 700.005 'Unicasa', así como contra la resolución confirmatoria de aquélla dictada por aquélla en fecha 23 de marzo de 2001, por lo que debemos declarar y declaramos la conformidad de las mismas con el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, las confirmamos. No se hace especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia".
Con fecha 20 de noviembre de 2003 la entidad "Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja)" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 8686/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , "por entender que no ha aplicado debidamente el artículo 12.1.a) de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas , ni la jurisprudencia aplicable al caso".
"la sentencia recurrida infringe el artículo 13 de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas ".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 27 de enero de 2006 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 31 de mayo siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 24 de junio de 2003, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud se denegó la inscripción en España de la marca número 700.005, "Unicasa", para distinguir servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional, en concreto "negocios inmobiliarios".
A la inscripción de la marca internacional número 700.005, "Unicasa", solicitada por D. Carlos Manuel, se habían opuesto, entre otros, los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera en cuanto titulares de las marcas números 1.261.789-X y 1.536.676-6 y marca comunitaria número 811.703, "Unicaja", que amparan servicios de la misma clase, en concreto "servicios de seguros y finanzas", y de las marcas números 1.525.696-0 y 1.536.675-8, "Unicaja", que amparan servicios de la clase 35, en concreto "servicios de ayuda a la explotación y dirección de empresas, servicios de publicidad y negocios de los comprendidos en esta clase".
La resolución inicial de la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la marca solicitada únicamente por incompatibilidad con el nombre comercial número 205.326, "Unicasa", del que era titular D. Simón. Conformes con tal rechazo pero pretendiendo que, además, la denegación se fundase en la incompatibilidad con sus marcas "Unicaja", los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera interpusieron contra aquélla un recurso en vía administrativa que fue rechazado por el organismo registral.
El recurso jurisdiccional en la instancia se dirigió precisamente contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del mencionado recurso ordinario que habían interpuesto las entidades financieras ya expresadas.
La Sala de instancia, tras rechazar la objeción de inadmisibilidad opuesta por la parte codemandada consistente en la falta de legitimación de los actores para recurrir, confirmó, según decimos, la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había reputado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], toda vez que la marca solicitada internacional 700.005 Unicasa (gráfico) y las marcas obstaculizantes del acceso al registro de aquélla, 1.536.676; 1.261.789; 1.536.675; 1.525.696 y marca comunitaria 811.703 Unicaja (mixta), aunque coinciden en el ámbito de los productos y servicios, y ello obliga a extremar el rigor comparativo en el examen de parecidos del mismo, se desprende que presentan suficientes rasgos de diferenciación mutua, fonéticos, gráficos y conceptuales, ofreciendo en su globalidad una impresión individualizadora suficiente para que el consumidor consiga diferenciarlas sin incurrir en confusión".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:
"Pues bien, en el presente caso, esta misma Sección ha manifestado su criterio en sentencias tales como la nº 147 dictada el día 2 de febrero de 2000 en el recurso 3017/97 , en la que se argumentaba en el sentido de que la parte de ambas marcas que no era común en ambas (casa y caja) tenían sentido por sí mismas y una carga conceptual distinta, sin que fuera probable la confusión en el consumidor porque, aun siendo evidente la similitud, sin embargo su significado era claramente diferente. Atendía igualmente a que los servicios que ambas amparaban eran distintos, puesto que 'Unicasa' protegía actividades inmobiliarias y 'Unicaja' protegía seguros y finanzas. Finalmente, se valoraba la sentencia recaída en el orden civil para decir que el objeto de tal proceso era el uso de un logotipo en el que se incluía la denominación solicitada entonces como nombre comercial, lo que era distinto del objeto del recurso que se examinaba que, como en el presente caso, si la marca denominativa solicitada incurría en la prohibición contemplada en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas . Además, se dictó otra sentencia el 21 de marzo de 2001 nº 332 que confirmó el acceso al Registro de la misma marca a favor del mismo peticionario -el codemandado- para servicios inmobiliarios.
En el presente recurso, se constata que la marca es la misma desde el punto de vista denominativo y que los servicios para que se solicitó eran los mismos, siendo la diferencia en este caso el hecho de que el acceso al Registro lo ha solicitado otro titular distinto. La Sala entiende que, teniendo en cuenta que la marca es igual y los servicios idénticos, los motivos que la Sala invocó en los anteriores pronunciamientos judiciales son válidos para este recurso con independencia de que el recurrente sea distinto y de la posición procesal que ocupe el entonces recurrente en el presente recurso que es la de codemandado. Ello es así por cuanto la Sala debe examinar, exclusivamente, como en su momento ha de hacerlo la Oficina en vía administrativa, las consecuencias de la inscripción en el Registro de una nueva marca en relación con los intereses de los titulares de marcas ya inscritas para favorecer la claridad y la identificación de cada marca y de su titular con los productos que amparan cada uno de ellos, en aras de la transparencia y seguridad de los titulares y consumidores de productos y servicios registrados.
Pues bien aquellos motivos que se vertieron en resoluciones anteriores
- que tenían en cuenta la parte diferente de ambos vocablos (casa y caja ),
- que el prefijo 'Uni' tiene naturaleza numeral y es comúnmente utilizado en signos distintivos, y
- que los servicios son diferentes (servicios inmobiliarios y de finanzas y seguros)
- que en el pleito civil se contempló la utilización de un logotipo en relación con los intereses de la recurrente que es cuestión diferente de la que se revisa en el presente recurso,
se mantienen en la presente resolución, con la consecuencia de entender que las Resoluciones recurridas, que no han tenido en cuenta la inscripción a favor de la recurrente para denegar la marca solicitada "Unicasa" son conformes con el Ordenamiento Jurídico, y en consecuencia, las confirmamos. Procediendo, en consecuencia, la desestimación del recurso."
Aun cuando no se ha impugnado en casación la parte de la sentencia de instancia en que fue rechazada la objeción de inadmisibilidad por falta de legitimación de los actores para interponer el recurso contencioso-administrativo, es lo cierto que hubiera procedido acogerla en aplicación de la doctrina de esta Sala a propósito de los recursos jurisdiccionales en los que no se pretende tanto la declaración de nulidad de un acto administrativo cuanto la confirmación de éste por motivos adicionales a los que determinaron la resolución.
Hemos mantenido (entre otras, en la sentencia de 3 de abril de 2000, recurso de casación número 166/1993 ) que "el recurso de casación interpuesto, como en realidad el recurso contencioso- administrativo de que trae causa, carece en realidad de objeto, porque la denegación de la inscripción, que era lo pretendido por quien en su momento fue actora, y ahora recurrente, se había producido, y lo que entonces se pretendió y ahora se pretende es la complementación de las razones denegatorias de la inscripción, esto es, no se interpone este recurso en lo que ahora interesa contra el fallo de la sentencia sino contra los fundamentos de derecho de la misma. Y ello ha de provocar la inadmisibilidad del recurso, que en este momento se convierte en causa de desestimación [...]".
Como quiera que la Sala de instancia entró en el fondo del litigio para rechazar la pretensión actora justificando por qué había sido correcta la resolución impugnada también en la parte que afectaba al contraste entre las marcas "Unicasa" (aspirante) y "Unicaja" (oponente), siguiendo la tesis fijada en dos sentencias precedentes de la misma Sala, y visto que el recurso de casación interpuesto al amparo del artículo 88.1.d) se limita a esta sola cuestión, la afrontaremos para reiterar lo que en otro recurso análogo ya hemos resuelto.
En efecto, al fallar el recurso de casación número 3984 de 2001 mediante nuestra sentencia de 1 de octubre de 2004, confirmamos la dictada el 21 de marzo de 2001 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1385 de 1998 . En esta última sentencia la Sala territorial estimó la pretensión de quien solicitaba la inscripción de la marca número 2.067.817 "Unicasa" frente al acto registral, entonces denegatorio, y ordenó la definitiva inscripción de dicha marca para servicios inmobiliarios de la clase 36, pese a la oposición de los mismos Montes de Piedad y Cajas de Ahorro que son recurrentes en este proceso. Dichas entidades financieras alegaron en aquel proceso (en el que sí gozaban de plena legitimación para defender sus tesis como codemandados) que la marca aspirante número 2.067.817 no podía ser registrada pues era prioritaria la marca número 1.536.676 "Unicaja", también gráfica y denominativa, para servicios de finanzas y seguros de la misma clase 36 del Nomenclátor, tesis que rechazó la Sala de instancia.
Precisamente la sentencia ahora impugnada afirma seguir la misma tesis de la precedente de 21 de marzo de 2001 (a la que acabamos de referirnos) así como la de 2 de febrero de 2000 de la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, firme ya al ser inadmitido el posterior recurso de casación contra ella, que desestimó el recurso interpuesto por los titulares de la marca "Unicaja" frente a la concesión del nombre comercial "Unicasa."
Dado que los dos motivos de casación invocados en este litigio por los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro recurrentes (a saber, la indebida aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y la infracción del artículo 13 de la misma Ley ) coinciden con los que aquéllos adujeron en el recurso de casación número 3984/2001, y visto que el contenido de la sentencia impugnada no es en realidad sino reiteración de los argumentos que el tribunal de instancia había utilizado en la de 21 de marzo de 2000, confirmada por la nuestra de 1 de octubre de 2004, nos remitimos a lo dicho en esta última para rechazar el recurso de casación.
En síntesis, sosteníamos entonces y repetimos ahora que el recurso de la parte actora se basa exclusivamente en una discrepancia con la valoración efectuada por la Sala de instancia respecto al riesgo de confusión y asociación entre las marcas enfrentadas, "juicio que resulta intangible al consistir en una apreciación motivada y razonable, que en modo alguno cabe calificar de manifiestamente errónea, irrazonable o arbitraria. En consecuencia no resulta posible entrar a valorar dicha apreciación, lo que nos lleva a la desestimación del motivo (primero)." Y en cuanto a la supuesta infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas , que proscribe el aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, dijimos que "no puede prosperar por cuanto tal aprovechamiento queda excluido cuando no existe riesgo alguno de confusión o asociación. Esto es, según reiterada jurisprudencia, esta infracción presupone un mínimo riesgo de confusión o asociación sin el cual no podría haber en ningún caso aprovechamiento de la reputación ajena, al no suscitar en la mente del consumidor la imagen o marca cuya reputación se alega."
Por lo demás, el desarrollo argumental del primer motivo de casación se construye, erróneamente, sobre la base del contraste entre la marca "Unicaja" propiedad de los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro con "el nombre comercial recurrido", o bien con las marcas "Unicasa" de las que es titular Don Simón, olvidando que la comparación se ha de hacer entre la marca internacional número 700.005 "Unicasa" (que tiene un diseño gráfico diferente de aquéllas) y las opuestas por las citadas entidades financieras.
En definitiva, bien pudo considerarse conforme a derecho la decisión administrativa de considerar irregistrable en España la marca internacional número 700.005 "Unicasa" sólo por su incompatibilidad con el nombre comercial "Unicasa" ya registrado, pero no por incompatibilidad con las marcas "Unicaja" invocadas por las entidades financiera recurrentes.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación en su integridad con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 8686/2003, interpuesto por Montes de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 24 de junio de 2003, recaída en el recurso número 861 de 2001 . Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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