STS, 19 de Enero de 2007

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 26 de junio de 2.003, desestimatoria del recurso promovido por Miguel Torres, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de julio de 1.998 y de 9 de febrero de 1.999, que confirmaba la anterior al resolver el recurso ordinario interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se accedía a la inscripción de la marca nº 2.090.573 "TORRE MUGA", de tipo mixto, para productos de la clase 33 del nomenclátor, que había solicitado Bodegas Muga, S.A.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 9 de octubre de 2.003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Miguel Torres, S.A. compareció en forma en fecha 19 de noviembre de 2.003, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, formulando un único motivo por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida y decretando la nulidad del registro de la marca mixta número 2.090.573.

El recurso de casación fue admitido por Auto de la Sala de fecha 27 de octubre de 2.005 .

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso con costas.

Asimismo se ha opuesto al recurso de casación al también comparecida Bodegas Muga, S.A., cuya representación procesal suplica en su escrito que se declare no haber lugar al recurso, manteniendo en todos sus extremos la sentencia recurrida, por la que se confirma la concesión de la marca número 2.090.573, por ser así procedente con arreglo a derecho y ordenándolo así para su cumplimiento, con impresa imposición de costas a la recurrente. QUINTO.- Por providencia de fecha 21 de noviembre de 2.006 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 16 de enero de 2.007, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado,

Planteamiento y objeto del recurso.

La entidad mercantil Miguel Torres, S.A. recurre en casación contra la Sentencia dictada el 26 de junio de 2.003 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que desestimó su impugnación de la concesión de la marca mixta nº 2.090.573 "Torre Muga", para productos de la clase 33. La oposición de la empresa actora se fundaba en la defensa de las marcas prioritarias de su propiedad números 130.955 y 130.956 "Torres", y 986.739 "La Torre".

La Sentencia recurrida fundamenta la desestimación del recurso en los siguientes términos:

"TERCERO.- Sentado lo anterior y como argumentan las partes, centrándose en la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe reiterarse que esa interpretación ha de hacerse sobre la base del concepto de marca reconocido en su artículo 1 como todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona, de ahí que una determinada configuración, en los términos indicativos del artículo 2 de la misma Ley debe presentar un doble aspecto en cuanto que funcionalmente debe poseer una suficiente y necesaria eficacia distintiva y teleológicamente debe evitar cualquier tipo de confusión.

A partir de lo expuesto deberán analizarse las alegaciones formuladas por las partes teniendo en cuenta los siguientes hechos:

1. La marca de autos se conforma por "TORRE MUGA" y es mixta. Su descripción consiste sustancialmente en la denominación TORRE MUGA en un tipo de letra característica en la que los trazos de las letras "T" y "M" se prolongan en el ángulo superior izquierdo y el de la letra "A" se prolonga en el ángulo inferior derecho. Sobre la denominación citada se representa el diseño de una construcción coronada por una torre.

2. Los productos amparados por la marca de autos son de la clase 33 consistentes en "bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)".

3. Las marcas opuestas son la n° 130.955 y n° 130.956 "TORRES" y la n° 986739 "LA TORRE"

4. Los productos amparados por las marcas opuestas son respectivamente de la clase 33 consistentes, para la primera, en vinos y vermuths de todas clases; para la segunda, aperitivos; y, para la tercera, Vinos espirituosos y licores.

5. Por su carácter más específico debe traerse a colación nuestra Sentencia n° 101, de 8 de febrero de 2000, recaída en los autos 2619/1997, en los siguientes particulares:

"PRIMERO.- La entidad mercantil "MIGUEL TORRES, SA." ejercita una pretensión anulatoria de los acuerdos de 5 de febrero y 4 de agosto de 1997 de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS que inscribieron la marca n° 1998226 con el distintivo denominativo "TORRE MUGA" a favor de "BODEGAS MUGA, SA." para la clase 33 del nomenclator internacional a fin de distinguir "bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas) por entender que tal distintivo produce confusión en el mercado con la marca prioritaria n° 130955 con el distintivo denominativo "TORRES" para iguales productos, inscrita a favor de la recurrente.

Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas, que la semejanza fonética o gráfica, se manifiesto por la simple imagen de los vocablos en pugna, tras un parangón de mera impronta o impresión, sin más que una sencilla visión, que no se entretenga en descomponer o aquilatar los elementos contrastados, ni descienda a discusiones lexicogramaticales, puesto que para convivencia lo fundamental es que los signos con que se presentan en el mercado no induzcan en algún aspecto a error en el consumidor, criterios recogidos en el análisis o interpretación del art. 174 del EPI. y plenamente aplicables a la preceptiva del apartado a) del art. 12.1 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, cuyas disposiciones son las que determinan la cobertura jurídica en el presente supuesto.

Las diferencias fonéticas y gráficas de las marcas enfrentadas son especialmente relevantes en una simple y mera visión de los mismos, por lo que, conforme a lo acordado en el Registro no concurren en el presente caso los presupuestos aplicativos de la prohibición del art. 12.1.a ) antes citado, por existir entre los distintivos importantes diferencias que los hacen simplemente distintos, garantizando su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, aunque aquellos amparen productos correspondientes a mismas áreas comerciales".

Y especialmente su parte dispositiva del siguiente tenor:

"Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo promovido por la entidad mercantil "MIGUEL TORRES, SA." contra los acuerdos de 5 de febrero y 4 de agosto de 1.997 de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, cuyos actos declaramos conformes a Derecho, rechazando los pedimentos de la demanda. Sin costas".

Y es así que, en sintonía con lo decidido en esa Sentencia que ahora se reitera, analizando la conformación de los distintivos en liza se muestra la relevante trascendencia del vocablo "TORRE MUGA" y gráfico, empleado en el distintivo de la entidad solicitante, al punto que frente a los opuestos se revela como dotado de una suficiente carga distintiva.

Es así que, desde esa perspectiva, las alegaciones de identidad, parecido o similitud o de aprovechamiento que se defienden por la parte actora no se revelan con una suficiente fuerza en el sentido que, según las reglas de la sana crítica, se alcanza la evidencia de que para los posibles sujetos interesados, especialmente el público en general, no pueden resultar efectivamente confundidos en el caso.

Por todo ello deberá desestimarse el presente recurso contencioso administrativo en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva." (fundamento jurídico tercero)

El recurso se formula mediante un motivo acogido al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, en el que se denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), por no haber apreciado la existencia de riesgo de confusión o asociación entre las marcas opuestas y el carácter de marcas notorias de las prioritarias.

Sobre la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas .

La sociedad actora aduce la infracción del precepto indicado por su incorrecta aplicación, al no haber tenido en cuenta la Sala de instancia el carácter notorio de las marcas prioritarias alegadas ("Torres" y "La Torre") y el riesgo de confusión y, especialmente, de asociación que se origina con la concesión de la marca "Torre Muga".

De acuerdo con reiterada jurisprudencia, no es posible en sede de casación revisar las apreciaciones de hecho efectuadas en la instancia, siempre que las mismas vengan expresadas de forma motivada, sean razonables y no arbitrarias y no incurran en error manifiesto. Ello es debido a la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, que está destinado exclusivamente a la valoración de la correcta aplicación e interpretación del derecho, sin poder entrar en la revisión de los hechos probados o de las valoraciones de tipo fáctico, como lo son en el derecho de marcas los juicios de confundibilidad, parecido, riesgo de asociación u otros (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -).

En el caso de autos, la Sala de instancia ha efectuado un examen detenido del parecido de las marcas contrapuestas, con referencia a un precedente de la propia Sala, en el que se aprecia que la marca solicitada, en su globalidad denominativa y gráfica, no ofrece riesgo de confusión con las marcas opuestas. Asimismo, la Sentencia recurrida hace referencia expresa a la inexistencia de riesgo de aprovechamiento de la reputación de las marcas prioritarias, rechazando así de manera expresa el peligro de asociación o de infracción de la prohibición establecida en el artículo 13.c) de la Ley de Marcas, precepto que, por lo demás, no es aducido en casación. Dicha valoración fáctica es razonable y no arbitraria, sin que se pueda predicar de la misma que incurra en error patente, lo que veda su revisión por esta Sala de casación.

Debe añadirse a lo anterior que esta Sala ha tenido ya ocasión de resolver numerosos litigios respecto a la contraposición entre las marcas prioritarias alegadas por la parte actora y otros registros concedidos o denegados a diversos peticionarios. De ellos, en los casos en que la Sala de instancia había denegado las marcas solicitadas ("Torres Valls" -RC 7.649/2.000, con Sentencia de 2 de junio de 2.004-, "Torres Parés" -RC 2.992/1.996, con Sentencia de 21 de junio de 2.002-, "Torres Vellisca" -RC 2.390/1.994, con Sentencia de 6 de junio de 2.001 -), hemos respetado la valoración de la sentencia recurrida en aplicación de la doctrina antes resumida sobre irrevisabilidad de los juicios de hecho procedentes de la instancia. En los supuestos en los que Miguel Torres, S.A., impugnaba la efectiva concesión de otras marcas, en la mayor parre de los casos hemos aplicado la misma doctrina de intangibilidad de los juicios de instancia razonables y no manifiestamente erróneos y hemos desestimado los recursos de casación (marcas "Torres Prunera" -RC 5.958/1.994, con Sentencia de 20 de diciembre de 2.001-, "Vins Torras" -RC 1.313/1.998, con Sentencia de 3 de octubre de

2.003-, "Torre de Menagem" -RC 4.093/2.003, con Sentencia de 7 de febrero de 2.006-, "Bodega Torre Castillo" -RC 8.595/2.003, con Sentencia de 19 de octubre de 2.006 -). En algún otro supuesto, por el contrario, hemos casado la sentencia de instancia por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas, al no haber tenido aquélla en cuenta debidamente la notoriedad de las marcas "Torres" y "La Torre" y, resolviendo ya con plena jurisdicción, hemos rechazado los registros solicitados ("Torres de Gazate" -RC 4.391/1.997, con Sentencia de 19 de febrero de 2.003- y "Santiago Torres Curulla" -RC 372/2.003, con Sentencia de 11 de noviembre de 2.005 ).

En esta ocasión, por tanto, nuestra resolución se inserta en la línea mayoritaria de respeto a las resoluciones de instancia en las que no hemos observado una infracción de la debida atención al factor de la notoriedad de las marcas opuestas por Miguel Torres, S.A.

Por otra parte no puede dejar de señalarse que la misma marca discutida en este proceso ("Torre Muga"), obtuvo su registro como marca comunitaria por resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 7 de abril de 2.003, y que la impugnación efectuada por la sociedad actora, en evitación del riesgo de confusión y en defensa del prestigio y notoriedad de las mismas marcas alegadas aquí, ha sido rechazada por el Tribunal de Primera Instancia en su reciente Sentencia de 11 de julio de 2.006 (recurso T-247/2003 ), en la que examina de manera sumamente detenida los registros en liza. De ella resulta de interés reproducir las observaciones siguientes:

- Sobre la similitud de los signos:

"46 Es, además, jurisprudencia reiterada que una marca compuesta y otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, sólo pueden considerarse similares si dicho componente constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando éste puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta [sentencias del Tribunal de Primera Instancia MATRATZEN, antes citada, apartado 33, y de 4 de mayo de 2005, Chum/OAMI - Star TV (STAR TV), T-359/02, Rec. p. II-0000, apartado 44 ].

47 Sin embargo, no debe tomarse únicamente en consideración un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (sentencia MATRATZEN, antes citada, apartado

34).

48 En el caso de autos, el signo anterior está constituido exclusivamente por el elemento denominativo «torres», mientras que la marca solicitada está compuesta por la expresión «torre muga», escrita en caracteres estilizados, sobre la que figura un elemento gráfico que representa una torre flanqueada por varios edificios pequeños.

49 A efectos de la comparación de los signos controvertidos, la demandante formuló diversas alegaciones con objeto de que se reconociese que la palabra «torre» constituye el elemento dominante de la marca solicitada. Habida cuenta de la relevancia de esta cuestión para la apreciación de la similitud de los signos, procede examinar tales alegaciones antes de comparar los signos en conflicto.

50 Por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación de la demandante de que el consumidor medio tendrá tendencia a memorizar más la palabra «torre» que la palabra «muga» de la marca solicitada, por estar situada al inicio del elemento denominativo de dicha marca, procede señalar que, si bien para apreciar el carácter dominante de uno o varios elementos de una marca compuesta puede tenerse en cuenta, de forma accesoria, la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de dicha marca (sentencia MATRATZEN, antes citada, apartado 35), dicha posición relativa no confiere, en cualquier circunstancia, a un elemento de una marca un carácter dominante que haga que los demás elementos que componen dicha marca sean insignificantes en la impresión de conjunto.

51 En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia considera que el hecho de que la palabra «torre» se sitúe antes que el elemento «muga» no hace que este último elemento sea insignificante en la impresión, especialmente fonética, que produce la expresión «torre muga». Al contrario, el carácter distintivo de la marca solicitada resulta, de forma determinante, de la combinación de los dos términos «torre» y «muga», que forman, juntos, una unidad lógica y conceptual propia." - Sobre la similitud gráfica:

«59 Desde el punto de vista gráfico, aunque la comparación de los signos en conflicto muestra una coincidencia entre las cinco primeras letras del elemento único del signo TORRES y el elemento «torre» de la marca solicitada, la Sala de Recurso observó acertadamente que cada uno de los signos controvertidos produce una impresión visual global diferente.

60 En efecto, hay que observar en primer lugar que el elemento «torre» de la marca solicitada no es idéntico al signo TORRES, puesto que éste termina con la letra «s» que indica el plural. En segundo lugar, mientras que la impresión visual global del signo anterior viene determinada exclusivamente por el elemento denominativo único «torres», la de la marca solicitada resulta de la combinación de los tres elementos que la componen, a saber, las palabras torre y muga, escritas en caracteres estilizados y el elemento figurativo que representa una torre flanqueada por varios edificios pequeños.

61 Si bien puede considerarse, como alega la demandante, que el elemento figurativo reviste un carácter subsidiario con respecto al elemento denominativo de la marca solicitada, mucho más apto para distinguir los productos designados y para captar la atención del consumidor, hay que declarar que, por sí solo, el elemento denominativo «torre muga» de la marca solicitada es, en cualquier caso, suficientemente distinto del signo TORRES para que, desde el punto de vista gráfico, las diferencias primen sobre los aspectos similares en la percepción del consumidor. No desvirtúa esta conclusión el hecho, invocado por la demandante, de que la atención del público se concentrará al menos con la misma intensidad en la primera parte del elemento denominativo de la marca solicitada que en la segunda parte de ésta.»

- Sobre la similitud fonética:

«62 Desde el punto de vista fonético, debe observarse que el signo anterior consiste en una sola palabra compuesta por las dos sílabas «to» y «rres», mientras que la marca solicitada consta de dos palabras compuestas en total por cuatro sílabas, a saber, «to», «rre», «mu» y «ga». Procede, por lo tanto, considerar que la Sala de Recurso declaró acertadamente que los signos objeto de litigio ofrecían secuencias fonéticas claramente diferentes.

63 A este respecto, la demandante no puede sostener que la similitud fonética entre los signos se vea reforzada por el hecho de que el consumidor no tendrá normalmente oportunidad de observar las marcas simultáneamente, lo que le incitará a fijar su atención en las estructuras comunes, pasando por alto los elementos accesorios. Como se ha señalado en el apartado 51, lejos de constituir un componente secundario, el término «muga» contenido en la marca solicitada participa de forma determinante en la capacidad de dicha marca para distinguir los productos que designa. Así pues, la supuesta circunstancia de que los consumidores no tendrán normalmente oportunidad de observar las marcas simultáneamente no permite considerar que fijarán únicamente su atención en el término «torre».»

- Sobre la similitud conceptual:

66 Por lo que respecta a la similitud conceptual, debe distinguirse entre la impresión que producen los signos controvertidos en aquellos países en que los consumidores conocen el significado de la palabra «torre», a saber, España, Italia y Portugal, y la impresión que producen en los demás países.

67 En cuanto a los países en que los consumidores conocen el significado de la palabra «torre», la Sala de Recurso no cometió un error al considerar que las ideas que sugieren las expresiones «torres» y «torre muga» son diferentes. Mientras que la primera palabra evoca, al menos para el público español, la idea de unas torres, en plural, el segundo remite a la idea de un edificio concreto denominado «muga». Si bien no puede negarse que exista un cierto grado de semejanza, la frecuencia con que se utiliza el término «torre» para designar los productos de que se trata en España, en Italia y en Portugal inducirá, no obstante, a los consumidores de estos países a no ignorar el elemento «muga» que contiene la marca solicitada y, por consiguiente, a percibir mejor la diferencia conceptual entre los signos controvertidos.

68 En cambio, en los países en que el significado de la palabra «torre» no es conocido, la similitud conceptual es escasamente relevante, como ponen de manifiesto la demandante y la Oficina.»

- Sobre la apreciación global del riesgo de confusión y la notoriedad de las marcas opuestas:

71 Habida cuenta de las diferencias entre los signos en conflicto, procede declarar que la Sala de Recurso consideró fundadamente que no existía riesgo de confusión entre ellos, pese a la identidad de los productos de que se trata. En efecto, la inexistencia de similitud entre los signos controvertidos no puede compensarse, al apreciar globalmente el riesgo de confusión, con el hecho de que los productos designados sean idénticos y pertenezcan al mismo sector de producción y comercialización, puesto que la identidad de los productos no basta para reconocer la existencia de un riesgo de confusión [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de octubre de 2004, Aventis CropScience/OAMI - BASF (CARPO), T-35/03, no publicada en la Recopilación, apartado 29, y de 5 de octubre de 2005, Bunker & BKR/OAMI - Marine Stock (B.K.R.), T-423/04, Rec. p. II-0000, apartado 76].

72 Por lo que se refiere a la notoriedad del signo TORRES en España para vinos y brandys, hay que considerar que ésta no desmiente dicha conclusión. Aunque, según jurisprudencia reiterada, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior [sentencia SABEL, antes citada, apartado 24, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de noviembre de 2003, Díaz/OAMI - Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. II-4835, apartado 44], ha de subrayarse que un riesgo de confusión presupone una identidad o una similitud entre los signos. Así pues, la notoriedad de una marca es un elemento que, lejos de originar en sí mismo un riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los signos o entre los productos y los servicios es suficiente para producir un riesgo de confusión [véanse, en este sentido, la sentencia Canon, antes citada, apartados 22 y 24, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Vedial/OAMI - France Distribution (HUBERT), T-110/01, Rec. p. II-5275, apartado 65].

73 En el caso de autos, si bien la Sala de Recurso reconoció la notoriedad del signo TORRES en España para vinos y brandys, la comparación entre los signos en litigio puso de manifiesto que la impresión global producida por la marca solicitada difiere en gran medida de la producida por el signo anterior. En tales circunstancias, el elevado carácter distintivo del signo anterior, resultante del conocimiento que el público tiene de él en el mercado, no puede, por sí solo, desvirtuar la conclusión de que no existe riesgo de confusión. Hay que señalar, además, que dicha conclusión seguiría siendo válida aun cuando el signo anterior gozase de notoriedad en los demás Estados miembros en los que se encuentra protegido.

Conclusión y costas.

De acuerdo con las consideraciones expuestas en el fundamento de derecho anterior, procede la desestimación del recurso, con imposición de las costas causadas a la parte actora en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción .

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,