STS, 10 de Julio de 2003
| Ponente | D. Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2003:4891 |
| Número de Recurso | 10170/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 10 de Julio de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de Julio de dos mil tres.
En el recurso de casación nº 10170/1997, interpuesto por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., contra la sentencia nº 1058 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 519/1995 con fecha 22 de octubre de 1997, sobre denegación de la marca internacional nº 572.180 "ROLO" para productos de la clase 30ª; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo nº 519/1995, la Sección 8ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia nº 1058 de fecha 22 de octubre de 1997, desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de enero de 1994 y 20 de diciembre de 1994, ésta última estimando el recurso de reposición que denegó la inscripción registral de la marca internacional nº 572.180 "ROLO", clase 30ª, concretados definitivamente en "chocolate y preparados de chocolate, cacao, confitería, dulces y bizcochos". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 25 de noviembre de 1997, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 30 de diciembre de 1997, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra en la que se anule y deje sin efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, disponiendo en definitiva, la concesión de la marca internacional nº 572.180 "ROLO".
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 16 de diciembre de 1998, y se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que realizó en escrito presentado en fecha 9 de febrero de 1999, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 12 de mayo de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 3 de julio de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.
El recurrente articula seis motivos de casación contra la sentencia de instancia, los tres primeros al amparo del Art. 95.1.3º de la Ley Jurisdicción, el primero y segundo por infracción del ordenamiento jurídico que luego concreta en el artículo 248.3 de la Ley Jurisdiccional y el tercero por infracción de lo dispuesto en el artículo 43.1 y 80 de la Ley Jurisdiccional y 359 de la L.E.C.; los tres últimos motivos, al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional por infracción del ordenamiento jurídico que concreta, el cuarto, en la infracción del artículo 12.2 de la Ley de Marcas, el quinto, en la infracción de la jurisprudencia sobre el consentimiento en materia de marcas, y el sexto, en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988.
La Sala estima oportuno, por razones de economía procesal y en aras de una mayor claridad de la sentencia, cambiar el orden de los motivos enunciados por el recurrente y comenzar por el articulado en tercer lugar al amparo del Art. 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional por infracción del ordenamiento jurídico que concreta en la infracción de los artículos 43.1 y 80 de la Ley Jurisdiccional y 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El recurrente alega que la sentencia de instancia incurre en incongruencia omisiva al haber omitido toda la cuestión relativa al consentimiento prestado por el titular de las marcas oponentes sin tener en cuenta que en la demanda se dijo que NESTLÉ había comprado las marcas oponentes a FRIGO, y que después de la contestación de la demanda y antes del período probatorio, con fecha 29 de septiembre de 1995, presentó ante la Sala de instancia una declaración de consentimiento de fecha 25 de junio de 1995 de la compañía FRIGO, S.A., propietaria de la marca internacional 293.857 "ROL", autorizando el uso y registro en España de la marca internacional "ROLO" nº 572.180, en favor de NESTLÉ, S.A., circunstancia que ha provocado que la sentencia incurra en vicio de incongruencia por no resolver dentro de las peticiones de las partes. La tesis del recurrente debe ser aceptada por esta Sala, pues se trata de una cuestión planteada en primer instancia antes del período probatorio y del trámite de conclusiones en las que expresamente se alegó toda la cuestión relativa al cambio de titularidad de las marcas de FRIGO y el consentimiento prestado por éste en favor de la inscripción de la marca aspirante. Por ello se puede criticar la sentencia recurrida atribuyéndole un error que cometió, dado que tanto en la demanda jurisdiccional formulada en el recurso contencioso-administrativo nº 519/1995, el recurrente NESTLÉ, S.A., plantea la cuestión relativa al cambio de titularidad de dos marcas de FRIGO, lo que acredita en período probatorio, demostrando la titularidad de la marca internacional nº 293.857, prueba que se completa con la declaración de consentimiento otorgada por FRIGO que también se solicita en el escrito de conclusiones y que la sentencia recurrida ignora por completo. No ofrece pues la menor duda, que habiéndose alegado en primera instancia el consentimiento de la marca internacional nº 293.857 que fue el único obstáculo que se tuvo en cuenta al denegar la marca aspirante nº 572.180 "ROLO", y por tanto constituía el fundamento de la petición plasmada por el recurrente, la Sala de instancia resolvió el recurso sin tener en cuenta la pretensión que no era otra que la compatibilidad de las marcas "ROL y ROLO", al haber sido adquirida la primera por el segundo. Procede por tanto la estimación del tercer motivo de casación examinado y en consecuencia casamos y anulamos la sentencia de instancia por no ser conforme a Derecho.
Una vez casada la sentencia, esta Sala se convierte en Tribunal de primera instancia, recuperando plena jurisdicción sobre el recurso contencioso-administrativo nº 519/1995, que deberá resolverse dentro de las pretensiones de las partes y de conformidad con las pruebas obrantes en autos. Alega el recurrente que la sentencia de instancia incurre en infracción del artículo 12.2 a) de la Ley de Marcas 32/1988 y jurisprudencia de la Sala aplicable al mismo. En efecto la sentencia recurrida infringe por inaplicación lo dispuesto en los artículos 12.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que "sin embargo, podrá registrarse una marca semejante a otra marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión", y dado que es reiterada y constante la jurisprudencia de esta Sala, que aunque referida a la prohibición contenida en el artículo 150.2º del Estatuto de la Propiedad Industrial, es perfectamente aplicable al artículo 12.2 de la Ley, pues ambas se refieren exclusivamente a los supuesto de identidad de las marcas enfrentadas, pero nunca en los casos de marcas semejantes, como ocurre en el caso presente en el que las denominaciones "ROL y ROLO", suenan fonéticamente diferentes, aunque guarden alguna semejanza, y además difieren en cuanto a los productos que ambas protegen, dado que la primera sólo protege "azúcar, tés y café", y la segunda solamente "chocolate, cacao y dulces", que aunque guarden relación de áreas comerciales y el mismo número del Nomenclátor, no son productos idénticos y pueden convivir en el Registro, como reconoce expresamente el artículo 12.2 de la Ley que se refiere a marcas semejantes, en cuyo caso será válido y eficaz el consentimiento presentado en vía jurisdiccional, ya que el consentimiento del titular registral hace desaparecer el obstáculo de la marca que consiente, la cual manifiesta libremente su propósito de convivencia de las marcas enfrentadas y ya no constituyen obstáculo para la inscripción de la nueva marca en cuanto que el propio interesado manifiesta que no existe peligro de confusión entre ellas, que es el objeto que persigue el artículo 12.1 a) de la Ley, y por tanto es evidente que la sentencia recurrida infringe por omisión lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 32/1988, y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las sentencias de 17 y 31 de julio y 22 de febrero de 1989, 17 de septiembre de 1990, 28 de febrero y 30 de abril de 1991, 25 de septiembre, y, 7 y 13 de noviembre y 10 de diciembre de 1992, 5 de julio de 1993 y 17 de octubre de 2001. Procede la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por NESTLÉ, S.A., estimando la demanda, declarando no conforme a Derecho el acto de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de diciembre de 1994 que denegó la inscripción de la marca aspirante nº 572.180 "ROLO", clase 30ª, limitada a los productos concretados de "chocolate, preparaciones de chocolate, cacao, confitería, dulces y bizcochos".
Al estimar un motivo de impugnación es procedente declarar haber lugar al presente recurso de casación, lo que no conlleva la preceptiva condena en costas del recurso de casación, tal como establece el artículo 102-2 de la Ley jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
-
) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 10170/97, interpuesto por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, en nombre y representación de SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., contra la sentencia nº 1058 de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 22 de octubre de 1997, recaída en el recurso nº 519/95, casándola y anulándola por no ser conforme a Derecho.
-
) En su lugar dictamos otra por la que se estima el recurso contencioso-administrativo nº 519/95 interpuesto por SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de diciembre de 1994 que revocó otra anterior de 3 de enero de 1994 en vía de reposición, y que denegó la inscripción registral de la marca internacional nº 572.180 "ROLO" para productos de la clase 306ª, concretados en "chocolate, preparaciones de chocolate, cacao, confitería, dulces y bizcochos", anulando dicha resolución por no ser conforme a Derecho.
-
) Acordamos de forma definitiva la inscripción registral de la marca internacional nº 572.180 "ROLO", clase 30ª, para proteger "chocolate, preparaciones de chocolate, cacao, confitería, dulces y bizcochos".
-
) Sin hacer expresa condena en costas ni de las ocasionadas en primer instancia, ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
-
ATS, 14 de Enero de 2015
...concurre el requisito de culpabilidad exigido por la jurisprudencia, se citan las SSTS de 31 de marzo de 2010 , 30 de julio de 1998 , 10 de julio de 2003 , entre otras, que contemplan la necesidad de que concurran dichos requisitos para apreciar la responsabilidad. - El recurso de casación ......
-
ATS, 30 de Septiembre de 2020
...Supremo. Se denuncia la infracción del artículo 9 y 16.2 LPH, vulnerando la doctrina del TS contenida en STS de 3 de febrero de 1994 y 10 de julio de 2003. Explica que había comunicado al amparo del art. 9 LPH el cambio de titularidad del inmueble y su domicilio a efectos de notificaciones,......
-
ATS, 19 de Mayo de 2021
...relación con la acreditación de la citación de un propietario a las juntas de la comunidad, con cita de las SSTS 13 de marzo de 1997, 10 de julio de 2003 y 22 de marzo de En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, se articula en dos motivos, el primero, al amparo del art. ......
-
SAP Asturias 129/2017, 7 de Abril de 2017
...paso a la protección que dispensan los artículos 1101 y 1124 CC ( SSTS, entre otras, de 26 de octubre de 1987, 29 de abril de 1994, 10 de julio de 2003, 28 de noviembre de 2003, 21 de octubre de 2005, 15 de noviembre de 2005, 14 de febrero de 2007 y 23 de marzo de 2007 En el supuesto revisa......