STS, 26 de Junio de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 26 Junio 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Junio de dos mil ocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 7565/2005 interpuesto por "UNILEVER N.V.", representada por el Procurador D. Óscar García Cortés, contra la sentencia dictada con fecha 5 de octubre de 2005 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2/2003, sobre inscripción de la marca número 2.370.164, "Penactiv"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
"Unilever N.V." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2/2003 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de noviembre de 2001, confirmado el 10 de septiembre de 2002, que accedió al registro de la marca número 2.370.164, "Penactiv", para productos de la clase 5.
En su escrito de demanda, de 5 de septiembre de 2003, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declare nula y sin efecto la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de noviembre de 2001 por la que se concede la marca nº 2.370.164, Penactiv, en clase 5, y la resolución del mismo Órgano de fecha 10 de septiembre de 2002 por la que expresamente se desestimó el recurso de alzada interpuesto por mi representada contra la primitiva resolución, dictando otra resolución por la que se deniegue la citada marca". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 10 de febrero de 2004, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 27 de abril de 2004 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 5 de octubre de 2005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso deducido por la representación procesal de Unilever N.V. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de septiembre de 2002 que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 20 de noviembre de 2001, debemos declarar y declaramos conformes a Derecho dichas resoluciones. Sin imposición de las costas causadas por dicho recurso".
Con fecha 9 de enero de 2006 "Unilever N.V." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 7565/2005 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "porque la sentencia impugnada infringe el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 ".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 25 de abril de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 18 de junio siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 5 de octubre de 2005, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Unilever N.V." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.370.164, "Penactiv", para distinguir productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional, en concreto "productos farmacéuticos, higiénicos y sustancias dietéticas para uso médico".
A la inscripción de la marca número 2.370.164, "Penactiv", solicitada por D. Jose Ignacio, se había opuesto, entre otros, "Unilever N.V." en cuanto titular de las marcas números 2.166.582/6, "Pro Activ" ("alimentos dietéticos adaptados para uso médico, preparaciones de alimentos dietéticos adaptados para uso médico"), y 2.268.151 y 2.285.590, "Flora Pro- Activ", que amparan productos de la misma clase.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados, 'Pro Activ', 'Flora Pro-Activ' y 'Flora Pro-Activ', marcas registradas, y 'Penactiv', marca solicitada, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".
Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo fueron las siguientes:
"[...] Debiendo tener en cuenta en primer lugar si existen semejanzas desde el punto de vista denominativo, apreciándose que existe coincidencia en el vocablo 'ACTIV' entre las marcas enfrentadas mientras que difiere el resto del contenido que compone cada una de las marcas, siendo preciso tener en cuenta como aparece ante el consumidor medio, como destinatario del producto, sin que se pueda presumir que el consumidor va a realizar un análisis exhaustivo de la expresión apareciendo tanto desde el punto de vista denominativo y gráfico como desde un plano fonético como no susceptibles de ser asociadas, pues han de ser valoradas aplicando una visión de conjunto, sin que puedan ser tenidos en cuenta exclusivamente elementos parciales de la misma, sino la totalidad del conjunto que compone la marca, debiendo tener en cuenta que el término 'ACTIV' tiene un componente de genericidad al evocar la [sic] un producto con un contenido 'activo' y apreciando la marca concedida en su conjunto se observa que tanto fonética como gráficamente se muestran bien distintas, lo que lleva a la conclusión de que se trata de marcas entre las que no existe riesgo de confusión y asociación en el mercado, y en cuanto a los ámbitos de aplicación, aunque pertenecen a la misma clase del Nomenclátor, se trata de productos de la clase 5 que van dirigidos fundamentalmente a profesionales de la salud, donde existe una especialización que evita el riesgo de confusión en el presente caso".
"Unilever N.V". recurre en casación la sentencia articulando un primer motivo al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional en el que denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988. Sostiene, como ya hizo en el proceso de instancia, que la nueva marca "Penactiv" está incursa en la prohibición de registro debido "al riesgo de confusión resultante de su práctica identidad denominativa con su marca prioritaria Proactiv y la identidad de sus respectivos productos."
A su juicio, el tribunal de instancia comete en un "error manifiesto" en la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988, ya que "el parangón de conjunto de las marcas enfrentadas" pone de relieve su incompatibilidad. Y aunque admite ser "[...] plenamente consciente del hecho de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo viene reconociendo de forma reiterada [...] la intangibilidad de las apreciaciones fácticas de la sentencia de instancia en el ámbito del derecho de marcas, entre las que se encuentra las que versan sobre la similitud o diferencia entre marcas y entre los productos", afirma que este es uno de los casos en que el control casacional resulta posible a causa de lo evidente del error cometido.
El motivo será desestimado. El tribunal de instancia no incurre en ningún "error manifiesto" que permita sortear los límites de la revisión casacional en materia de marcas. La doctrina de esta Sala al respecto, que la propia recurrente invoca, es que no basta la mera discrepancia de la recurrente con el juicio comparativo de instancia -incluso cuando haya una cierta discutibilidad en la solución adoptada- para casar una sentencia que, al aplicar el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, haya apreciado la semejanza o la diversidad de los signos enfrentados.
No existe el error manifiesto, decimos, porque es razonable afirmar que las marcas enfrentadas ("Penactiv" y "Proactiv"), aun presentando cierta coincidencia parcial, son suficientemente distinguibles en el mercado de los productos que tratan de proteger. La Sala de instancia, con acierto, subraya cómo la parte coincidente de ambas marcas (el adjetivo "activ") se ha llegado a convertir en una mención genérica para designar contenidos o principios "activos", a lo que podía añadirse que se halla inserta en otros muchos signos distintivos relacionados con los sectores farmacéutico o dietético. Su carácter genérico obliga a desplazar la carga identificativa de la marca al resto de la denominación y, a partir de este presupuesto, puede admitirse que existen diferencias suficientes entre "Penactiv" y "Proactiv" como para excluir los riesgos de confusión y asociación.
Sentado lo anterior, el resto de críticas a la sentencia no justifican en modo alguno su casación:
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La Sala de instancia, frente a lo que afirma la recurrente, no desconoce que "la semejanza [tiene] un mismo rango jurídico que la identidad" a tenor del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas : afirma que, en este caso, no concurre semejanza que induzca a confusión, por lo motivos que ya han sido transcritos.
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Tampoco desconoce aquella Sala el criterio jurisprudencial de que "el consumidor no siempre tiene la oportunidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria". Precisamente en atención a este criterio afirma de modo expreso (fundamento jurídico tercero) que no cabe "presumir que el consumidor va a realizar un análisis exhaustivo" de la expresión.
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Finalmente, la Sala de instancia no ha afirmado que "todos los productos de estas marcas deberán adquirirse con la intervención de profesionales de la salud", como le imputa la recurrente para tratar de demostrar su error. Se ha limitado a decir que los productos singulares de la clase cinco protegidos por la marca "Penactiv" (productos farmacéuticos, higiénicos y sustancias dietéticas para uso médico) van "dirigidos fundamentalmente a profesionales de la salud", lo cual no deja de ser cierto. Por lo demás, esta afirmación no tiene sino valor complementario, esto es, constituye un argumento adicional para excluir el riesgo de confusión.
En el segundo motivo de casación "Unilever N.V." denuncia, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la infracción de la jurisprudencia de esta Sala. En concreto, de las sentencias según las cuales las marcas han de compararse en su conjunto, atendiendo a todos los elementos que las integran sin descomponerlas de modo artificioso. A juicio de la recurrente, el criterio aplicado por el tribunal cuando aprecia las diferencias entre las marcas "Pro Activ" y "Penactiv" es "claramente contrario" a aquella jurisprudencia y desconoce que la estructura de los signos examinados debe prevalecer sobre sus integrantes parciales.
El motivo tampoco puede ser acogido. El tribunal de instancia afirma en la sentencia, de modo literal, que las marcas en liza han de ser valoradas "aplicando una visión de conjunto, sin que puedan ser tenidos en cuenta exclusivamente elementos parciales de la misma, sino la totalidad del conjunto que compone la marca". Tal afirmación no le impide, sin embargo, destacar que "el término 'activ' tiene un componente de genericidad" y, sobre esta base, analizar los dos signos enfrentados.
La jurisprudencia de esta Sala que invoca la sociedad recurrente, si rechaza en principio el fraccionamiento artificial de los signos a los efectos de su comparación, no impide que cuando las marcas vengan integradas por una pluralidad de elementos de diferente importancia (factores secundarios frente a factores principales) o de diferente naturaleza (vocablos de contenido más genérico frente a otros con mayor carga distintiva, por ejemplo), el juicio de contraste se efectúe sobre la base del mayor relieve de algunos de aquellos elementos. Así lo hemos mantenido en numerosas ocasiones y lo reiteramos ahora.
En el caso de autos ya hemos destacado cómo el vocablo coincidente de ambas marcas ("activ"), al que no se le puede negar una sustantividad propia dentro de una y otra, precisamente por designar contenidos o principios "activos" y hallarse presente - junto con otros sufijos o prefijos- en no pocas marcas de productos farmacéuticos o dietéticos, tiene un cierto carácter genérico para estos productos que reduce considerablemente su valor identificador. Ello, decíamos, obliga a desplazar la carga expresiva de la marca al resto de la denominación, presupuesto lo cual puede admitirse que el juicio de comparación se apoye con carácter prevalente en la parte no coincidente de ambos términos. Al actuar de este modo la Sala de instancia, y concluir que existen diferencias suficientes entre "Penactiv" y "Proactiv", no vulnera la jurisprudencia citada.
La desestimación del recurso lleva aparejada la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 7565/2005, interpuesto por "Unilever N.V." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 5 de octubre de 2005, recaída en el recurso número 2 de 2003. Imponemos a la parte recurrente las costas del recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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