STS, 14 de Julio de 2004

"Smiths Food Group B.V." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2132/1997 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de abril de 1997 que confirmó la de 5 de febrero de 1996 y concedió la solicitud de registro de la marca tridimensional número 1.934.497 a favor de "Leng D'Or, S.A.".

En su escrito de demanda, de 23 de diciembre de 1997, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "anulando dichas resoluciones, dejándolas sin ningún valor y efecto, y en su lugar, declarar que procede la denegación del tan citado registro de marca 1.934.497 (gráfica)." Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 6 de marzo de 1998, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el recurso presentado y confirmando en todos sus extremos la resolución recurrida."

"Leng D'Or, S.A." contestó a la demanda con fecha 12 de mayo de 1998 y suplicó a la Sala dicte sentencia "por la que se declare desestimar el recurso contencioso-administrativo, confirmando en todas sus partes los actos impugnados, con expresa imposición de costas de este proceso a la demandante". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 1 de diciembre de 2000, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 2132/97 interpuesto por la representación procesal de Smiths Food Group, B.V., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de abril de 1997 y 5 de febrero de 1996, de que se hace mérito en el Fundamento de Derecho Primero de esta resolución, que declaramos ajustadas a Derecho, y, por tal motivo, las confirmamos; sin hacer imposición de las costas procesales".

Con fecha 5 de abril de 2001 "Smiths Food Group, B.V." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2023/2001 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por haberse interpretado y aplicado indebidamente los art. 1. y 11.1.A y B de la vigente Ley de Marcas y la doctrina jurisprudencial que la desarrolla".

Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por incongruencia omisiva de la sentencia.

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.

"Leng D'Or, S.A." se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación con los demás pronunciamientos inherentes.

Por providencia de 7 de mayo de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 6 de julio siguiente, en que ha tenido lugar.

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 1 de diciembre de 2000, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Smiths Food Group, B.V." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que accedieron a la solicitud de registro de la marca tridimensional número 1.934.497, presentada por "Leng D'Or, S.A.", para distinguir productos de la clase 29ª del Nomenclátor Internacional, en concreto "carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles".

A la inscripción de la marca gráfica número 1.934.497, solicitada por "Leng D'Or, S.A.", se había opuesto en vía administrativa la empresa "Smiths Food Group, B.V.". El rechazo de su oposición, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado, en relación con la aplicación del artículo 11 de la Ley 32/1988, de Marcas, de 10 de noviembre, que "[...] en el presente caso, de acuerdo con los criterios legales expuestos, la marca solicitada -cuerpo tridimensional en forma de tubo curvado-, en relación con 'carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva...', no constituye la forma habitual ni necesaria de referirse a tales productos en el tráfico, ni define la especie, la calidad, el destino, la procedencia geográfica... de los mismos, por lo que no incide en la prohibición del art. 11.1.a) y b)".

Añadió la misma Oficina que "[...] es de señalar que los solicitantes son ya titulares de diversos registros con características similares que se encuentran en vigor en la misma cl. 29, para los productos ahora pretendidos".

Las consideraciones en las que, por su parte, se basó el tribunal sentenciador para confirmar la decisión administrativa fueron las siguientes:

"En función de estos criterios han de ser analizadas las alegaciones de las partes y, en relación con ellas, alcanza singular importancia la titularidad que la entidad Leng D'Or, S.A. tiene de otras marcas similares, como son la marca nº 1.948.061 para distinguir productos de la clase 29, y la nº 1.948.062 para productos de la clase 30, cuya vigencia consta acreditada en autos respecto de ambas, siendo indiferente que las mismas hayan sido concedidas con anterioridad, o posteriormente, a la solicitud registral de la marca cuestionada, porque lo trascendental es que estén en vigor, y si ya las marcas referidas han tenido acceso al registro y no se puede negar la cuasi identidad que existe entre la marca neófita y las ya registradas, siendo los productos que se distinguen con la marca nº 1.948.061 los mismos, con la adición de patatas chips (patatas fritas a la inglesa), no se alcanza a comprender cómo puede perjudicar la marca solicitada a los otros empresarios y no resulta prohibitiva la que ya está en vigor.

Esta circunstancia no puede ser desconocida, en relación con la pretensión deducida en el escrito de demanda, de modo que tal situación nos conduciría a la subsiguiente desestimación del recurso contencioso-administrativo, pues teniendo inscrita una marca casi idéntica, como es la representación esquemática de un tubo biselado, no puede negársele para productos de la misma clase a que estas dos marcas se refieren, la inscripción de posterior marca con representación o gráfico similar, alusiva a un cuerpo tubular con las bocas biseladas, y esta doctrina, recogida en numerosa jurisprudencia, debe mantenerse en el presente caso, en el que ninguna circunstancia acreditada permite a la Sala pensar que la resolución debe ser distinta.

Desde otro punto de vista, parece claro que la marca gráfica impugnada no designa los productos que se pretender distinguir, referidos a la clase 29, ni designa la especie, destino, procedencia, etc. de los referidos productos, ni genéricamente se refiere a ellos; sin que la referencia a los aperitivos que se hace en la demanda tenga consistencia, porque la marca se concede en relación con los productos que se expresan en la solicitud y éstos son los de la clase 29, mientras que los aperitivos estarían en la clase 30, donde se incluyen las preparaciones hechas con cereales, para la alimentación del hombre (por ejemplo, copos de avena o de otros cereales) según las Notas explicativas del Comité de Expertos".

Por cuanto a ellas haremos referencia en los apartados posteriores, resulta necesario reseñar que esta misma Sala se ha pronunciado recientemente al menos en tres ocasiones sobre otros tantos recursos de casación deducidos contra sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de diversos Tribunales Superiores de Justicia en relación con marcas similares.

Concretamente, y por orden cronológico:

1. En la sentencia de 10 de octubre de 2003 desestimamos el recurso de casación número 2173/1998, interpuesto por la entidad "Smiths Food Group B.V." contra la sentencia de fecha 25 de noviembre de 1997, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 896/1995, al considerar adecuada a derecho la denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas del registro de las marcas internacionales gráficas números 552.363 y 552.364 por estimarlas incursas en la prohibición del artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas en relación con el apartado B.2 del artículo 6 quinquies del Convenio General de la Unión de París. A dicha inscripción se había opuesto "Leng D'Or, S.A."

2. En la sentencia de 11 de mayo de 2004 desestimamos el recurso de casación número 7942/2000, interpuesto por "Leng D'Or S.A." contra la sentencia allí recurrida, que había dictado la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 13 de septiembre de 2000 en el recurso contencioso-administrativo número 1141/1997, interpuesto por dicha entidad contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de febrero de 1997 que le denegaron la inscripción de las marcas (gráficos tridimensionales) números 2.009.381 a 2.009.384, ambas inclusive, para productos de las clases 29 y 30. En aquel caso la oposición procedía de la empresa "Smiths Food Group, BV".

3. Por último, en la reciente sentencia de 8 de junio de 2004 (recurso de casación número 7992/2000) hemos casado la sentencia allí recurrida, que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el día 28 de septiembre de 2000 en el recurso contencioso-administrativo número 1143/1997, interpuesto por "Frito-Lay Trading Company (Europe) Gmbh" (sucesora en derecho de "Smiths Food Group, B.V."). Una vez casada la sentencia recurrida, dictamos otra en sustitución de ella resolviendo el fondo de aquel recurso y desestimamos dicho recurso contencioso-administrativo y, en su consecuencia, denegamos definitivamente la inscripción registral de la marca gráfica tridimensional número 2.009.385 para la clase 29, en la forma solicitada.

La objeción de inadmisibilidad suscitada por la entidad correcurrida, que se basa en la deficiencias del escrito de preparación del recurso de casación, podría eventualmente ser estimada en cuanto al primer motivo de casación, pero debe rechazarse en cuanto al segundo. En efecto, cifrado este último motivo en la denuncia del quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia (artículo 88.1.d de la Ley Jurisdiccional), la justificación que de este defecto hacía la parte recurrente al preparar la casación debe reputarse bastante para cumplir las exigencias procesales a las que se refiere el artículo 89 de aquella ley.

Afirmaba dicha parte que la sentencia impugnada incurría en quebrantamiento de forma "[...] dada la falta de congruencia que se aprecia entre algunas de las afirmaciones contenidas en ella y las consecuencias, que de ellas se extraen; y porque el fallo objeto de casación es omisivo respecto de alegaciones y circunstancias determinantes en la resolución del caso, lo que genera una situación de inseguridad e indefensión para el recurrente".

Admitido, pues, el segundo motivo del recurso de casación, según acabamos de afirmar, es obligado tratarlo con preferencia, dada su naturaleza procesal. Se denuncia en él, bajo el amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, la incongruencia omisiva de la sentencia de instancia "por no haberse decidido el punto objeto de esta litis consistente en la ausencia de registrabilidad intrínseca del distintivo impugnado".

El motivo ha de ser estimado. Aunque en la sentencia recurrida la Sala de instancia sostiene que el nuevo signo registrado "no designa los productos que se pretender distinguir [...] ni designa la especie, destino, procedencia, etc. de los referidos productos, ni genéricamente se refiere a ellos", es lo cierto que no desciende a analizar los argumentos opuestos en la demanda respecto a la carencia intrínseca de capacidad o aptitud distintiva del nuevo signo. La falta de capacidad distintiva de la marca se proponía como motivo de inaptitud registral al margen de las alegaciones relativas a su genericidad.

En efecto, se aducía en la demanda -y se repetía en conclusiones- que la forma de la marca impugnada estaba ya generalizada y por sí sola (esto es, en ausencia de otros elementos característicos) era común a numerosos productos del sector, circunstancia que la hacía inviable para distinguir los fabricados por unos respecto de los fabricados por los demás industriales del citado sector. Alegaciones que, teniendo una relevancia indudable como fundamento de la pretensión actora, no han sido suficientemente analizadas en la sentencia para, sobre la base de este análisis, ser estimadas o rechazadas.

Procede, pues, la estimación del motivo y la consiguiente casación de la sentencia impugnada. Ello determina que debamos resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate, según establece el artículo 95.2.d) de la vigente Ley Jurisdiccional. En esta nueva situación procesal forzoso es que nos refiramos a las consideraciones que en las sentencias citadas en el fundamento jurídico tercero hemos hecho sobre otras marcas tridimensionales similares a las de autos. Concretamente, en la de 10 de octubre de 2003, al desestimar el recurso de casación número 2173/1998, nos pronunciamos sobre la doble prohibición de registro, derivada en unos casos de la falta de capacidad distintiva de la marca y en otros de su genericidad.

La falta de concurrencia del elemento de "distintibilidad de la marca" que, afirmábamos, constituye la base fundamental del derecho marcario, impide el registro del nuevo signo, pues éste precisamente debe "distinguir o servir para distinguir" un producto o servicio de los demás. Añadíamos que "el signo asociado al producto se convierte en verdadera marca cuando su observación produce en la mente del usuario o consumidor la representación de un origen empresarial, de una determinada calidad o fama, con la suficiente fuerza individualizadora o caracterizadora frente a otros que amparen productos o servicios iguales o similares".

Al aplicar estas consideraciones al caso allí examinado apuntábamos, en el mismo sentido que la sentencia de instancia (según la cual las nuevas marcas "no alcanzan la suficiente fuerza individualizadora de los productos por ellas protegidos, para distinguirlas de otros existentes en el mercado que adoptan formas muy similares, por cuanto la forma de parrilla, como la forma conoidal, resultan de uso general en el tráfico de los productos a que se refieren"), que no era posible registrar como exclusivas unas formas de los productos "[...] que se encuentran con ligerísimas variantes en numerosos productos de los denominados snacks. Dada la rapidez con que se suele realizar el tráfico de productos alimentarios, las pequeñas diferencias existentes en productos también pequeños, vendidos en envoltorios, difícilmente permitirán una clara individualización, que sólo se realizará acudiendo al nombre de la empresa productora, por lo que la marca, en sí misma considerada, no sirve a su propia finalidad."

Estas mismas consideraciones de la sentencia de 10 de octubre de 2003, más tarde repetidas en las otras dos antes citadas, son aplicables al caso de autos, con los matices derivados de que no coinciden exactamente las formas tridimensionales de uno y otro.

Aun no dándose dicha coincidencia, resulta claro que, al igual que entonces, también aquí la forma tridimensional aspirante a la inscripción -un cilindro más o menos combado- es una de las usual y profusamente empleada en muchos productos alimenticios, trátese de aperitivos (snacks) u otros similares, y carece de aptitud distintiva propia para identificar la procedencia empresarial de los que ahora se trata de proteger. No añade, por lo demás, ningún elemento característico que pueda ser asociado a un origen empresarial singular pues, literalmente, según su descripción, consiste en un mero "cuerpo tubular de textura rugosa que se curva y presenta sus bocas biseladas".

Es irrelevante a estos efectos que la marca tridimensional de autos se haya solicitado sólo para productos alimenticios de la clase 29 (circunstancia, por lo demás, que también concurría en el recurso de casación número 2173/1998, fallado por la sentencia de 10 de octubre de 2003). Si los concretos productos de la clase 29 que se trata de proteger son susceptibles de ser reducidos a la forma tridimensional de autos, se asimilarán, a los ojos del público consumidor, a los referidos aperitivos o snacks, cuya composición no viene necesariamente predeterminada por el hecho de que los productos respectivos figuren en la clase 29 o 30 del Nomenclátor.

El hecho de que antes del acto impugnado se hayan concedido en vía administrativa marcas tridimensionales más o menos similares a las pretendidas no es motivo suficiente para acceder al registro de ésta. Como repetíamos en las sentencias antes mencionadas, con cita de otras precedentes, "[...] la concesión de una marca es una actividad reglada y no discrecional en la que, por tanto, no puede entrar en juego con carácter vinculante el precedente administrativo".

Por lo demás, es bien sabido que cada uno de los supuestos sometidos a debate tiene sus propios perfiles característicos, debiendo resolverse caso por caso si el nuevo signo tridimensional tiene o no distintividad e individualidad propia. Como no sucede así en éste, la existencia de precedentes favorables para marcas más o menos similares no constituye una razón suficiente para acceder a la pretensión de la empresa que solicitó la inscripción de sus nuevas marcas.

La conclusión de cuanto se deja expuesto es que procede tanto la estimación del recurso de casación como la del recurso contencioso- administrativo. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el presente recurso de casación número 2023/2001 interpuesto por "Smiths Food Group B.V." contra la sentencia dictada en el recurso número 2132 de 1997 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 1 de diciembre de 2000. Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo número 2132/1997 interpuesto por "Smiths Food Group B.V." y anular las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de abril de 1997 y 5 de febrero de 1996 de concesión del registro de la marca tridimensional número 1.934.497a favor de "Leng D'Or, S.A.".

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Fernando Cid.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.