STS, 24 de Junio de 2002
| Ponente | D. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA |
| ECLI | ES:TS:2002:4623 |
| Número de Recurso | 3082/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION |
| Fecha de Resolución | 24 de Junio de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Junio de dos mil dos.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen el recurso de casación nº 3082/1996, interpuesto por FIAT S.P.A., representada por el procurador D. RAFAEL RODRÍGUEZ MONTAUT y asistida por letrado, contra la Sentencia nº 1516, dictada el 23 de diciembre de 1995 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y recaída en recurso nº 1109/94 sobre marca mixta internacional nº 1.583.278.
Se han personado, como partes recurridas, la ADMINISTRACIÓN, representada por el ABOGADO DEL ESTADO y FIATC, MUTUA DE SEGUROS GENERALES, representada por el procurador D. JESÚS IGLESIAS PÉREZ.
La Sentencia recurrida dispone lo siguiente: "FALLAMOS Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sociedad FIAT, Societá per Azioni, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de enero de 1.994 que, revocando otra anterior de 20 de noviembre de 1.992, concedió la marca mixta internacional nº 1.583.278 "FIATC, Mutua de Seguros Generales", con gráfico, para productos de la Clase 34ª del nomenclátor internacional, en concreto tabaco, artículos para fumadores y cerillas; resolución que se confirma en su integridad por ser en todo conforme con el ordenamiento jurídico.-".
Contra dicha Sentencia ha interpuesto recurso de casación D. Rafael Rodríguez Montaut, en representación de "Fiat S.p.A.". En el escrito de interposición, tras alegar los motivos que estima conducentes a su pretensión, pide a esta Sala "decrete finalmente la admisibilidad del recurso interpuesto, casando la sentencia recurrida y decretando la pertinencia de que se revoque la concesión de la marca nº 1.538.278 FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES (gráfica).".
El Abogado del Estado se ha opuesto al recurso de casación, solicitando de la Sala que "dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.".
La representación de "Fiatc, Mutua de Seguros Generales" ha presentado escrito de oposición solicitando de la Sala que "dicte sentencia desestimando el recurso de casación interpuesto de contrario, manteniendo en todos sus términos la sentencia citada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.".
Mediante Providencia de 2 de abril de 2002 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 13 de junio de 2002, en que han tenido lugar.
La Oficina Española de Patentes y Marcas, tras la solicitud de concesión de la marca internacional mixta "FIATC, Mutua de Seguros Generales", nº 1.583.278, para los siguientes productos de la clase 34: "tabaco, artículos para fumador, cerillas", por la entidad "FIATC, Mutua d´Assegurances Generals", la denegó inicialmente por resolución de 20 de noviembre de 1992. Se fundaba esa decisión en la incompatibilidad de la marca solicitada con la marca internacional "FIAT", nº 328.506, para publicidad y negocios por cuenta de terceros, clase 35, lo que activaba la prohibición contenida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de Marcas.
Contra esa denegación la entidad solicitante interpuso recurso de reposición que fue estimado por resolución de 19 de enero de 1994. La Oficina basó esa decisión en dos razones: por un lado, entendió que entre ambos signos median diferencias gráficas y de conjunto; por el otro, consideró que los productos a identificar son distintos. Eso determinaba que no hubiera posibilidad de confusión en el mercado y permitía la convivencia pacífica de las marcas enfrentadas.
"Fiat, S.p.A.", interpuso recurso contencioso-administrativo contra esa última resolución, el cual fue desestimado por la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En su demanda, la actora alegó la identidad fonética existente entre ambos signos, la notoriedad de la marca "FIAT" que debía ser protegida, la proximidad existente entre los productos, incrementada por la difusión de la técnica del merchandising, y el derecho de "FIAT S.p.A." a la tutela contemplada en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París. Sin embargo, el tribunal de instancia desestimó sus pretensiones de anulación del acto impugnado. En síntesis, la Sala motivó ese fallo en que, apreciadas en conjunto ambas marcas, se observan entre ellas suficientes elementos distintivos: los derivados del gráfico que acompaña a la concedida y de la leyenda que lo integra. Además, entendió que la notoriedad de "FIAT" existe en relación con los automóviles pero no en los productos de la clase escogida para la marca "FIATC, Mutua de Seguros Generales". En fin, aceptó también el argumento esgrimido en el recurso de reposición por el titular de esta última consistente en que ya se le han concedido otros distintivos con la misma denominación.
En el escrito de interposición del recurso de casación de "FIAT, S.p.A"., se contienen cuatro motivos, expresados al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley de la Jurisdicción. Son los siguientes:
1) Se ha infringido el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de Marcas en cuanto, en la comparación, es preciso atender al elemento más característico de los signos opuestos, dando mayor relevancia al elemento denominativo sobre el gráfico. En este caso la contraposición ha de situarse entre "FIATC" y "FIAT", pues la clave no está en el conjunto. Al no haberlo hecho así, la Sentencia ha incurrido en la infracción que se apunta.
2) La Sentencia ha aplicado indebidamente el artículo 12.1 a) citado a la hora de interpretar la relevancia de la conexión aplicativa. En efecto, entiende la actora que para que proceda la prohibición que recoge esa disposición no hace falta que haya identidad entre los productos. Al contrario, aunque fueren diversos esa circunstancia no permite el registro de un signo idéntico, pero es que aquí sí existe relación entre los productos y servicios desde el momento en que la hay entre los automóviles y los seguro. De ahí deduce que existe riesgo de la asociación que la Ley quiere evitar.
3) Asimismo, la Sentencia ha inaplicado el artículo 13 b) de la Ley 32/1988, de Marcas, y el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París desde el momento en que, con su fallo, permite el aprovechamiento por un tercero de la reputación que ha adquirido "FIAT".
4) En fin, el cuarto motivo consiste en que la Sentencia inaplica el artículo 8 del Convenio de la Unión de París y deniega a "FIAT, S.p.A." la protección de su nombre comercial a la que tiene derecho.
La cuestión debatida debe ser resuelta a la luz de la doctrina sentada por esta Sala en otros procesos en los que se han contrapuesto tales signos. Así, en una línea jurisprudencial constante, mantenida por las Sentencias de 8 de junio, 15 y 29 de noviembre de 2000, 3 de mayo, 3 de octubre, 21 y 22 de noviembre de 2001 y de 7 de junio de 2002, ha sostenido que la semejanza de las marcas enfrentadas, derivada de la práctica identidad fonética existente entre lo que constituye el núcleo de sus denominaciones, "FIATC" y "FIAT", impide su pacífica convivencia, pues puede originar confusión en el mercado. Y ese mismo criterio hemos de seguirlo también aquí en virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley, sin que sea obstáculo para ello la circunstancia de que en todos esos casos se aplicara el Estatuto de la Propiedad Industrial, mientras que en éste es la Ley 32/1988, de Marcas, la utilizada. Y no lo es porque la regulación contenida en la última protege a las marcas notorias, como lo es "FIAT", incluso cuando no exista coincidencia o relación entre los productos. De ahí que, establecida la identidad fonética determinante del riesgo de confusión y considerada esa notoriedad, podamos seguir manteniendo la incompatibilidad de esos signos, también bajo el régimen jurídico de 1988.
La consecuencia que se desprende de lo dicho es que debemos estimar el recurso de casación, y anular la Sentencia recurrida. Y, respecto del fondo del litigio, hemos de estimar el recurso contencioso-administrativo de "FIAT, S.p.A." y anular la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de enero de 1994 que concedió la marca internacional mixta "FIATC, Mutua de Seguros Generales", nº 1.583.278, así como ordenar la cancelación de su inscripción registral.
A tenor de lo establecido por el artículo 102.2 de la Ley de la Jurisdicción, no hacemos imposición de costas, debiendo correr cada parte con las de la instancia.
En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,
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Que ha lugar al recurso de casación nº 3082/1996, interpuesto por FIAT S.p.A. contra la sentencia nº 1516, dictada el 23 de diciembre de 1995, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anulamos.
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Que estimamos el recurso contencioso-administrativo 1109/1994 y anulamos, por no ser conforme a Derecho, la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de enero de 1994, que concedió la marca mixta internacional "FIATC, Mutua de Seguros Generales", nº 1.583.278, para productos de la clase 34, y ordenamos la cancelación de la inscripción de dicha marca en el Registro de la Propiedad Industrial.
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Que no hacemos imposición de costas, debiendo correr cada parte con las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.
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