STS, 28 de Marzo de 2008
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2008:1743 |
| Número de Recurso | 3953/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 28 de Marzo de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Marzo de dos mil ocho.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3.953/2.005, interpuesto por BIOFARMA, SOCIÉTÉ ANONYME, representada por la Procuradora Dª Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 5 de mayo de 2.005 en el recurso contencioso-administrativo número 726/2.002, sobre concesión de marca internacional número 707.103 "CORAXAN".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y CLÍNICA CORACHÁN, S.A., representada por el Procurador D. Jesús Iglesias Pérez.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 5 de mayo de 2.005, esitmatoria del recurso promovido por Clínica Corachán, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 11 de julio de 2.000 y 19 de diciembre de 2.001, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se concedía la inscripción de la marca internacional nº 707.103 "CORAXAN", de tipo denominativo, para productos de la clase 5 del nomenclátor.
Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 8 de junio de 2.005, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Biofarma, Société Anonyme ha comparecido en forma en fecha 14 de julio de 2.005, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y del artículo 24 de la Constitución, y
- 2º, basado en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la recurrida y pronunciando otra más ajustada a Derecho, por la que acuerde la concesión de la marca internacional 707.103 "CORAXAN" en aplicación del ar´ticulo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 27 de junio de 2.006.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Clínica Corachán, S.A., cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte setnencia desetimándolo, manteniendo en todos sus términos la sentencia recurrida, con expresa imposición de las costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 15 de noviembre de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 12 de marzo de 2.008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
Planteamiento y objeto del recurso de casación.
La sociedad mercantil Biofarma, S.A., interpone el presente recurso de casación contra la Sentencia de 5 de mayo de 2.005, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la que se estimó el recurso entablado por Clínica Corachán S.A., y anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que había otorgado la marca internacional denominativa nº 707.103 "Coraxan", solicitada para determinados productos de la clase 5 del nomenclátor internacional. La entidad mercantil recurrente en la instancia se oponía a dicha concesión en defensa de diversas marcas prioritarias de su propiedad "Instituto Clínica Corachán".
La Sentencia recurrida funda la estimación del recurso contencioso administrativo en los siguientes argumentos:
"PRIMERO.- Constituye el objeto de este proceso, tal como se ha señalado en el primer antecedente de esta sentencia, la impugnación por la parte actora de la resolución dictada en fecha 19 de diciembre de 2001 por el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Resulta del expediente administrativo, que la Sociedad codemandada formuló solicitud de registro en España de la marca internacional num. 707.103, CORAXAN, denominativa, con fecha de prioridad 20 de enero de 1999, para distinguir productos de la clase 5 del nomenclátor internacional, limitados en este caso a "preparación farmacéutica cardiovascular".
Por Clínica Corachan SA, se formuló oposición a la concesión solicitada, como titular entre otras de la marca nacional num. 1.601.236, mixta, C INSTITUTO CLÍNICA CORACHAN, que ampara productos de la misma clase (5) consistentes, en "emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes ", con fecha de prioridad 20 de noviembre de 1990.
Formulada inicialmente oposición también por otras personas jurídicas, retiraron finalmente dicha oposición, presentando declaraciones de consentimiento, o como en el caso de Almirall- Prodesfarma SA, titular de la marca COREXAL, aquietándose a las resoluciones administrativas que se dirán.
Concedido a la Sociedad codemandada el registro de la marca solicitada, mediante resolución de fecha 11 de julio de 2000, la representación de la actora formuló recurso de alzada.
El recurso fue desestimado mediante la resolución de fecha 19 de diciembre de 2001, objeto de impugnación en este proceso.
La parte actora alega en su demanda, en esencia : que es titular de una "familia de marcas", entre las que se cuentan, como prioritarias respecto de la impugnada, la marca num. 1.601.236, ya referida, C INSTITUTO CLÍNICA CORACHAN, mixta, que distingue los productos de la clase 5 que ya constan, otras marcas con la misma denominación, que amparan productos y servicios de las clases 10, 16, 36, 39, 41, 42, 9 y 35, y asimismo, el nombre comercial CLÍNICA CORACHAN SA y los rótulos de establecimiento INSTITUTO CLÍNICA CORACHAN, CLÍNICA CORACHAN y C INSTITUTO CLÍNICA CORACHAN ; y que concurren los requisitos exigidos en el Art. 12.1 a) de la Ley de Marcas para prohibir el acceso al registro de la marca de la codemandada, por existir una coincidencia fonética "absoluta", identidad aplicativa y por ende, riesgo de confusión entre los consumidores.
Tanto el Abogado del Estado como la defensa procesal de la Sociedad codemandada solicitan en su escritos de contestación a la demanda la confirmación de la resolución recurrida, por entender que no resultan de aplicación al supuesto las previsiones del Art. 12.1 a) de la Ley de Marcas.
[...]
En el presente supuesto, la resolución administrativa impugnada confirmó el registro de la marca solicitada por la Sociedad codemandada, razonando que "no concurren...los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro contenida en el art. 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados, la marca internacional solicitada Nº 707.103 CORAXAN, clase 5 limitada y los distintivos oponentes M. N. Nº 1.601.238, C. INSTITUTO CLÍNICA CORACHAN (gráfica) clase 5, el N. C. Nº 170.433 CLÍNICA CORACHAN S. A. y otros distintivos, suficientes disparidades en conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".
Resulta no obstante que, entre el término distintivo relevante de la marca prioritaria (CORACHAN), y el denominativo de la marca novel (CORAXAN), existe una patente coincidencia fonética.
Partiendo de lo antedicho, resulta asimismo que el conjunto de derechos marcarios registrales prioritarios de que es titular la actora, relacionados en el fundamento 1º precedente, a los que cabría añadir, como más directamente relacionada, la marca también prioritaria nº 1.315.345, clase 10, cuyo nomenclátor ampara aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, artículos ortopédicos y material de sutura, tienen como ámbito aplicativo la actividad asistencial médica y clínico- hospitalaria.
Puesta en relación dicha actividad y las marcas prioritarias que la distinguen, teniendo como signo relevante la denominación CORACHAN, con la marca denominativa solicitada por la codemandada, CORAXAN, llamada a distinguir preparaciones farmacéuticas cardiovasculares, no cabe sino colegir, por la relación más que próxima entre los ámbitos comerciales respectivos, la existencia de un objetivo riesgo de confusión entre los consumidores, por asociación de una a otra y atribución de un origen empresarial común, bien entendido que, por más que pueda estar sujeto a receta médica el fármaco de la segunda, no por ello deja de tener como destinatario al paciente, que decide en último término sobre el uso de aquél, como consumidor común que debe constituir, también aquí, el estándar o referencia para dilucidar la concurrencia o no de la posibilidad de confusión o riesgo de asociación en el mercado.
A tenor de cuanto antecede y examinadas en conjunto las marcas enfrentadas, la conclusión es pues, que ese riesgo existe, por la coincidencia fonética denominativa entre ambas, en cuanto al signo distintivo relevante, y la relación entre los ámbitos aplicativos de una y otra, siendo corolario de todo ello, la estimación del presente recurso contencioso y la anulación por ende de la resolución administrativa impugnada." (fundamentos de derecho primero y tercero)
El recurso de casación se formula mediante dos motivos. El primero de ellos, acogido al apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, denuncia la supuesta incongruencia omisiva, por confundir los signos y ámbitos aplicativos a comparar. El segundo motivo se ampara en el apartado 1.d) del citado precepto procesal y en él se alega la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988 de 10 de noviembre ), por su errónea aplicación.
Sobre el primer motivo, relativo a la incongruencia omisiva.
Argumenta la parte actora que la Sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia omisiva por un doble motivo. Por un lado, por haber dejado fuera de la comparación los vocablos "C Instituto Clínica" y el gráfico de la marca opuesta y, por otro lado, por haber confundido el verdadero ámbito aplicativo de la marca prioritaria opuesta nº 1.601.236, que va referida únicamente a "emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar dientes y para moldes dentales" en clase 5, y le atribuye el ámbito aplicativo de "actividad asistencial médica y clínico-quirúrgica" correspondiente a otra marca de la oponente, la número 1.315.345.
Basta el enunciado de la queja para comprobar que sea cual sea el fundamento de la misma, en ningún caso se podría calificar la infracción denunciada como falta de respuesta sobre la comparación entre las marcas enfrentadas, puesto que ésta se ha producido con el resultado de entender la Sala de instancia que existe el riesgo de confusión o asociación que prohíbe el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. En efecto, lo que la parte alega sería, en su caso, una defectuosa aplicación del citado precepto, por no tomar en consideración al efectuar la comparación, en contra de reiterada jurisprudencia de esta Sala, la integridad de las marcas, o por error patente en cuanto al ámbito aplicativo correspondiente. Debe pues desestimarse este motivo.
Sobre el segundo motivo, relativo a la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
En este motivo la parte actora reproduce las dos quejas antes expuestas pero más adecuadamente dirigidas a demostrar la infracción del precepto invocado: alega por un lado una incorrecta comparación entre los signos en litigio y, por otro, una errónea aplicación del principio de especialidad. Tiene en este caso razón la sociedad recurrente. En efecto, en lo que respecta a la comparación entre los signos, es verdad que la Sentencia recurrida limita la comparación a los términos "coraxan", por parte de la marca solicitada, y al que denomina término distintivo relevante "corachan" de la marca solicitada. Y aunque es correcto valorar el diferente peso distintivo de los diversos elementos que configuran una marca, no puede prescindirse sin embargo, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, de efectuar una valoración del conjunto de la marca, que en este caso es una marca mixta cuyo elemento denominativo completo es "C Instituto Clínica Corachan", para diversas marcas, y "Clínica Corachan", para sendos nombre comercial y rótulo de establecimiento. La sucinta referencia de la Sentencia a la comparación efectuada hace dudar, ciertamente, que la misma haya tenido en consideración por parte de la marca opuesta algo más que dicho término distintivo relevante, lo que supondría un error en el procedimiento de comparación que supondría una infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
En cualquier caso, dicha infracción se produce con más claridad en lo que respecta a los ámbitos aplicativos tenidos en consideración por la Sala de instancia. En efecto, en la Sentencia impugnada se emplea como ámbitos aplicativos en los que cabe la confusión o asociación entre ambos signos el relativo a la clase 5 por parte de la marca pretendida, que se refiere exclusivamente a "preparaciones farmacéuticas cardiovasculares", y los que corresponden a las marcas opuestas (entre las que destacan la clase 5, común con la de la marca solicitada y la clase 10, que se refiere a aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; y material de sutura), destacando que todos ellos tienen en común la actividad asistencial médica y clínico-hospitalaria.
Pues bien, se produce un error patente en la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas al no tener en cuenta la Sala de instancia en toda su relevancia la limitación del producto de la marca solicitada ni los productos a los que se refieren las marcas opuestas. Así, en cuanto a lo primero, la Sentencia desvaloriza de forma injustificada el hecho de que la marca solicitada se refiere a un sólo tipo de preparados farmacéuticos altamente especializados, de necesaria prescripción facultativa. Y en cuanto a las marcas opuestas tampoco valora adecuadamente la Sala juzgadora que de las dos respecto a las que destaca su capacidad obstativa, la primera (la nº 1.601.236) se refiere sólo a unos determinados productos de la clase 5, en concreto a productos de odontología, y la otra (la nº 1.315.345, para la clase 10), a los aparatos e instrumentos ya mencionados antes. El principio de especialidad alegado por la parte recurrente debe tener una consideración más atenta, en especial cuando se trata, como es el caso, de productos dispensados por profesionales, criterio que si bien no desplaza el de la simple confusión o asociación entre los signos, sí lo flexibiliza, en especial cuando, como sucede en este supuesto, la similitud de los signos es parcial y poco significativa. El error notorio en la consideración de los ámbitos aplicativos evidencia una infracción del artículo invocado y conduce a la estimación del motivo.
Sobre la comparación entre las marcas enfrentadas.
Estimado el recurso de casación procede resolver las cuestiones planteadas en la instancia, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 85.2.d) de la Ley jurisdiccional. Se trata en suma, como ya se ha indicado, de valorar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre la marca "Coraxan", para preparaciones farmacéuticas cardiovasculares, y las marcas "C Instituto Clínica Corachan" -números 1.315.345 a 1.315.350, 1.601.236, 238 y 239- para diversas clases (entre las que destacan, como más próximas, la 5 y la 10 sobre ámbitos ya especificados), el nombre comercial nº 170.433 "Clínica Corachan", y los rótulos de establecimiento nº 165.847 y 253. 206 "Instituto Clínica Corachan" y nº 209.816 "Clínica Corachan", todos ellos opuestos por la parte adversa.
Teniendo en cuenta lo dicho en el fundamento anterior, la Sala considera que la diferencia entre los signos enfrentados en las marcas de ámbitos aplicativos próximos (el denominativo "Coraxan" y el mixto "C Instituto Clínica Corachan", valorado en su conjunto, sobre todo en su completa unidad denominativa) son suficientes como para excluir el riesgo de confusión o asociación entre ambas. A lo que se suma que la prevalencia del principio de especialidad en cuanto al ámbito aplicativo debe prevalecer en el presente caso sobre una genérica coincidencia de los circuitos de comercialización de carácter médico y farmacéutico. En efecto, la marca solicitada se pretende aplicar a unos productos específicos y especializados (preparaciones farmacéuticas cardiovasculares) de necesaria prescripción por profesionales médicos y farmacéuticos, que difícilmente podrán ser confundidos o asociados con unas marcas visiblemente distintas que se proyectan a su vez sobre productos notablemente diferenciados, pese a una parcial y relativa proximidad denominativa y aunque se proyecten todas las marcas en litigio sobre el ámbito clínico y farmacéutico.
Conclusión y costas.
De lo expuesto en los anteriores fundamentos de derecho se deriva que procede estimar el recurso de casación formulado por Biofarma, Société Anonyme, casando y anulando la Sentencia de instancia, y desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la sociedad Clínica Corachan, S.A., confirmando la legalidad de las resoluciones administrativas impugnadas en el mismo, y ordenar en consecuencia la definitiva inscripción de la marca internacional solicitada.
En lo que respecta a las costas y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción, no concurren las circunstancias legales previstas para su imposición ni en la instancia ni en la casación.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Biofarma, Société Anonyme contra la sentencia de 5 de mayo de 2.005 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo 726/2.002, sentencia que casamos y anulamos.
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Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo mencionado en el número anterior e interpuesto por Clínica Corachán, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 11 de julio de 2.000 y 19 de diciembre de 2.001 dictadas en el expediente de marca internacional nº 707.103 "CORAXAN".
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No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni las del de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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STSJ Navarra 274/2010, 3 de Junio de 2010
...facultativa de los productos farmacéuticos, lo que alejaría la confusión que sanciona la norma citada. En esta línea, la sentencia del TS de 28.3.2008 recuerda que "el principio de especialidad alegado por la parte recurrente debe tener una consideración más atenta, en especial cuando se tr......